INPI, 25 octobre 2004, 04-1071

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • décision après projet • produits • société • propriété • risque • substitution • pouvoir • redevance • service • signification • terme

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-1071
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ERAM ; REMIX ETAM
  • Classification pour les marques : 25
  • Numéros d'enregistrement : 1652959 ; 3268521
  • Parties : MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM / ETAM, SOCIETE ANONYME

Résumé

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Texte intégral

04-1071/PAB 27 OCTOBRE 2004 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ETAM (société anonyme) a déposé, le 20 janvier 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 268 521, portant sur le signe complexe REMIX ETAM. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) » (classe 25). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/09 du 27 février 2004. Le 31 mars 2004, la MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM (société à responsabilité limitée), représentée par Madame Michèle DRI, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles », du cabinet BREMA, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ERAM, renouvelée par déclaration en date du 26 janvier 2001 sous le n° 1 652 959. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « articles chaussants » (classe 25). L'opposition, formée à l’encontre d’une partie des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante le 7 avril 2004, sous le numéro 04-1071. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 19 avril 2004, la société ETAM, représentée par Madame Anissa HACEIN-BEY, juriste inscrite sur la liste spéciale prévue par l’article L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle, et justifiant d’un pouvoir, a présenté ses observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l’Institut le 22 avril 2004. Le 7 septembre 2004, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 7 octobre 2004. Le 27 septembre 2004, la société déposante a présenté des observations faisant suite au projet de décision, transmises le même jour à la société opposante, par télécopie confirmée par courrier. Le 6 octobre 2004, par télécopie confirmée par courrier, la société opposante a présenté des observations en réponse à celle de la société déposante, transmises le même jour à cette dernière par l’Institut, par télécopie confirmée par courrier. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les « chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) » de la demande d’enregistrement contestée et les « articles chaussants » de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en présence. A l’appui de son argumentation, la société opposante invoque la jurisprudence communautaire sur l’interdépendance des facteurs et notamment la prise en compte de l’identité des produits en cause. Elle invoque également le fait que la marque antérieure est connue du public au regard de ces produits. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante demande la confirmation du projet de décision et répond aux arguments de la société déposante. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société déposante conteste la comparaison des signes. A l’appui de son argumentation, elle fait valoir la notoriété de la marque ETAM, la longue coexistence des marques en présence et cite des décisions de justice. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, elle conteste la comparaison des produits. En outre, en ce qui concerne la comparaison des signes, elle invoque le caractère distinctif et essentiel de la dénomination REMIX. Enfin, elle invoque l’application des dispositions de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « articles chaussants ». CONSIDERANT que les « chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) » de la demande d’enregistrement contestée entrent dans la catégorie générale des « articles chaussants » de la marque antérieure invoquée ; Qu’à cet égard, est inopérante l’argumentation de la société déposante selon laquelle les produits de la marque antérieure invoquée couvrent une catégorie de produits et non des produits spécifiques ; Qu’en effet, cette circonstance est sans incidence, le lien existant entre les produits résultant de l’appartenance des « chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) » de la demande d’enregistrement contestée à la catégorie des produits de la marque antérieure invoquée ; Qu’il s’agit donc de produits identiques. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits précités de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe REMIX ETAM, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ERAM présentée en caractères majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux dénominations inscrites sur deux lignes différentes dans une calligraphie particulière ; que la marque antérieure est constituée d’une dénomination à l’exclusion de tout autre élément ; qu'ils ont en commun un terme de quatre lettres dont trois sont identiques ; Que les éléments ETAM et ERAM sont parfaitement distinctifs au regard des produits en présence ; Que la dénomination ETAM apparaît comme l’élément dominant du signe contesté, de par sa taille beaucoup plus importante que l’élément REMIX, présenté sur une ligne différente, en caractères plus fins et plus petits ; Qu’ainsi, contrairement aux affirmations de la société déposante dans ses observations faisant suite au projet de décision, les dénominations ETAM et REMIX présentes au sein du signe contesté ne seront pas perçues comme formant un ensemble, dont il n’apparaît d’ailleurs pas possible de déterminer l’éventuelle signification, mais comme deux éléments distincts ; Que visuellement, les dénominations ETAM du signe contesté et ERAM, constitutive de la marque antérieure, comportent trois lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang (E, A et M), ce qui leur confère une physionomie des plus proche ; Que phonétiquement, ces deux dénominations présentent un rythme identique et une prononciation très proche se caractérisant par le son [é] en attaque et par la séquence [am] en position finale ; Que la seule différence entre ces dénominations consiste en la substitution de la lettre T à la lettre R dans le signe contesté ; que toutefois, cette substitution d'une lettre en cœur de dénomination n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion en ce qu'elle ne modifie ni l’attaque [é], ni la terminaison [am], ni le rythme très proche des deux dénominations ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces deux dénominations ; Que de plus, la présence de la dénomination REMIX, qui, nonobstant son caractère distinctif, ne présente pas un caractère essentiel, comme précédemment démontré, n'altère pas l'impression d'ensemble très proche produite par les signes ; Qu'il en va de même de la calligraphie du signe contesté, la dénomination ETAM restant immédiatement lisible ; Qu'enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel les marques en présence coexisteraient depuis de nombreuses années ; qu’en effet, outre que le titulaire d’une marque antérieure est seul juge de l’opportunité des actions à engager contre les éventuelles atteintes à ses droits de marque, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux seuls droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ses droits par l'enregistrement de la demande contestée ; Qu'ainsi, il n’appartient pas à l’Institut d’intervenir dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dont l’application concernerait, en tout état de cause, une marque distincte de la marque ETAM citée par la société déposante et dont l’antériorité remonte à 1933 ; Que de même, ne saurait être retenue l’argumentation de la société déposante fondée sur la notoriété de sa marque qui exclurait tout risque de confusion, dès lors que cette notoriété alléguée n’est pas démontrée au regard des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Que le signe complexe contesté ETAM REMIX ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ERAM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 04-1071 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 04 3 268 521 est p artiellement rejetée, pour les produits précités. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupe