OPP 13-1492 / VR
18/10/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ;
Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ZOETIS PRODUCTS LLC (société organisée selon les lois de l’Etat du New Jersey) est titulaire de l’enregistrement international n° 1 148 041 du 27 juillet 2012 et désignant la France, portant sur la dénomination ZOETIS.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des infections parasitaires, inflammations et maladies inflammatoires, maladies respiratoires et infectieuses, maladies immunes, bactériennes, virales et fongiques, ostéoporoses, maladies cardio-vasculaires, troubles et maladies du système nerveux central, troubles urologiques, urogénitaux et urinaires, troubles gastro-intestinaux, troubles musculo- squelettiques, allergies, diabètes, hypertensions, accidents vasculaires cérébraux, cancers, troubles sanguins, de la douleur, de l'obésité, de la digestion, troubles ophtalmologiques, troubles du comportement, troubles de la reproduction, troubles dermatologiques, caries dentaires, sensibilités dentaires, gingivites, halitoses et troubles parodontaux, ainsi que pour les réparations tissulaires et cutanées et la réduction du cholestérol; vaccins à usage vétérinaire; trousses de diagnostic à usage
vétérinaire se composant de réactifs pour la réalisation de tests de maladies à des fins de diagnostic vétérinaire (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - Règle 13)b) du Règlement d'exécution commun), préparations de diagnostic à usage vétérinaire, tous les produits précités étant pour le traitement de félins, canidés, bovins, porcins, équins, lamas, lapins, rongeurs, oiseaux, furets, volailles, chèvres, moutons et animaux aquatiques; additifs non médicamenteux pour l'alimentation animale à utiliser en tant que compléments nutritionnels. Prestation de conseils et d'informations dans le domaine de la santé animale et de la médecine vétérinaire ».
Le 2 avril 2013, la société VIRBAC (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française verbale ZOLETIL, déposée le 15 mars 1995 et renouvelée sous le n° 95 563 857.
Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Produits et services pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et des animaux nuisibles; produits et services diététiques à usage médical ».
L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 23 avril 2013 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international, et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Le 6 septembre 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le titulaire de l’enregistrement international a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société opposante a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison d’une partie des produits et services.
Sur la comparaison des signes
L'enregistrement international contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, dont il sera perçu comme une déclinaison.
B.- LE TITULAIRE DE L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, ainsi que dans celles contestant le bien- fondé du projet de décision, le titulaire de l’enregistrement international conteste la comparaison d’une partie des produits et services, ainsi que la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des infections parasitaires, inflammations et maladies inflammatoires, maladies respiratoires et infectieuses, maladies immunes, bactériennes, virales et fongiques, ostéoporoses, maladies cardio- vasculaires, troubles et maladies du système nerveux central, troubles urologiques, urogénitaux et urinaires, troubles gastro-intestinaux, troubles musculo-squelettiques, allergies, diabètes, hypertensions, accidents vasculaires cérébraux, cancers, troubles sanguins, de la douleur, de l'obésité, de la digestion, troubles ophtalmologiques, troubles du comportement, troubles de la reproduction, troubles dermatologiques, caries dentaires, sensibilités dentaires, gingivites, halitoses et troubles parodontaux, ainsi que pour les réparations tissulaires et cutanées et la réduction du cholestérol; vaccins à usage vétérinaire; trousses de diagnostic à usage vétérinaire se composant de réactifs pour la réalisation de tests de maladies à des fins de diagnostic vétérinaire (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - Règle 13)b) du Règlement d'exécution commun), préparations de diagnostic à usage vétérinaire, tous les produits précités étant pour le traitement de félins, canidés, bovins, porcins, équins, lamas, lapins, rongeurs, oiseaux, furets, volailles, chèvres, moutons et animaux aquatiques; additifs non médicamenteux pour l'alimentation animale à utiliser en tant que compléments nutritionnels. Prestation de conseils et d'informations dans le domaine de la santé animale et de la médecine vétérinaire » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et des animaux nuisibles; produits diététiques à usage médical ».
CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des infections parasitaires, inflammations et maladies inflammatoires, maladies respiratoires et infectieuses, maladies immunes, bactériennes, virales et fongiques, ostéoporoses, maladies cardio-vasculaires, troubles et maladies du système nerveux central, troubles urologiques, urogénitaux et urinaires, troubles gastro-intestinaux, troubles musculo-squelettiques, allergies, diabètes, hypertensions, accidents vasculaires cérébraux, cancers, troubles sanguins, de la douleur, de l'obésité, de la digestion, troubles ophtalmologiques, troubles du comportement, troubles de la reproduction, troubles dermatologiques, caries dentaires, sensibilités dentaires, gingivites, halitoses et troubles parodontaux, ainsi que pour les réparations tissulaires et cutanées et la réduction du cholestérol; vaccins à usage vétérinaire; trousses de diagnostic à usage vétérinaire se composant de réactifs pour la réalisation de tests de maladies à des fins de diagnostic vétérinaire (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - Règle 13)b) du Règlement d'exécution commun), préparations de diagnostic à usage vétérinaire, tous les produits précités étant pour le traitement de félins, canidés, bovins, porcins, équins, lamas, lapins, rongeurs, oiseaux, furets, volailles, chèvres, moutons et animaux aquatiques », qui relèvent tous du domaine vétérinaire, apparaissent pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux « produits vétérinaires » de la marque antérieure invoquée ;
Qu’à cet égard, l’argument du déposant selon lequel l’opposant invoquerait l’usage ancien de la marque pour un produit spécifique (anesthésique pour animaux) ne permet pas d’écarter l’identité ou la similarité des produits visés dans les libellés des marques en cause, qui relèvent tous du même domaine vétérinaire et s’adressent tous soit à une clientèle de vétérinaires, soit à des personnes soucieuses de soigner les animaux ;
Qu’en outre, est extérieur à la présente procédure l’argument du titulaire de l’enregistrement international selon lequel « le Code de la Santé Publique exclue l’usage d’une même marque pour deux spécialités différentes. Aussi, évaluer le risque de confusion, par rapport à l’hypothèse d’un usage de ZOLETIL en rapport avec une multitude de produits vétérinaires (…) ne correspond pas à la réalité législative du secteur » ;
Qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment des dispositions légales ou règlementaires qui leur sont applicables ou de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
CONSIDERANT que le service de « Prestation de conseils et d'informations dans le domaine de la santé animale et de la médecine vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « produits vétérinaires » de la marque antérieure invoquée, en ce que la prestation des premiers porte nécessairement sur les seconds, contrairement aux assertions de la déposante ;
Qu'il s'agit donc de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en revanche, que les « additifs non médicamenteux pour l'alimentation animale à utiliser en tant que compléments nutritionnels » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits alimentaires, dont la composition particulière les différencie des autres, et destinés à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques dans un cadre non médical, ne présentent pas les mêmes nature, fonction ou destination que les « produits vétérinaires » de la marque antérieure invoquée qui désignent des préparations médicamenteuses relevant du monopole pharmaceutique et ne relèvent pas de l’alimentation ;
Qu’à cet égard, si, comme le relève la société opposante, les premiers sont des « … produits modifiés afin d’être inclus dans les régimes alimentaires et préparations destinées à stimuler le contenu nutritionnel d’un régime alimentaire et à fournir des nutriments tels que vitamines, minéraux et acides qui peuvent être absents de l’alimentation d’un animal », il n’en demeure pas moins que ces produits, à la différence des « produits vétérinaires » de la marque antérieure, ne présentent aucune fonction thérapeutique, étant uniquement consommés afin d’équilibrer l’alimentation (ration calorique, apport d’éléments indispensables) et de l’adapter à des besoins particuliers ;
Qu'ils ne proviennent pas de la même origine, les premiers n’étant pas issus de l'industrie pharmaceutique, ni ne suivent nécessairement les mêmes circuits de distribution (animaleries ou rayons des produits animaliers des supermarchés pour les uns, pharmacies pour les autres) ;
Que la société opposante ne peut affirmer que les produits précités « relèvent tous du domaine vétérinaire », dès lors que les produits de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de caractère médical ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ZOETIS, reproduite ci-dessous :
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ZOLETIL, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que les signes en présence sont tous deux composés d’une dénomination unique ;
Que visuellement, les dénominations ZOETIS et ZOLETIL, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont de longueur proche (6 lettres pour le signe contesté, sept lettres pour la marque antérieure) et présentent cinq lettres communes placées dans le même ordre, formant la même séquence d’attaque ZO- suivie de la séquence –ETI-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ;
Que phonétiquement, elles se prononcent toutes deux en trois temps et comportent les sonorités successives [zo-é-ti] ;
Qu’à cet égard, l’argument du titulaire de l’enregistrement international contesté selon lequel la marque antérieure serait perçue comme une marque longue à l’inverse du signe contesté qui serait une marque courte, ne saurait être retenu, dès lors que ces dénominations n’ont qu’une lettre d’écart et se prononcent toutes les deux en trois temps ;
Que les seules différences entre ces deux dénominations résidant, au sein du signe contesté, dans l’absence de la lettre L en position centrale, et dans la substitution de la lettre S à la lettre L en position finale, ne sauraient écarter leur similitude visuelle et phonétique d’ensemble (résultant de leurs nombreuses lettres et sonorités communes, et de leur rythme identique) ;
Qu’intellectuellement, le titulaire de l’enregistrement international invoque une différence d’évocation entre les signes, le signe contesté évoquant selon lui « chez le public français, le prénom ZOE, et chez le vétérinaire, le mot plus technique relevant de la zoologie qu’est « zoécie » et le mot anglais « zoétic » désignant ce qui a trait à la vie », alors que la marque antérieure est « directement inspirée des dénominations génériques des molécules associées dans le produit » ; qu’il n’est pas certain que ces évocations soient perçues par le consommateur des produits en cause, et qu’en tout état de cause, de telles évocations ne sauraient supplanter les très fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble ;
Qu’en outre, le titulaire de l’enregistrement international fait valoir que « le radical ZO-, dans une marque destinée à un produit vétérinaire, est fortement évocateur du monde animal », et donc « peu distinctif », et serait « tout sauf rare » en raison de l’existence alléguée d’un grand nombre de marques comportant le radical ZO déposées en classes 5 ;
Que toutefois, à supposer que la séquence ZO suffise à évoquer le monde animal (le préfixe ZOO apparaissant plus fréquent), il n’en reste pas moins que la similitude entre les signes ne tient pas seulement à cette séquence d’attaque terme mais à son association à une succession de lettres et de sonorités communes et à la perception globale qui en résulte.
CONSIDERANT ainsi que, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée ;
Qu’à cet égard, le titulaire de l’enregistrement international ne saurait écarter le risque de confusion en raison du « public particulièrement avisé et attentif …constitué de vétérinaires professionnels … et de consommateurs de produits vétérinaires » ;
Qu’en effet, en l’espèce, si le consommateur concerné est un consommateur averti et attentif (le vétérinaire ou le consommateur souhaitant administrer des produits vétérinaires à un animal postérieurement à la délivrance et à la prescription du produit), il n’en demeure pas moins que ni l’un ni l’autre ne sont à l’abri d’un risque de confusion entre les signes en cause, du fait des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées ;
Que sont inopérants les arguments du titulaire de l’enregistrement international tirés de plusieurs décisions de la Cour de justice, en ce qui concerne la comparaison des signes, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, et des ressemblances existant entre les signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Que la dénomination contestée ZOETIS ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ZOLETIL.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des infections parasitaires, inflammations et maladies inflammatoires, maladies respiratoires et infectieuses, maladies immunes, bactériennes, virales et fongiques, ostéoporoses, maladies cardio-vasculaires, troubles et maladies du système nerveux central, troubles urologiques, urogénitaux et urinaires, troubles gastro-intestinaux, troubles musculo-squelettiques, allergies, diabètes, hypertensions, accidents vasculaires cérébraux, cancers, troubles sanguins, de la douleur, de l'obésité, de la digestion, troubles ophtalmologiques, troubles du comportement, troubles de la reproduction, troubles dermatologiques, caries dentaires, sensibilités dentaires, gingivites, halitoses et troubles parodontaux, ainsi que pour les réparations tissulaires et cutanées et la réduction du cholestérol; vaccins à usage vétérinaire; trousses de diagnostic à usage vétérinaire se composant de réactifs pour la réalisation de tests de maladies à des fins de diagnostic vétérinaire (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - Règle 13)b) du Règlement d'exécution commun), préparations de diagnostic à usage vétérinaire, tous les produits précités étant pour le traitement de félins, canidés, bovins, porcins, équins, lamas, lapins, rongeurs, oiseaux, furets, volailles, chèvres, moutons et animaux aquatiques; Prestation de conseils et d'informations dans le domaine de la santé animale et de la médecine vétérinaire ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Vanessa RIBERTY, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ,Chef de Groupe