OPP 10-0442 / MAS
17/09/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société Joh. Wilh. Von Eicken GmbH (société domiciliée en Allemagne) est titulaire de l'enregistrement international n° 786 615 du 13 aoû t 2002 portant sur la dénomination GALA.
Cet enregistrement est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Tabac, produits du tabac, en particulier cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; papier à cigarette, articles pour fumeurs compris dans cette classe".
Cet enregistrement a, le 22 octobre 2009, fait l'objet d'une désignation postérieure portant sur la France, publiée à la Gazette OMPI Les marques internationales n° 2009/46 du 3 décembre 2009.
Le 2 février 2010, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES – SEITA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale GALLIA déposée le 19 juin 1990 et renouvelée par déclaration en date du 7 mars 2000 sous le n° 1 597 836.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes, les allumettes et les articles pour fumeurs".
L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 9 février 2010 sous le n° 10-0442 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international.
Ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 21 avril 2010, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti.
Par courrier émis le 4 juin 2010, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
Le titulaire de l’enregistrement international contesté et l’opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.
Le 12 juillet 2010, le titulaire de l'enregistrement international contesté a présenté une demande de suspension de la procédure d'opposition, en raison d'une action en déchéance formée à l'encontre de la marque antérieure invoquée. Il joignait, à cet effet, copie de l'assignation en justice devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Suite à cette action judiciaire, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de cette action.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l’acte d’opposition, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES – SEITA fait valoir que les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Suite au projet de décision, elle insiste sur les ressemblances visuelles et la quasi identité phonétique entre les dénominations GALLIA et GALA en présence.
Elle ajoute que le mode de commercialisation spécifique des produits du tabac en cause conduit à conférer une importance plus grande aux similitudes phonétiques car ces produits sont commandés oralement auprès des buralistes.
Sur les pièces propres à établir que la déchéance de la marque antérieure pour défaut d'exploitation n'est pas encourue
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante estime que les pièces produites qui doivent être analysées globalement satisfont les conditions exigées par l'Institut et sont pertinentes pour établir l'usage en France de la marque GALLIA pour des produits du tabac.
B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE
La société Joh. Wilh. Von Eicken GmbH conteste la comparaison des signes en présence.
Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits en cause.
Suite au projet de décision, le titulaire de l'enregistrement international contesté estime que les pièces versées par la société opposante pour justifier de l'usage de sa marque ne sont pas pertinentes et en déduit que la procédure d'opposition doit être clôturée.
Il ajoute que les signes en présence sont suffisamment différents pour exclure tout risque de confusion.
III.- DECISION
A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE
CONSIDERANT que selon l'article
L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;
Qu'aux termes de l'article
R. 712-17 du code précité, "Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation." ;
CONSIDERANT que selon l'article
R 712-18 du Code de la Propriété Intellectuelle, "la procédure d'opposition est clôturée : Lorsque l'opposant …n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue…" ;
Que sur l'invitation du titulaire de l'enregistrement international contesté, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, une facture de janvier 2008 portant notamment sur la livraison de produits dénommés "Gallia Full 20" en France, une copie de l'Arrêté du 17 décembre 2007 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France et désignant notamment les cigarettes "Gallia" et "Gallia Menthol" dans la catégorie des produits déjà commercialisés et une copie d'un paquet de cigarettes "GALLIA-tabac brun léger" et "GALLIA Menthol" ;
Qu'il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces sont fournies, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque et qu'elles portent sur au moins un des produits sur lesquels la marque antérieure fonde son opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance de la marque en cause ;
Qu'ainsi, les pièces fournies attestent d'un usage en France à titre de marque du signe GALLIA en cause et portent sur des produits invoqués à l'appui l'opposition, à savoir les cigarettes qui relèvent de la catégorie générale des "Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes" ;
Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article
R 712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend le titulaire de l'enregistrement international contesté, il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.
B. AU FOND
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Tabac, produits du tabac, en particulier cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; papier à cigarette, articles pour fumeurs compris dans cette classe" ;
Que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 13 janvier 2012 prononce la déchéance partielle de la marque antérieure invoquée en ce qui concerne les produits suivants : "allumettes et articles pour fumeurs" ;
Qu'ainsi, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes".
CONSIDERANT que les produits précités de l'enregistrement international contesté sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur la dénomination GALA présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites, grasses et noires, à l'exception de l'initiale en majuscule ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination GALLIA présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que visuellement, les dénominations GALA et GALLIA, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont composées de quatre et six lettres dont quatre identiques formant la séquence d'attaque GAL et finale A, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ;
Que phonétiquement, elles présentent un rythme dissyllabique, comportent la même sonorité d'attaque [gal] et se terminent par le même son [a] ;
Que la seule différence entre ces deux dénominations résulte de la présence au sein de la marque antérieure des lettres centrales L et I ;
Que toutefois et contrairement à ce que soutient le titulaire de l'enregistrement international contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion et ce même s'il en résulte une différence de longueur visuelle ; qu'en effet, ces suppressions, placées au centre du signe contesté, portent sur la consonne L déjà présente dans chacune de ces dénominations et sur la voyelle I peu visible ;
Que surtout, ces suppressions n'ont que peu d'incidence phonétique, le doublement de la consonne L dans la marque antérieure étant inaudible et la présence de la voyelle I dans ce signe formant avec la voyelle A qui la suit la diphtongue [ia] dont l'accent tonique est porté sur la voyelle A lui conférant une prononciation très proche de la seule voyelle A ;
Que ces deux dénominations restent ainsi marquées par un aspect visuel proche, un rythme identique et des sonorités successives [galia/gala] très comparables, les ressemblances phonétiques étant d'autant plus importantes que les marques de cigarettes sont généralement amenées à être davantage prononcées que lues, comme le fait valoir la société opposante suite au projet de décision ;
Qu’intellectuellement, la différence d'évocation tenant au fait que le signe contesté GALA désigne un évènement festif alors que la marque antérieure GALLIA n'aurait aucune signification précise ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées ;
Qu'ainsi, le signe contesté GALA constitue l’imitation de la marque antérieure GALLIA.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe verbal contesté GALA ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GALLIA
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article1 : L'opposition numéro 10-0442 est reconnue justifiée.
Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 786 615 est refusée.
Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle MChef de Groupe