INPI, 5 mars 2019, 2018-4102

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • tiers • propriété • publicité • publication • vente • produits • terme • risque • transmission • affichage • immobilier • prestataire • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-4102
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SMILEY ; SMILY AGENCY
  • Numéros d'enregistrement : 97689256 ; 4467944
  • Parties : THE SMILEY COMPANY / UNIKTEAM

Résumé

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Texte intégral

OPP 18-4102 / CJR 05/03/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société UNIKTEAM (société par actions simplifiée), a déposé le 9 juillet 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 467 944, portant sur le signe verbal SMILY AGENCY. Le 1 er octobre 2018, la société THE SMILEY COMPANY (société de droit belge) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale SMILEY, déposée le 24 juillet 1997 et régulièrement renouvelée sous le numéro 97 689 256. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société THE SMILEY COMPANY invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. A l’appui de son argumentation, elle invoque la notoriété de la marque antérieure et produit un certain nombre de documents tendant à la prouver. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 octobre 2018 sous le numéro 18-4102. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 19 décembre 2018. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II. – DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Services de diffusion d'annonces immobilières par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Création (systématisation de données dans un fichier central) d'une base de donnée nationale comportant des annonces immobilière de vente ou de location d'ensembles immobiliers, professionnels et/ou non professionnels à savoir de locaux commerciaux, locaux professionnels, fonds de commerce, d'appartements, de pavillons, de villas ou de terrains ; recherches d'informations dans ses banques de donnée informatiques concernant les travaux manuels, les services, l'immobilier les assurances et les ventes d'objets pour les tiers. Affaires immobilières ; agence immobilière, estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Exploitation d'une base de donnée nationale en matière d'affaire immobilière, affaire financière et d'assurance dans le domaine des ensembles immobiliers et de leurs acquisitions. Informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services de messagerie électronique ; Diffusions (transmission d'information sur les réseaux informatiques mondiaux) de projets immobiliers, d'information, de contacts, d'annonces et d'enchère en ligne. Retransmission et transmission de nouvelles électroniques ; fourniture d'accès en ligne à une plate-forme sur l'Internet pour le courtage de travaux manuels, d'autres services et de contrats de vente ; publication de texte non publicitaire sur un site Web accompagnant le propriétaire dans sa démarche de vente ou de location ; publication de texte non publicitaire sur un forum ou un blog ; mise à disposition d'accès à des sites Internet présentant les informations d’un bien immobilier, de son propriétaire, des visiteurs et commentaires (y compris des avis et des évaluations). Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; Location d'espace d'enregistrement sur l'Internet à savoir hébergement de données » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), affichage, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, location d'espaces publicitaires, promotion des ventes (pour des tiers), publication de textes publicitaires. Assurances, affaires financières, affaires immobilières, agences immobilières, estimations immobilières, gérance de biens immobiliers. Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, messagerie électronique, informations en matière de télécommunications. Architecture, conseils en construction, consultation sur la protection de l'environnement, décoration intérieure, élaboration (conception) de logiciels, étude de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), location de logiciels informatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires, notamment à l’évidence, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SMILY AGENCY ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SMILEY. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre l’élément verbal SMILY du signe contesté et la dénomination SMILEY constitutive de la marque antérieure (longueur semblable, cinq lettres communes S, M, I, L et Y placées dans le même ordre et formant la même longue séquence d’attaque SMIL- ainsi que la même lettre finale Y, même rythme en deux temps et une sonorité d’attaque identique à savoir [smaïl-], même référence au terme anglais « smile » signifiant sourire ) ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble proche entre ces deux dénominations ; Que si les signes diffèrent par la présence du terme AGENCY dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu’en effet, la dénomination SMILEY, distinctive à l’égard des services visés, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme AGENCY qui la suit, qui sera parfaitement compris par le consommateur français comme signifiant « agence » en anglais et évoquant ainsi le lieu de prestation ou le prestataire des services désignés, ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur. CONSIDERANT que le signe verbal contesté SMILY AGENCY constitue donc l'imitation de la marque antérieure SMILEY, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, conjuguée à l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné au regard desdits services ; Qu’en conséquence, le signe verbal contesté SMILY AGENCY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SMILEY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON, Juriste
Note...