INPI, 3 juin 2015, 2014-5197

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • déchéance • risque • terme • production • règlement • transmission • vente

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-5197
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LILLY ; LILY PARIS
  • Numéros d'enregistrement : 580282 ; 4118471
  • Parties : LILLY A/S (Danemark) / H Élodie

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Texte intégral

03/06/2015 OPP 14-5197 / MCR DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Elodie H a déposé, le 16 septembre 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 118 471, portant sur le signe verbal LILY PARIS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Le 3 décembre 2014, la société LILLY A/S (société de droit danois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire portant sur la dénomination LILLY, déposée le 18 juillet 1997, enregistrée sous le n°000580282 et régulièrement renouvelée, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « vêtements, chaussures et chapellerie pour occasions religieuses et fêtes ». L’opposition a été notifiée le 17 décembre 2014 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°14-5197. La déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 18 février 2015, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Le 17 avril 2015, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande contestée a contesté le bien-fondé de ce projet. Ses observations ont été transmises à la société opposante. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 22 mai 2015 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après: Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l’incidence sur la comparaison des signes de l’identité à tous le moins la forte similarité des produits en présence. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste pas la comparaison des produits en cause et celle des signes en présence. Dans ses observations présentées en contestation du projet de décision, la déposante conteste les preuves d’usage de la marque antérieure fournies par la société opposante. Elle insiste sur l’absence de lien de similarité entre les produits en cause et sur l’absence de risque de confusion entre les signes en présence.

III.- DECISION

A. Sur la production des pièces propres à établir que la déchéance de la marque antérieure pour défaut d’exploitation n’est pas encourue CONSIDERANT que selon l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu’aux termes de l'article R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue [...] L’institut impartit lors un délai à l’opposant pour produire ces pièces » ; Que ce même article prévoit que « ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, dans les cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non exploitation » ; Qu’enfin, selon l’article R.712-18 du code précité, « La procédure d’opposition est clôturée lorsque l'opposant [...] n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ». CONSIDERANT en l’espèce que la société opposante invoque à l’appui de son opposition les produits suivants : « vêtements, chaussures et chapellerie pour occasions religieuses et fêtes » ; Que, sur l’invitation de la déposante à produire de telles pièces, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, des extraits de catalogue de robes de mariée et de robes de soirée pour les années 2011et 2012 en langue anglaise et danoise et sur lesquels figure le signe LILLY, des extraits de sites internet d’entreprises distributrices en France, datés de 2015, et présentant des robes de mariée identifiées sous le signe LILLY, et des extraits des magazines MARIONS-NOUS ! et MARIEE datés de 2014 et 2015, également relatives à des robes de mariée présentées sous le signe LILLY ; Que les magazines précités comportent des pages publicitaires portant sur des robes de mariée et comportant la mention « les produits originaux Lilly seront disponibles exclusivement dans nos points autorisés de vente » avec la liste des boutiques distribuant ces produits ; Qu’ainsi, il apparait que la dénomination LILLY est bien utilisée à titre de marque et non à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne, contrairement à ce que soutient la déposante ; Que, les pièces fournies répondent donc aux conditions posées par l’article R 712-17 dès lors qu’elles sont datées de moins de cinq ans, attestent d’un usage à titre de marque du signe antérieur invoqué et portent sur au moins l’un des produits sur lesquels se fonde l’opposition ; Qu’à cet égard, les pièces précitées, diffusées en langues anglaise, danoise et française, justifient bien d’une exploitation sur le territoire de l’Union Européenne, contrairement à ce que soutient la déposante ; Que les pièces fournies par la société opposante démontrent l’exploitation du signe LILLY pour des robes de mariée et des robes de soirée ; qu’ainsi, et contrairement à ce qu’indique la déposante, l’exploitation de la marque antérieure est bien apportée s’agissant d’articles d’habillement pour des « occasions religieuses et fêtes » ; Que la déposante invoque enfin le fait que l’usage de la marque antérieure doit être « sérieux, et non pas sporadique ou ponctuel, mais continue et suffisamment substantiel » ; Qu’à cet égard, il convient de rappeler que les pièces fournies n’ont pas à justifier d’un usage continu d’une durée de cinq ans ni pour chacun des produits visés par la marque antérieure ; Qu’en effet, conformément à l'article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle, les pièces doivent établir « l’exploitation de la marque antérieure, dans les cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition » ; Qu’il convient également de rappeler que si l’Institut a reçu compétence d’apprécier si les pièces qui lui sont fournies sont de nature à établir que la déchéance des droits sur la marque antérieure pour défaut d’exploitation n’est pas encourue, il ne lui appartient pas, hormis le cas d’un défaut de pertinence avéré, de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l’usage sur le maintien du droit à la marque, et prononcer la déchéance de la marque en cause ; Qu’en l’espèce, dans la mesure où des pièces datées ont été fournies, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque du signe LILLY et portent sur au moins un des produits sur lesquels est fondé l’opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seul compétence pour apprécier le maintien du droit à la marque ou le cas échéant d’en prononcer la déchéance ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle ; Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B. Sur le fond Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements, chaussures et chapellerie pour occasions religieuses et fêtes » ; CONSIDERANT que les « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements» de la demande d’enregistrement, tout comme les « vêtements, chaussures et chapellerie pour occasions religieuses et fêtes » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie générale des vêtements, chaussures et chapellerie ; Qu’ainsi, les produits précités sont identiques, ou à tout le moins similaires, le public pouvant être amené à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que réitère la déposante ; Qu’à cet égard, le fait que les produits de la marque antérieure soient spécifiquement destinés pour les occasions religieuses et fêtes est sans incidence dès lors que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits identiques à ceux mentionnés dans son libellé mais également aux produits similaires du fait de leur appartenance à une même catégorie générale, à savoir, en l’espèce, celle des vêtements, chaussures et chapellerie. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LILY PARIS ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination LILLY reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée d’une dénomination ; Que ces signes ont en commun la dénomination visuellement très proche et phonétiquement et intellectuellement identique LILY/ LILLY, ce qui n’est pas contesté par la déposante ; Qu’ils diffèrent par la présence de l’élément verbal PARIS au sein du signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences ; Que la dénomination LILLY constitutive de la marque antérieure et la dénomination LILY du signe contesté apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Qu’au sein du signe contesté, la dénomination LILY, présente un caractère essentiel contrairement à ce que réitère la déposante ; qu’en effet, même si le terme PARIS qui le précède renvoie à la capitale de la France, il n’en demeure pas moins qu’il présente un caractère accessoire en ce qu’il sera perçu comme l’indication du lieu d’origine des produits en présence ; Qu’à cet égard, la notoriété attachée à la ville de Paris invoquée comme capitale de la France n’empêche pas que ce terme puisse évoquer l’origine des produits en présence ; Que l’attention du consommateur portera donc sur la dénomination LILY au sein du signe contesté ; Qu’ainsi il résulte tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur ; Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques en présence ; Qu’en conséquence, le signe verbal LILY PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination LILLY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : l'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Marie-Charlotte RIVASSEAU, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe
Note...