INPI, 23 avril 2021, OP 20-2607

PR4_DMA_OPP_3RECO OP20-2607 Le 23 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société STI BIOTECHNOLOGIE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 12 mai 2020 la demande d'enregistrement de marque n°20/4646887 portant sur la dénomination VIVAFLOR. Le 5 août 2020, la société LABORATOIRES DIETETIQUE ET SANTE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque semi-figurative française VITAFLOR déposée le 9 mai 2018, enregistrée sous le n°18/4452069, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations ont été échangées entre les parties. Aucune observation de la société déposante en réponse à la dernière observation de la société opposante n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin le 1er février 2021, ce dont les parties ont été informées. $22

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition porte sur les produits suivants: «Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: «Cosmétiques ; savons à usage personnel ; savons désodorisants ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; savons liquides ; gels de douche ; shampoings ; pain surgras ; parfums ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; rouges à lèvres ; produits de rasage ; désodorisants à usage personnel ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels pour le bain non à usage médical ; eau de nettoyage et de toilette ; huiles de toilette ; laits de toilette ; masques de beauté ; produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; crèmes et gels à usage cosmétiques ; crème et gel pour massage non à usage médical ; crème et gel pour le corps non à usage médical ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; compléments nutritionnels pour êtres humains ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de propolis ; gelée royale à usage pharmaceutique ; pastilles au miel à base de plantes pour la gorge ; confiseries diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; médicaments ; gels, crèmes, pommades à usage médical ; laxatifs ; préparations probiotiques à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ; désinfectants ; fongicides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; infusions et tisanes médicinales ; herbes médicinales ; Miel ; miel naturel ; succédanés du miel ; bonbons ; bonbons à base de miel ; miel à base de plantes ; café ; thé ; cacao ; sucre ; édulcorants naturels ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; riz ; tapioca ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; infusions à base de plantes ; produits diététiques autres qu'à usage médical à base d'éléments végétaux et/ou de miel». Dans le cadre de sa comparaison la société opposante procède à une comparaison des produits de la demande d'enregistrement avec les «gels» de la marque antérieure qui toutefois ne se retrouvent pas tels quels dans son libellé mais sous les formulations suivantes : «gels de douche ; gels à usage $23 cosmétiques ; gel pour massage non à usage médical ; gel pour le corps non à usage médical ; gels à usage médical». Ainsi les produits précités seront pris en compte dans le cadre des comparaisons effectuées. La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la société déposante fait valoir qu'elle commercialise des produits à base de ferments lactiques destinés à des spécialistes de la nutrition animale, la nutrition aquacole et l'agro- environnement tandis que les produits commercialisés par la société opposante sont principalement des produits pharmaceutiques, des aliments diététiques à usage médical, des herbes médicinales et des tisanes destinés à des consommateurs moyens, et de ce fait, en raison du principe de spécialité, invoque l'absence de similarité entre ses produits et ceux de la société opposante. Il convient de rappeler que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation effectives ou supposées ou de l'activité réelle des parties. En revanche, les produits suivants «matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire» de la demande d'enregistrement contestée désignent respectivement un amalgame d'argent et d'étain ou de résines synthétiques employé pour les obturations dentaires dans le cadre de soins, des substances malléables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire, et des matières utilisées par les dentistes et prothésistes dentaires dans l'exercice de leur art. Les produits précités n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; Pastilles au miel à base de plantes ; Confiseries diététiques à usage médical ; gels de douche ; gels à usage cosmétiques ; gel pour massage non à usage médical ; gel pour le corps non à usage médical ; gels à usage médical ; Pommades à usage médical ; Préparations probiotiques à usage médical ; Préparations chimiques à usage médical ; Gelée médicale : Emplâtres ; Matériel pour pansements ; Désinfectant ; Produits pour le soins de la bouche non à usage médical» de la marque antérieure qui s'entendent respectivement comme suit : - les «Produits pharmaceutiques et vétérinaires» de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique ou vétérinaire et sont employées dans le traitement curatif de différentes affections de l'organisme et animal ; - les «produits hygiéniques pour la médecine» de produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux, distribués dans les pharmacies et destinés aux personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé ; - les «Pastilles au miel à base de plantes» de produits contenant une faible quantité de substances aromatiques associées à une forte proportion de sucre, destinée à rendre leur goût agréable ; $24 - les «Confiseries diététiques à usage médical» de substances ayant des propriétés thérapeutiques participant à l'alimentation et contribuant à l'équilibre nutritionnel des individus, utilisées dans le cadre médical ; - les «gels de douche» de substances assez fermes, élastiques et transparentes utilisées à des fins cosmétiques pour nettoyer et rendre propre le corps ; - les «gels à usage cosmétiques» de substances assez fermes, élastiques et transparentes utilisées à des fins cosmétiques notamment pour le visage, et le corps ; - le «gel pour massage non à usage médical» de substance assez ferme, élastique et transparente utilisée lors d'un massage pour faciliter le frottement avec la peau ; - le «gel pour le corps non à usage médical» de substance assez ferme, élastique et transparente utilisée à des fins cosmétiques pour le corps ; - les «gels à usage médical» de substances assez fermes, élastiques et transparentes utilisées n à des fins thérapeutiques ; - les «Pommades à usage médical» de médicaments de consistance molle, destinés à être appliqué sur la peau ou les muqueuses, et constitués d'un excipient gras contenant un ou plusieurs principes actifs ; - les «Préparations probiotiques à usage médical» de substances composées d'un ensemble de micro-organismes utiles à la flore intestinale à des fins thérapeutiques ; - les «Préparations chimiques à usage médical» de substances ou compositions relevant du domaine médical ; - les «Gelée médicale» de substances gélatineuses sucrées entrant dans la composition de plusieurs produits ou médicaments ; - les «Emplâtres» de préparations thérapeutiques pour usage externe adhérant à la peau, distribuées en pharmacie et destinées aux personnes malades; - les «Matériel pour pansements» de matériel destiné à protéger une plaie de l'infection et favoriser la cicatrisation ; - les «Désinfectant» de substances servant à la destruction, par des procédés chimiques ou physiques, des germes infectieux se trouvant hors de l'organisme et plus généralement de substances antiseptiques à usage externe, utilisées notamment dans le cadre de soins médicaux ou à usage ménager, compte tenu de la généralité des termes employés. - les «Produits pour le soins de la bouche non à usage médical» de préparations non médicamenteuses destinées aux soins buccaux. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les «matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire» de la demande d'enregistrement contestée ne remplissent pas la même fonction que les «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; Pastilles au miel à base de plantes ; Confiseries diététiques à usage médical ; gels de douche ; gels à usage cosmétiques ; gel pour massage non à usage médical ; gel pour le corps non à usage médical ; gels à usage médical ; Pommades à usage médical ; Préparations probiotiques à usage médical ; Préparations chimiques à usage médical ; Gelée médicale : Emplâtres ; Matériel pour pansements ; Désinfectant ; Produits pour le soins de la bouche non à usage médical», les premiers étant spécifiquement dédiés au soin d'une $25 dent cariée, les seconds étant des produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires ou simplement d'hygiène recouvrant de multiples usages. Ces produits répondant à des besoins très différents, ils ne sont pas destinés au même public, les «matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes alliages de métaux précieux à usage dentaire» visant un public composé exclusivement de praticiens dentistes, les «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; Pastilles au miel à base de plantes ; Confiseries diététiques à usage médical ; gels de douche ; gels à usage cosmétiques ; gel pour massage non à usage médical ; gel pour le corps non à usage médical ; gels à usage médical ; Pommades à usage médical ; Préparations probiotiques à usage médical ; Préparations chimiques à usage médical ; Gelée médicale : Emplâtres ; Matériel pour pansements ; Désinfectant ; Produits pour le soins de la bouche non à usage médical» visant un grand public de consommateurs soucieux de leur hygiène et de leur santé. Ces produits ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution, les «matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes alliages de métaux précieux à usage dentaire» étant commercialisés par des entreprises spécialisées dans le matériel pour dentistes, les «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; Pastilles au miel à base de plantes ; Confiseries diététiques à usage médical ; gels de douche ; gels à usage cosmétiques ; gel pour massage non à usage médical ; gel pour le corps non à usage médical ; gels à usage médical ; Pommades à usage médical ; Préparations probiotiques à usage médical ; Préparations chimiques à usage médical ; Gelée médicale : Emplâtres ; Matériel pour pansements ; Désinfectant ; Produits pour le soins de la bouche non à usage médical» étant commercialisés par des pharmacies ou dans des rayons spécifiques dédiés à l'hygiène des grandes surfaces. Il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits «culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques» de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de produits d'hygiène féminine, ne relèvent pas de la catégorie générale des «produits hygiéniques pour la médecine» de la marque antérieure, lesquels désignent des produits antiseptiques à usage externe, destinés à maintenir la propreté du corps humain dans le cadre de soins médicaux. Les produits précités, qui ne possèdent aucune vertu thérapeutique, ne relèvent pas davantage de la catégorie générale des «produits pharmaceutiques» de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les arguments soutenus par la société déposante ne sauraient être retenus. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination VIVAFLOR ci-dessous reproduite : La marque antérieure invoquée porte sur le signe semi-figuratif VITAFLOR ci-dessous reproduit : $26 La marque antérieure a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté se compose d'une seule dénomination et la marque antérieure d'un élément verbal, d'un élément figuratif, et de couleurs. Visuellement, les dénominations VIVAFLOR du signe contesté et VITAFLOR de la marque antérieure sont de longueur strictement identique (huit lettres) et ont en commun la séquence d'attaque VI- et une séquence finale se terminant par -AFLOR, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme syllabique commun en trois temps et partagent des sonorités similaires marquées par la séquence d'attaque [vi-] et les séquences [a /flor]. La substitution de la lettre T par la lettre V dans le signe contesté n'est pas suffisante pour écarter un risque de confusion entre les dénominations VIVAFLOR et VITAFLOR, qui restent dominées par leurs séquences d'attaque et finale identiques. Enfin, au sein de la marque antérieure, l'élément figuratif consistant en une feuille végétale verte en lieu et place du point sur la lettre I et sa présentation en couleurs ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme VITAFLOR, seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné. Le signe contesté VIVAFLOR est donc similaire à la marque antérieure VITAFLOR. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VIVAFLOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. $27

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er: L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. $2