OPP 19-2023 / CEF06/11/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société N°5 WINE (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 février 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 525 470 portant sur le signe alphanumérique N°5 WINE BAR.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
Le 7 mai 2019, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française alphanumérique N. 5, déposée le 27 décembre 1984, enregistrée sous le n° 1293767 et régulièrement renouvelée.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier en date du 14 mai 2019. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 31 juillet 2019.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Le 4 septembre 2019, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société opposante a présenté des observations en réponse, suite à cette contestation.
La déposante a présenté des observations en réponse suite aux dernières observations de la société opposante, transmises à cette dernière par l'Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
L’opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, l’opposant fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la déposante et demande la confirmation du projet.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante soulève l’irrecevabilité de l’opposition.
La société déposante présente une argumentation relative à la comparaison des produits et services en cause et conteste la comparaison des signes en présence.
Suite au projet de décision, la société déposante soulève l’irrecevabilité de l’opposition au motif que le signataire de l’acte d’opposition n’avait pas qualité pour agir pour le compte de la société opposante.
La société déposante soutient avoir invité, dans ses premières observations, la société opposante à justifier de l’usage de la marque antérieure et que c’est à tort que l’Institut a considéré qu’il s’agissait d’une simple mise en cause de l’usage.
III.- DECISION
A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Sur le caractère hors délai de l’opposition
CONSIDERANT qu’aux termes des article
L.712-3 et
L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement (…) opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement… ».
Que la société déposante soulève l’irrecevabilité de l’opposition au motif que celle-ci aurait été formée hors délai ;
Que toutefois, en l’espèce, la demande d’enregistrement contestée ayant été publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle n° 19/10 du 8 mars 2019, une procédure d’opposition pouvait être engagée à son encontre jusqu’au 9 mai 2019 inclus dès lors qu’en application de l’article
R.718-2 du Code de la propriété intellectuelle, « le délai qui expirerait normalement […] un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » ;
Que l'opposition a été reçue à l’Institut le 7 mai 2019 tel que cela ressort du récapitulatif d’opposition ;
Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la société opposante a respecté la condition de délai imposée par les textes susvisés ;
CONSIDERANT que l'opposition a été formée dans les délais et est recevable.
Sur la qualité à agir du signataire de l’acte d’opposition
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions de l’article
R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle, « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et la décision mentionnée à l’article R.712-26 ».
CONSIDERANT qu’en l’espèce, l’opposition a été formée le 7 mai 2019 au nom de la société CHANEL, titulaire de la marque antérieure invoquée, et signée par Madame Cécile C, ayant signé en qualité de « Directeur juridique Europe Marques » de la société opposante ;
Que la déposante fait valoir dans ses observations en réponse au projet de décision que l’opposition serait irrecevable car signée par la responsable juridique de la société CHANEL sans fournir de délégation de signature et non par son Président ;
Que toutefois, en l’espèce, le signataire de l’acte d’opposition a bien mentionné sa qualité au sein de l’entreprise ; que dans les procédures devant l’INPI, il n’appartient pas à ce dernier de vérifier l’existence ou la teneur des délégations de signature accordées par une société à ses salariés aux fins d’engager la société à l’égard des tiers, rien dans les textes en vigueur ne l’exigeant.
CONSIDERANT en conséquence, que l’opposition, présentée par ailleurs dans les forme, délais et conditions prescrits, est recevable.
B. SUR LA DEMANDE DE PREUVE D’USAGE DE LA MARQUE ANTERIEURE
CONSIDERANT que selon l’article
L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage
sérieux pour les produits et services visés par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;
Qu’aux termes de l'article
R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue […] L’institut impartit lors un délai à l’opposant pour produire ces pièces ».
CONSIDERANT que dans ses observations en réponse suite au projet de décision, la société déposante soutient avoir invité la société opposante à justifier de l’usage de la marque antérieure et ce, dans le paragraphe II, 2, a) de ses premières observations et que c’est donc à tort que l’Institut a considéré qu’il s’agissait d’une simple mise en cause de l’usage ;
Que toutefois, il ressort du paragraphe susvisé des premières observations de la société déposante que cette dernière n’a pas formulé de demande de preuve de l’usage de manière explicite ;
Qu’en effet, la société déposante s’est contentée de rédiger de simples remarques et observations concernant le non-usage de la marque dans les termes suivants :
- « la société CHANEL est donc d’une particulière mauvaise foi de se prévaloir de l’usage de son parfum « N°5 » bien connu du public avec la marque « N.5 » jamais utilisée dans les classes 32 et 33 de Bières et Boissons alcoolisées. » (page 6)
- « Et ce d’autant plus que la marque N.5 a déposé une demande de protection pour les classes 32 et 33 mais n’a jamais exploité sa marque pour la promotion de tels produits. » (page 7)
Que ces remarques ne sauraient constituer une demande valable de preuve de l’usage sérieux qui doit être formulée de manière explicite et claire ;
Qu’en conséquence, la société déposante n’a pas exercé expressément dans ses premières observations en réponse, la faculté que lui offre l’article
R.712-17 du Code de la propriété intellectuelle.
CONSIDERANT qu’en outre, dans ses observations en réponse au projet de décision, le déposant a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque antérieure n'est pas encourue ;
Que toutefois, l’invitation faite à la société opposante de produire des preuves d’exploitation de la marque antérieure n'est pas prévue par les textes à ce stade de la procédure tel que cela ressort de l’article
R.712-17 alinéa 1 cité ci-dessus ;
Qu’ainsi, la demande faite par le déposant est rejetée.
C. SUR LE FOND
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » ;
Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
CONSIDERANT que les « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée, se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de produits identiques.
CONSIDERANT que les « limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, appartiennent à l’évidence à la catégorie générale des « autres boissons non alcooliques, boissons de fruits » de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de produits identiques.
CONSIDERANT que les « vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à l’évidence à la catégorie générale des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de produits identiques.
CONSIDERANT que les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure, les premiers proposant nécessairement les seconds au cours de leur réalisation, lesquels sont consommés dans le cadre de la prestation des premiers ;
Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer l'appartenance des services et produits à des classes différentes de la classification ;
Qu'en effet, la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de la similarité des services et produits en cause ;
Que ces service et produits complémentaires sont donc similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en revanche que les services d’« hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas les seconds pour leur prestation, lesquels ne sont pas l’objet des premiers ;
Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les services précités sont similaires « dès lors qu’il existe une pratique selon laquelle les vignobles et exploitations viticoles ont développé largement une offre associant hébergement et vin » ; qu’en effet, la seule fourniture par la société opposante, à l’appui de l’acte d’opposition d’une décision de l’Institut, ne saurait suffire à démontrer la généralité d’une telle pratique, l’opposant ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de la caractériser ;
Que ces services et ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas à l’évidence de lien étroit et obligatoire avec les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas les seconds pour leur prestation, lesquels ne sont pas l’objet des premiers ;
Que ces services et ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique N.5 présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe alphanumérique N° 5 WINE BAR présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément alphanumérique accompagné de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément alphanumérique ;
Que les éléments alphanumériques N°5 du signe contesté et N.5, constitutif de la marque antérieure, sont proches ; qu’à cet égard, la substitution de la lettre N suivie d’un point par l’abréviation du terme numéro (N°) dans le signe contesté apparait comme une différence mineure, contrairement à ce que soutient la société déposante, dès lors que le consommateur retiendra avant tout que les signes ont la même combinaison de la lettre N au chiffre 5 ;
Qu’en tout état de cause, rien ne permet d’exclure que la séquence N. de la marque antérieure ne soit perçue comme faisant référence à l’abréviation du terme numéro ;
Qu’en outre, est inopérant le fait que l’élément alphanumérique N°5 du signe contesté corresponde à l’adresse de l’établissement N°5 WINE BAR « puisqu’il se situe [...] dans la ville de TOULOUSE. Le numéro 5 fait donc référence à l’adresse du lieu où se trouve l’activité de ce lieu original » ; qu’elle ajoute que le « chiffre 5 fait également référence aux 5 machines [..] qui proposent des verres de vin en conservant la saveur gustative et les bulles pour les champagnes » ; qu’en effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître l’adresse du titulaire d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s'effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause ;
Que les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux WINE BAR dans le signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
Qu’en effet, l’élément alphanumérique N°5 du signe contesté présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause ;
Qu’il constitue également l'élément dominant du signe contesté, dès lors que les éléments WINE BAR qui le suivent, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « bar à vin », apparaissent peu distinctifs pour les produits et services en cause et ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur ;
Qu’ainsi, la présence des termes WINE BAR au sein du signe contesté ne permet pas d’écarter tout risque de confusion, les signes en présence ayant en commun l’association de lettre N au chiffre 5, distinctif au regard des produits et services en cause et restant essentiel dans le signe contesté ;
Que la société déposante se prévaut de la notoriété dont bénéficierait sa demande d'enregistrement de sorte que les consommateurs percevraient immédiatement celle-ci comme désignant l’établissement N°5 WINE BAR qui a « bénéficié au total de trois titres, meilleur bar à vin d’Europe en
2006 et de deux titres de meilleur bar à vin du Monde l’un en 2017 et l’autre en 2018 par le journal « THE FINE WORLD OF FINE WINE » ; qu’elle en déduit que les éléments N°5 WINE BAR sont indissociables ; que toutefois, s’il est constant que la notoriété de la marque antérieure constitue un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les marques, celle de la demande d'enregistrement ne peut constituer quant à elle un facteur de différenciation ;
Qu'il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi, que le signe alphanumérique contesté N°5 WINE BAR constitue l’imitation de la marque antérieure alphanumérique invoquée N.5.
Qu’en conséquence, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur concerné.
CONSIDERANT que le titulaire de la demande d'enregistrement ne saurait se contenter de mettre en cause l'usage de la marque antérieure pour certains des produits revendiqués, dès lors qu'il n'a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l'opposition, la faculté que lui offre l'article
R 712-17 du code de la propriété intellectuelle d'inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n'était pas encourue ;
Qu’enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments tirés de l'existence d’autres marques comprenant l’élément « N°5 » dont rien ne permet d'affirmer qu'elles coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée ;
Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.
CONSIDERANT ainsi, que le signe alphanumérique contesté N°5 WINE BAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque alphanumérique N.5.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Cécile FONTAINE,JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle