INPI, 25 septembre 2012, 12-1626

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • terme • propriété • risque • pouvoir • règlement • service • statut • transmission

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-1626
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : OXY ; OXY CONCEPT
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 1050640 ; 3891107
  • Parties : THE MENTHOLATUM COMPANY / SPC SAS

Résumé

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Texte intégral

OPP 12-162621/08/2012 PROJET DE DECISION Définitif le 25/09/2012 STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 fév rier 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SPC (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 janvier 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 891 107 portant sur le sig ne verbal OXY CONCEPT. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : "Préparations médicinales et pharmaceutiques. Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la médecine ; substances, boissons, aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; préparations de vitamines ; suppléments alimentaires minéraux à usage médical ; préparation d'oligo-éléments pour la consommation humaine à usage médical ; fibres végétales comestibles (non nutritives). Préparations médicales pour l'amincissement ; infusions médicinales. Compléments alimentaires et nutritionnels comprenant des fibres et/ou des vitamines et/ou des minéraux et/ou oligo-éléments à usage médical. Substances et préparations comestibles destinées à remplacer les repas, préparations diététiques, tous ces produits étant à base de viande, de poisson, de volailles et gibier, d'extraits de viande, de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de confiture, de compotes, d'oeufs, de lait, de produits laitiers, d'huiles et graisses comestibles. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; boissons lactées où le lait prédomine ; pulpes et salades de fruits ; salades de légumes ; conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits ; pollen préparé pour l'alimentation ; extraits d'algues à usage alimentaire ; graines de soja conservées à usage alimentaire ; protéines pour l'alimentation humaine ; consommés, potages, soupes ; jus végétaux pour la cuisine ; compléments alimentaires notamment sous forme galénique à base des produits précités. Boissons diététiques et de régime non à usage médical où le lait prédomine. Boissons énergétiques non à usage médical où le lait prédomine. Produits alimentaires diététiques, compléments alimentaires et nutritionnels pour l'homme tous ces produits étant à base de café et/ou de thé et/ou de cacao et/ou de sucre et/ou de céréales et/ou de miel et/ou de sel et/ou de farine et/ou de levures et/ou d'épices. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faîtes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé". Le 17 avril 2012, la société THE MENTHOLATUM COMPANY (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale OXY, renouvelée le 8 février 2009 sous le n° 1050640. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. Cet renouvellement a été effectué notamment pour les produits suivants : "Produits et substances pharmaceutiques pour humains". L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 avril 2012. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE La société THE MENTHOLATUM COMPANY fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'apparaître comme la déclinaison. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste : - la comparaison des produits en ce qui concerne les «Substances et préparations comestibles destinées à remplacer les repas, préparations diététiques, tous ces produits étant à base de viande, de poisson, de volailles et gibier, d'extraits de viande, de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de confiture, de compotes, d'oeufs, de lait, de produits laitiers, d'huiles et graisses comestibles. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; boissons lactées où le lait prédomine ; pulpes et salades de fruits ; salades de légumes ; conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits ; pollen préparé pour l'alimentation ; extraits d'algues à usage alimentaire ; graines de soja conservées à usage alimentaire ; protéines pour l'alimentation humaine ; consommés, potages, soupes ; jus végétaux pour la cuisine ; compléments alimentaires notamment sous forme galénique à base des produits précités. Boissons diététiques et de régime non à usage médical où le lait prédomine. Boissons énergétiques non à usage médical où le lait prédomine. Produits alimentaires diététiques, compléments alimentaires et nutritionnels pour l'homme tous ces produits étant à base de café et/ou de thé et/ou de cacao et/ou de sucre et/ou de céréales et/ou de miel et/ou de sel et/ou de farine et/ou de levures et/ou d'épices. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faîtes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé» ; - ainsi que la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : "Préparations médicinales et pharmaceutiques. Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la médecine ; substances, boissons, aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; préparations de vitamines ; suppléments alimentaires minéraux à usage médical ; préparation d'oligo-éléments pour la consommation humaine à usage médical ; fibres végétales comestibles (non nutritives). Préparations médicales pour l'amincissement ; infusions médicinales. Compléments alimentaires et nutritionnels comprenant des fibres et/ou des vitamines et/ou des minéraux et/ou oligo-éléments à usage médical. Substances et préparations comestibles destinées à remplacer les repas, préparations diététiques, tous ces produits étant à base de viande, de poisson, de volailles et gibier, d'extraits de viande, de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de confiture, de compotes, d'oeufs, de lait, de produits laitiers, d'huiles et graisses comestibles. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; boissons lactées où le lait prédomine ; pulpes et salades de fruits ; salades de légumes ; conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits ; pollen préparé pour l'alimentation ; extraits d'algues à usage alimentaire ; graines de soja conservées à usage alimentaire ; protéines pour l'alimentation humaine ; consommés, potages, soupes ; jus végétaux pour la cuisine ; compléments alimentaires notamment sous forme galénique à base des produits précités. Boissons diététiques et de régime non à usage médical où le lait prédomine. Boissons énergétiques non à usage médical où le lait prédomine. Produits alimentaires diététiques, compléments alimentaires et nutritionnels pour l'homme tous ces produits étant à base de café et/ou de thé et/ou de cacao et/ou de sucre et/ou de céréales et/ou de miel et/ou de sel et/ou de farine et/ou de levures et/ou d'épices. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faîtes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Produits et substances pharmaceutiques pour humains ". CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Préparations médicinales et pharmaceutiques. Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la médecine ; substances, boissons, aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; préparations de vitamines ; suppléments alimentaires minéraux à usage médical ; préparation d'oligo-éléments pour la consommation humaine à usage médical ; fibres végétales comestibles (non nutritives). Préparations médicales pour l'amincissement ; infusions médicinales. Compléments alimentaires et nutritionnels comprenant des fibres et/ou des vitamines et/ou des minéraux et/ou oligo-éléments à usage médical» apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les «Substances et préparations comestibles destinées à remplacer les repas, préparations diététiques, tous ces produits étant à base de viande, de poisson, de volailles et gibier, d'extraits de viande, de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de confiture, de compotes, d'oeufs, de lait, de produits laitiers, d'huiles et graisses comestibles. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; boissons lactées où le lait prédomine ; pulpes et salades de fruits ; salades de légumes ; conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits ; pollen préparé pour l'alimentation ; extraits d'algues à usage alimentaire ; graines de soja conservées à usage alimentaire ; protéines pour l'alimentation humaine ; consommés, potages, soupes ; jus végétaux pour la cuisine ; compléments alimentaires notamment sous forme galénique à base des produits précités. Boissons diététiques et de régime non à usage médical où le lait prédomine. Boissons énergétiques non à usage médical où le lait prédomine. Produits alimentaires diététiques, compléments alimentaires et nutritionnels pour l'homme tous ces produits étant à base de café et/ou de thé et/ou de cacao et/ou de sucre et/ou de céréales et/ou de miel et/ou de sel et/ou de farine et/ou de levures et/ou d'épices. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faîtes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thés» de la demande d’enregistrement désignent divers produits et compléments alimentaires destinés à être consommés en dehors de tout cadre thérapeutiques ; Que les «Produits et substances pharmaceutiques pour humains» de la marque antérieure s’entendent de divers produits issus des laboratoires pharmaceutiques ; Que ces produits ne possèdent pas les mêmes nature, fonction (alimentaire/thérapeutique) et destination (toutes les personnes/personnes sous traitement médical) ; Qu’à cet égard, si certains produits de la demande d’enregistrement peuvent être vendus en pharmacie, il n’en demeure pas moins que ces produits ne possèdent pas les mêmes nature, fonction et destination que ceux de la marque antérieure ; Que ces produits ne possèdent pas davantage de lien étroit et obligatoire entre eux, dès lors qu’ils sont consommés indépendamment des uns des autres ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondée à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : OXY CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure est constituée d’un seul terme. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le terme OXY ; Que les signes diffèrent par la présence de l’élément CONCEPT au sein du signe contesté ; Que toutefois, cet élément revêt un caractère secondaire au sein du signe contesté ; Qu’en effet, au sein du signe contesté, la dénomination OXY, placée en attaque, est simplement accompagnée du terme CONCEPT, couramment utilisé pour désigner une "idée" ou les caractères spécifiques d’un produit, en sorte que cet élément, faiblement distinctif, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté ; Que de plus, l’association des deux termes du signe contesté ne forme pas un tout indivisible au sein duquel le terme OXY perdrait son individualité et son pouvoir attractif propre, contrairement à ce que soutient la déposante ; Que dès lors, la dénomination OXY présente un caractère dominant dans le signe contesté ; Qu’en outre, la dénomination OXY, tout au plus évocatrice, est distinctive au regard des produits en cause, dès lors qu’elle ne constitue pas leur désignation nécessaire, générique ou usuelle ni ne désigne une de leurs caractéristiques ; Qu’à cet égard, le fait invoqué par la société déposante que ce terme peut faire «référence à l’oxygène» et qu’il existe des «noms communs commençant par OXY» (oxyde, oxydase…) ne peut suffire à le priver de tout caractère distinctif au regard des produits concernés ; Qu’au surplus, la fourniture par la société déposante d’une liste de 54 marques déposées en classe 5 et comprenant le terme OXY, sans aucune précision quant au statut de ces marques et au libellé exact des produits concernés, ne saurait suffire à prouver la banalité de ce terme, et ce d’autant plus que, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans la classe 5, le nombre de marques citées n’apparaît pas significatif.. CONSIDERANT que le signe contesté OXY CONCEPT constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée OXY dont il est susceptible d’apparaître dans son ensemble comme une déclinaison pour une nouvelle gamme de produits, pour un nouveau «concept». CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public des produits concernés. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté OXY CONCEPT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale OXY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 12-1626 est reconnue partiellemen t justifiée en ce qu'elle porte sur lesproduits suivants : "Préparations médicinales et pharmaceutiques. Produitspharmaceutiques et hygiéniques pour la médecine ; substances, boissons, alimentsdiététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical ; complémentsnutritionnels à usage médical ; préparations de vitamines ; suppléments alimentairesminéraux à usage médical ; préparation d'oligo-éléments pour la consommation humaineà usage médical ; fibres végétales comestibles (non nutritives). Préparations médicalespour l'amincissement ; infusions médicinales. Compléments alimentaires et nutritionnelscomprenant des fibres et/ou des vitamines et/ou des minéraux et/ou oligo-éléments àusage médical". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 891 107 est par tiellement rejetée pour les produits précités. Alexandre VAN PEL, juristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe