INPI, 14 juin 2005, 04-2567

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 2 · décision après projet · société · produits · enregistrement · dénomination · propriété industrielle · opposition · usage · risque · comparaison · alimentaires · compléments · propriété intellectuelle · signification · diététiques · imitation

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 04-2567
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : REDOXON ; REDOXYNOL
Classification pour les marques : 5
Numéros d'enregistrement : 328641 ; 3296449
Parties : HOFFMANN LA ROCHE / LABORATOIRES OEBIOTIC SARL

Texte

14/06/05 OPP 04-2567 / MS

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société LABORATOIRES OEBIOTIC (société à responsabilité limitée) a déposé, le 9 juin 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 29 6 449 portant sur la dénomination REDOXYNOL.

Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer le produit suivant : "Complément alimentaire" (classes 3, 5 et 29).

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°04/29 NL d u 16 juillet 2004.

Le 23 août 2004, la société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (société de droit suisse), représentée par Madame Emmanuelle LIMOUZY, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet REGIMBEAU a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale REDOXON, déposée le 9 septembre 1996 et enregistrée sous le numéro 328 641.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Substances diététiques à usage médical" (classe 5).

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 août 2004, sous le numéro 04-2567. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans les deux mois.

Les 18 octobre 2004 et 16 décembre 2004, la société LABORATOIRES OEBIOTIC, représentée par Madame Sandrine CUGINI, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet HARLE ET PHELIP, et la société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG ont conjointement présenté, conformément à l'article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle deux demandes de suspension de la procédure d'opposition pour des périodes respectives de deux mois et un mois, ce qui leur a été accordé.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 19 janvier 2005, au stade où elle se trouvait le 18 octobre 2004, date de la première suspension.

Suite à une objection de forme de l'Institut, la société déposante a procédé à la régularisation matérielle de sa demande, dont une copie a été transmise à la société opposante , le 28 octobre 2004, en application du principe du contradictoire.

Le 27 janvier 2005, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.

Ces observations et demande ont été notifiées à la société opposante par l’Institut, le 1 er février 2005. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

Le 28 février 2005, la société opposante a fourni les pièces susvisées, transmises à la société déposante par l'Institut le lendemain, en application du principe du contradictoire.

Le 15 avril 2005, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 17 mai 2005, date de fin de la procédure écrite.

Le 17 mai 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société LABORATOIRES OEBIOTIC a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société opposante par l'Institut, le jour même, par télécopie confirmée par courrier. Ces observations étant tardives, l'Institut a repoussé la fin de la procédure écrite au 24 mai 2005, ce dont les parties ont été informées.

Le 24 mai 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société déposante, transmises cette dernière par l'Institut, le surlendemain. II. - ARGUMENTS DES PARTIES

A. - L'OPPOSANTE

La société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits

Le produit de la demande d'enregistrement est similaire à certains de ceux de la marque antérieure.

Sont "à tout le moins similaires", le "Complément alimentaire" de la demande d'enregistrement et les "Substances diététiques à usage médical" de la marque antérieure, par leurs nature, destination et circuit de distribution.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les signes.

A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque le caractère distinctif fort de la marque antérieure et cite des décisions de la division d'opposition de l'OHMI.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante répond à l'argumentation de la société déposante.

B. – LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société LABORATOIRES OEBIOTIC conteste la comparaison des produits, ainsi que celle des signes. A l'appui de son argumentation, la société déposante fournit divers documents.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits portant sur les "compléments alimentaires à usage cosmétique ; compléments alimentaires à usage diététique à base de plantes, fruits, légumes, anti-oxydants" de la demande d'enregistrement.

Sur la comparaison des signes, la société déposante fournit de nouveaux documents aux fins de démontrer que le consommateur des produits concernés, à savoir le grand public, connaît la signification du préfixe REDOX, commun aux dénominations en présence.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que le projet de décision de l'Institut a relevé l'identité et la similarité des "compléments alimentaires à usage médical" de la demande d'enregistrement et de certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT que les "compléments alimentaires à usage cosmétique ; compléments alimentaires à usage diététique à base de plantes, fruits, légumes, anti-oxydants" de la demande d'enregistrement, tout comme les "substances diététiques à usage médical" de la marque antérieure, sont des substances relevant d'une alimentation particulière destinée à la préservation et à l'amélioration de la santé et du bien-être des individus ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel les produits précités n'ont pas les mêmes fonction et destination au motif que les premiers ne sont pas à usage médical et ne sont donc pas fournis sur prescription ; Qu'en effet, si les produits précités de la demande d'enregistrement ne sont pas à proprement parler à usage médical, ils sont toutefois, comme ceux de la marque antérieure, destinés à un besoin nutritionnel particulier et visent à pallier certaines carences de l'alimentation ;

Qu'à ce titre, s'ils ne suivent pas nécessairement les mêmes circuits de distribution, ils sont toutefois souvent commercialisés dans les mêmes rayons des points de vente que sont les pharmacies, en sorte que le public pourra légitimement croire que tous ces produits ont la même origine ;

Qu'ainsi, il s'agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT ainsi que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination REDOXYNOL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires.

Que la marque antérieure porte sur la dénomination REDOXON, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d'une dénomination, à l'exclusion de tout autre élément ;

CONSIDERANT que si, comme le démontre la société déposante, l'élément REDOX commun aux dénominations est "couramment usité par les spécialistes pour désigner une réaction d'oxydo- réduction" dont il constitue l'abréviation scientifique et s'emploie dans les domaines de la chimie et de la médecine, il n'en demeure pas moins que le consommateur des produits concernés, à savoir le grand public, n'est pas à même de connaître cette signification ;

Qu'à cet égard, les documents versés au débat par la société déposante dans ses observations faisant suite au projet de décision ne démontrent pas le contraire ;

Qu'en effet, si l'extrait tiré d'un journal spécialisé, la définition du dictionnaire et les extraits de manuels scolaires de chimie de 1 ère S fournis par la société déposante font état d'une réaction chimique, celle de la réduction d'oxydation, aucun de ces documents ne la met cependant en relation avec les produits en cause ;

Que la présence de ce terme dans les ouvrages précités n'est pas davantage de nature à prouver la banalité de l'élément REDOX au regard des produits concernés ;

Qu'ainsi, la société déposante ne démontre pas que l'élément REDOX serait descriptif au regard des produits concernés, en sorte que cet élément REDOX doit être considéré comme distinctif au regard de ces produits.

CONSIDERANT que ces dénominations ont sept lettres en commun dont les cinq premières forment la séquence REDOX et dont les deux autres (O et N) se trouvent dans leur dernière syllabe ; Que la seule différence visuelle et phonétique entre les dénominations en présence, tenant, au sein de la dénomination contestée, à la substitution du suffixe YNOL au suffixe ON, n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques, en ce qu'elle laisse subsister la même perception de deux dénominations dominées par la séquence REDOX en attaque et se terminant par certaines lettres communes (O et N) ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel la différence précitée est déterminante au motif que les suffixes YNOL et ON n'ont pas le même rythme ni les mêmes sonorités, dès lors que les nombreuses ressemblances relevées entre les signes produisent une même impression d'ensemble, notamment sur le plan visuel ;

Qu'ainsi, la dénomination contestée REDOXYNOL constitue l’imitation de la marque antérieure REDOXON.

CONSIDERANT ainsi qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du consommateur des produits concernés ;

Qu'à cet égard, rien ne permet à la société déposante d'affirmer que le consommateur de ces produits serait plus attentif et vigilant à leur marque, dès lors que les ressemblances précédemment relevées entre les signes sont prépondérantes et que le consommateur n'est pas à l'abri d'une erreur.

CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée REDOXYNOL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale REDOXON.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : L'opposition n° 04-2567 est reconnue justifiée .

Article 2 : La demande d’enregistrement n° 04 3 296 449 est rej etée.

Murielle SITBON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de groupe