Tribunal de Grande Instance de Paris, 16 novembre 2010, 2009/06953

Mots clés procédure · action en concurrence déloyale · recevabilité · qualité pour agir · intérêt à agir · licencié · contrat de licence · validité de la marque · dépôt frauduleux · dépôt de marque · signe ou usage antérieur · dénomination sociale · relations d'affaires · licence · détournement du droit des marques · caractère distinctif · désignation générique · désignation usuelle · action en contrefaçon · forclusion par tolérance · contrefaçon de marque · reproduction · exception · epuisement des droits · charge de la preuve · consentement du titulaire · concurrence déloyale · a l'égard du licencié · certification · imitation du conditionnement · banalité · préjudice · chiffre d'affaires · manque à gagner · atteinte à la valeur patrimoniale de la marque · dommages-intérêts · interdiction · destruction

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2009/06953
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : AMICA CHIPS
Classification pour les marques : CL29 ; CL30 ; CL32
Numéros d'enregistrement : 95564679
Parties : N (Elie) ; MIKE ELLIOT MARKETING SARL ; EMETH DISTRIBUTION SARL / KDIS SARL (KOSHER DISTRIBUTION) ; FRESH FOOD VILLAGE SARL ; AMICA CHIPS SpA (Italie) ; FOOD & BEVERAGES INTERNATIONAL (Principauté de Monaco)

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Novembre 2010

3ème chambre 1ère section N° RG : 09/06953

DEMANDEURS Monsieur Elie N

S.A.R.L. MIKE ELLIOTT MARKETING [...] 93120 LA COURNEUVE

S.A.R.L. EMETH DISTRIBUTION [...] 93120 LA COURNEUVE représentées par Me Alexis GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266

DEFENDERESSES S.A.R.L. KDIS (KOSHER DISTRIBUTION) [...] 75012 PARIS représentée par Me Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2416

S.A.R.L. FRESH FOOD VILLAGE [...] 75116 PARIS représentée par Me Michel AYACHE - SCP AYACHE SALAMA & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0334

Société AMICA CHIPS SPA Via Dell'Industria, 57 46043 CASTIGLIONE DELLE S (MN) ITALIE représentée par Me Sophie HAVARD DUCLOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1493

Société FOOD & BEVERAGES INTERNATIONAL [...] 1 er 98300 M CARLO (PRINCIPAUTE DE MONACO) défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS A l'audience du 11 Octobre 2010 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Monsieur Elie N est titulaire de la marque française semi-figurative "Arnica Chips" n° 95.564.679 déposée le 27 mars 1995 et renouvelée le 14 février 2005 pour désigner des produits et services en classes 29, 30 et 32 et notamment des "fruits et légumes conservés, séchés et cuits".

Il indique exploiter cette marque en France depuis près de quinze ans par l'intermédiaire des sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution pour notamment désigner des chips dites cacher.

Estimant que la société KDIS Kosher Distribution commercialisait des paquets de chips reproduisant sans son autorisation sa marque semi-figurative n° 95.564.679, Monsieur Elie N, autorisé par ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Créteil le 30 mars 2009, a fait procéder le 2 avril 2009 à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société KDIS à Thiais.

C'est dans ces conditions que par acte du 21 avril 2009, Monsieur Elie N et les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution ont fait assigner la société KDIS en contrefaçon de marque. Par acte du 9 septembre 2009, la société KDIS a fait assigner en garantie son fournisseur la société Fresh Food Village et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2009. Par actes remis aux autorités compétentes les 28 septembre et 2 octobre 2009, la société Fresh Food Village a fait assigner en garantie les sociétés Food & Beverages International et Arnica Chips S.p.A et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2009.

Dans leurs dernières conclusions du 28 juillet 2010, Monsieur Elie N et les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - les déclarer recevables et biens fondés en leurs demandes, - dire et juger que l'utilisation par les sociétés KDIS et Fresh Food Village du signe "Arnica Chips" pour désigner notamment des paquets de chips porte atteinte à la marque semi-figurative "Arnica Chips" n° 95.564.679 appartenant à Monsieur Elie N, - dire et juger en conséquence que les sociétés KDIS et Fresh Food Village se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative "Arnica Chips" n° 95.564.679 appartenant à Monsieur Elie N en application des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, En conséquence, - débouter les sociétés KDIS et Fresh Food Village de leurs demandes, - interdire aux sociétés KDIS et Fresh Food Village la poursuite de leurs agissements, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner sous le contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais solidaires des défenderesses et sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de tout article et de tout document comportant le signe incriminé, - se réserver la liquidation des astreintes ordonnées, - condamner les sociétés KDIS et Fresh Food Village à payer solidairement à Monsieur N la somme de 50.000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa marque, - condamner les sociétés KDIS et Fresh Food Village à payer solidairement aux sociétés Mike EUiott Marketing et Emeth Distribution les sommes suivantes : ► 80.000 euros sauf à parfaire en réparation de leur préjudice commercial, ► 50.000 euros sauf à parfaire au titre des faits distincts de concurrence déloyale, ► 30.000 euros sauf à parfaire en réparation de leur préjudice moral, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues, au choix des sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution et aux frais solidaires des sociétés KDIS et Fresh Food Village dans la limite d'un plafond hors taxes global de 15.000 euros pour l'ensemble des trois publications et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, - condamner les sociétés KDIS et Fresh Food Village à leur payer solidairement la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais liés aux opérations de saisie- contrefaçon, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ils rappellent que seul Monsieur N incrimine des actes de contrefaçon de marque et que les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution ne fondent leurs demandes que sur le droit commun de la responsabilité civile.

Ils relèvent que le signe litigieux reproduit de manière identique la marque de Monsieur N et est apposé sur des paquets de chips.

Monsieur N estime que les sociétés défenderesses ne sont pas recevables à prétendre aux lieu et place de la société Arnica Chips que son dépôt est frauduleux et indique avoir déposé le marque "Arnica Chips" avec l'autorisation de la société Arnica Chips S.p.A. Il conteste s'être approprié de manière illégitime un monopole sur le circuit de la distribution cacher en déposant la marque "Arnica Chips" qui n'est pas la désignation usuelle et nécessaire ou générique des chips destinées au marché cacher et qui n'était pas utilisée par les sociétés défenderesses avant 1995.

Ils relèvent que la présente action n'incrimine pas un dépôt de marque par la société KDIS mais son usage sans autorisation de la marque de Monsieur N au cours d'une période non prescrite conformément aux dispositions de l'article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Ils font valoir que la société KDIS ne démontre pas que Monsieur N aurait autorisé la commercialisation des produits objets de la saisie-contrefaçon au sein de l'Espace économique européen, et qu'en tout état cause, les produits ont été vendus par la société Arnica Chips S.p.A à la société DFS Duty Free Supplies Services Inc. à destination du marché américain, puis ont été revendus à la société Food and Beverages International située à Monaco puis enfin revendus en France à la société Fresh Food Village.

Les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution indiquent qu'elles bénéficient valablement d'une licence de marque tacite accordée par Monsieur N, et qu'elles invoquent des actes de concurrence déloyale commis par les sociétés défenderesses qui ont commercialisé les mêmes gammes de produits que ceux offerts à la vente sous la marque "Arnica Chips" ce qui créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle alors que les produits litigieux ne présentent aucune identité de fabrication, de certification et d'organe de certification.

Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2010, la société KDIS demande au tribunal de déclarer Monsieur Elie N et les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution irrecevables en leurs demandes, subsidiairement de prononcer la nullité du dépôt de la marque "Arnica Chips" n° 95.564.679 ou à tout le moins dénués de tout intérêt à agir à son encontre, de débouter Monsieur Elie N et les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution de l'ensemble de leurs demandes, encore plus subsidiairement de condamner la société Fresh Food Village, son fournisseur, à la garantir de toute condamnation, et à titre reconventionnel de condamner solidairement Monsieur Elie N et les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution à lui payer les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Bokobza, Avocat.

Elle fait valoir que la marque française litigieuse est la reproduction de la dénomination sociale et de la marque figurative "Arnica Chips" déposée en Italie le 10 novembre 1989 par la société Arnica Chips auprès de laquelle la société Fresh Food Village, son fournisseur, s'est approvisionnée. Elle considère être recevable à solliciter la nullité de la marque déposée par Monsieur N, un tel dépôt ayant été fait dans le seul but d'empêcher ses concurrents de diffuser les produits Arnica Chips sur le marché français, ce qui est contraire à la finalité du droit des marques. Elle conteste la réalité de l'accord qui aurait été donné par la société Arnica Chips au dépôt par Monsieur N de la marque française litigieuse.

Elle estime que Monsieur N est déchu de tout droit à agir au titre de sa marque française puisqu'il a laissé depuis plus de cinq années se développer un usage notoire au sein du marché européen de la marque communautaire "Arnica Chips" n° 0064800578 déposée le 23 janvier 2001 par la soc iété Arnica Chips et qu'il n'a rien fait pour empêcher l'activité économique de cette société italienne en France.

Elle soutient que les sociétés demanderesses n'ont pas d'intérêt à agir faute de justifier d'un contrat de licence ou d'un droit exclusif de distribution des chips Arnica Chips sur le territoire national, qu'à la date de l'introduction de la présente instance, la société Emeth Distribution ne commercialisait plus les produits sous marque Arnica Chips Cacher depuis 2007 et que la société Mike Elliott Distribution ne produit aucun bon de commande ou facture justifiant une distribution des produits sous cette marque.

Elle indique que les produits litigieux sont des produits authentiques venant de la société italienne Arnica Chips et que les demandeurs n'établissent pas l'existence d'un préjudice.

Aux termes de ses dernières écritures du 7 septembre 2010, la société Fresh Food Village sollicite du tribunal qu'il déclare Monsieur Elie N et les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution irrecevables en leurs demandes, subsidiairement qu'il les déboute de l'ensemble de leurs demandes, et à titre reconventionnel les condamne solidairement à lui payer les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ayache, Salama & Associés, Avocats, pour ceux dont elle aura fait l'avance.

A titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de Monsieur N et des sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution, la société Fresh Food Village demande au tribunal de condamner in solidum la société Food & Beverages International, son distributeur, et la société Amica Chips, le fabricant et exportateur, à la garantir de toute condamnation, de débouter la société Amica Chips de ses demandes, et de condamner solidairement les sociétés Food & Beverages International et Amica Chips à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ayache, Salama & Associés, Avocats, pour ceux dont elle aura fait l'avance.

Elle soutient que c'est frauduleusement que Monsieur N a déposé la marque "Arnica Chips" qui est celle de son propre fournisseur de chips qui exploite ses marques italienne et communautaire "Amica Chips" dans toute l'Union Européenne, y compris en France, dans le seul objectif d'empêcher tout concurrent intervenant sur le même secteur des produits cacher de commercialiser des chips de la marque "Amica Chips", ce qui constitue une pratique anticoncurrentielle prohibée en application de l'article L.420-1 du code du commerce. Elle estime que l'accord qui serait intervenu entre Monsieur N et la société Amica Chips constitue une atteinte à la libre concurrence, aboutissant à un cloisonnement du marché contraire au principe de libre circulation des marchandises instauré par le Traité de Rome.

Elle relève qu'elle ne poursuit pas l'annulation de la marque "Amica Chips" mais considère que l'action en contrefaçon de Monsieur N doit être appréciée à l'aune de la fraude commise par ce dernier.

Elle soutient que Monsieur N n'a pas cherché à faire cesser l'utilisation de la marque "Amica Chips" par la société Amica Chips de sorte qu'il en est résulté un épuisement de ses droits sur sa marque française "Amica Chips".

Elle estime que les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution ne justifient pas de leur qualité de licenciés ou à tout le moins de l'opposabilité de leurs droits, que la société Emeth Distribution n'aurait distribué des chips sous la marque "Amica Chips" que jusqu'en 2007 et que la société Mike Elliott Marketing, ayant pour nom commercial CPK, ne justifie pas qu'elle les aurait distribués depuis 2009. Elle considère que les sociétés demanderesses ne justifient pas des investissements et des efforts commerciaux qu'elles auraient réalisées pour asseoir, dans le circuit de la distribution des produits "cacher", les chips de la marque "Amica Chips" pas plus qu'elles ne justifient d'un éventuel "mécontentement" des membres de leur réseau.

Elle indique s'être fournie du 14 novembre 2008 au 23 avril 2009 auprès de la société Amica Chips qui procède elle-même à la conception, à l'élaboration et au contrôle d'une chips cacher, et que les demandeurs, par le biais de cette procédure, entravent la liberté du commerce et portent atteinte à sa réputation à l'égard de sa clientèle dont fait partie la société KDIS.

Elle précise avoir acquis les produits litigieux auprès de la société monégasque Food & Beverages International qui les avait acquis auprès de la société Amica Chips

Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2010, la société Amica Chips demande au tribunal de débouter la société Fresh Food Village de sa demande en garantie et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Havard Duclos, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle indique que la société Emeth Distribution a importé et distribué en France, à partir de juin 1994 et de manière exclusive, les produits de marque "Amica Chips" à destination du marché casher français, et que Monsieur N a déposé la marque française litigieuse avec son accord si bien que les droits de marque de chacun coexistent.

Elle conteste devoir une quelconque garantie dans la mesure où la société Fresh Food Village a introduit en France, sans son autorisation, les produits litigieux qu'elle avait vendus à une société américaine DFS Duty Free Supplies Services Inc. à la fin de l'année 2008/début 2009 et qui se sont ensuite retrouvés entre les mains de la société monégasque Food & Beverages International.

L'assignation concernant la société Food & Beverages International a été remise à l'autorité compétente le 28 septembre 2009. Cette société n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2010.

EXPOSE DES MOTIFS

- sur la recevabilité de l'action des sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution :

La société Emeth Distribution ayant pour sigle Emeth, pour gérant Monsieur Elie N et pour activité la commercialisation de produits alimentaires, a été immatriculée le 6 avril 1993.

La société Mike Elliott Marketing ayant pour sigle C.P.K, pour gérante Madame Myriam H et pour activité le commerce de gros en alimentaire, a été immatriculée le 1 er juillet 2008. La validité d'un contrat de licence de marque n'est pas subordonnée à l'existence d'un écrit. Monsieur N indique avoir accordé une licence de marque tacite aux sociétés Emeth Distribution et Mike Elliott M.

Si des sociétés bénéficiaires d'une licence de marque peuvent se prévaloir des griefs de concurrence déloyale fondés sur les mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon par le titulaire de la marque française "Amica Chips" n° 95.564.679, il leur incombe de justifier de leur qualité et intérêt à agir en établissant leur qualité de licencié au moment des actes litigieux.

L'attestation de l'expert comptable du 27 juillet 2010 sur le montant des achats de la gamme Amica Chips et la marge moyenne réalisée pour "le groupe Emeth Distribution - CPK" ne distingue pas entre les deux sociétés de sorte qu'elle ne permet pas de savoir quelle société commercialisait des chips de marque "Amica Chips" durant la période de commercialisation des paquets de chips litigieux.

Les sociétés demanderesses produisent au débat des tableaux intitulés tarifs Emeth, notamment pour les chips, pour les années 2005 à 2008 et tarifs CPK Mike Elliott M pour les années 2009 et 2010, ainsi que des statistiques sur la vente de chips pour les années 2006 à 2007 pour la société Emeth Distribution et pour les années 2008, 2009 et 1 er semestre 2010 pour la société CPK Mike Elliott Distribution.

La société CPK verse au débat également deux factures des 28 février et 27 mars 2009 portant sur des affiches publicitaires et des catalogues.

Les actes litigieux ressortant du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 2 avril 2009 ont débuté le 20 novembre 2008 de sorte que la société Emeth Distribution qui ne justifie pas qu'elle exploitait encore à cette date la marque "Amica Chips" de Monsieur N, la production de simple tableau de tarifs n'étant pas suffisante à cet égard, n'établit pas avoir qualité et intérêt à agir, même en concurrence déloyale, aux côtés de Monsieur Nadjar. Elle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.

Au contraire, la société Mike Elliott Marketing qui justifie exploiter la marque "Amica Chips" depuis le début de l'année 2008 est recevable à agir en concurrence déloyale aux côtés de Monsieur Nadjar.

- sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque "Amica Chips" n° 95.564.679 :

Aux termes de l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

En l'espèce, Monsieur N a déposé la marque semi-figurative française "Amica Chips" n° 95564679 le 27 mars 1995 et l'a renouvelée le 14 février 2005 pour désigner des produits et services en classes 29, 30 et 32 et notamment des "fruits et légumes conservés, séchés et cuits".

Elle est identique à la marque semi-figurative italienne "Arnica Chips" déposée le 10 novembre 1989 sous le n°5566-C/89 et délivrée le 20 novembre 1992 sous le n°5807064, déposée le 8 octobre 1999 sous le n° BS9 9C000342 et délivrée le 23 janvier 2003 sous le n°881797, et renouvelée le 4 novembre 2009 sous le n° BS2009C000597. Cette marque appartient à la soci été de droit italien Arnica Chips et désigne les produits des classes 29 et 30, à savoir "les pommes frites, le maïs extradé (maïs soufflé), pop corn et autre produit snack".

Cette société est également titulaire de la marque communautaire semi-figurative "Arnica Chips" n° 006480578 déposée le 3 décembre 2 007 pour désigner des produits des classes 29 et 30, à savoir "pommes frites, pop corn et snack".

La société de droit italien Arnica Chips reconnaît que Monsieur N distribue de manière exclusive en France ses produits depuis 1994 et qu'il a déposé la marque française "Arnica Chips" n° 95564679 avec son accor d. Elle produit d'ailleurs au débat un fac-similé du 12 décembre 1994 qu'elle a envoyé à Monsieur E de la société Emeth Distribution et lui confirmant son accord pour lui donner l'exclusivité de sa production casher pour le marché français.

L'enregistrement de la marque française "Arnica Chips", accepté par la société de droit italien Arnica Chips, a dès lors été réalisé sans aucune fraude à l'égard de ses droits sur sa dénomination sociale et sa marque semi-figurative italienne "Amica Chips".

Les sociétés défenderesses ne peuvent invoquer les droits de la société Arnica Chips sur sa dénomination sociale, seul le titulaire d'un droit privatif antérieur pouvant l'opposer au déposant conformément aux dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Il n'est pas interdit à une société d'organiser son réseau de distribution en concédant notamment des licences d'exploitation à titre exclusif. Le fait que Monsieur N ait déposé la marque semi-figurative française "Arnica Chips" et que la société de droit italien Arnica Chips soit également titulaire des marques semi-figuratives italienne et communautaire "Arnica Chips" interdit à tout concurrent d'exploiter en France ou sur le territoire de l'Union Européenne un signe identique ou similaire pour désigner des produits identiques ou similaires sans leur autorisation mais n'empêche pas, par principe, tout concurrent de distribuer des produits cacher sous d'autres signes ou dénominations ainsi que des chips "Arnica Chips" en s'approvisionnant légalement auprès du fournisseur ou des distributeurs agréés dans l'Union Européenne. L'enregistrement de la marque française n'organise dès lors pas en lui-même une protection territoriale absolue.

Enfin, les sociétés défenderesses n'établissent pas qu'antérieurement au dépôt de la marque française "Arnica Chips" le 27 mars 2995, ce signe était la désignation notoire, générique ou usuelle des chips casher ni qu'elles avaient des intérêts sur la distribution de chips cacher sous signe.

Par conséquent, les défenderesses ne démontrent pas que Monsieur N a, par le dépôt de la marque semi-figurative française "Arnica Chips" n° 95564679, détourné le droit des marques de sa finalité dans la seule intention d'accaparer un marché au détriment d'autres distributeurs. La société KDIS sera déboutée de sa demande de nullité de cette marque et la fin de non recevoir invoquée par la société Fresh Food Village tirée du caractère frauduleux de ce dépôt sera rejetée. - sur les actes de contrefaçon :

Selon les dispositions des articles L.716-1 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, et notamment, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

Toutefois, l'article L.716-5 dernier alinéa du même code dispose qu'est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.

En l'espèce, le fait que la société de droit italien Arnica Chips soit titulaire de marques italienne et communautaire "Arnica Chips" et les exploite sur le territoire de l'Union européenne ne saurait avoir pour conséquence un épuisement des droits de Monsieur N sur sa marque française dans une action fondée sur l'usage par les sociétés KDIS et Fresh Food Village du signe "Arnica Chips" depuis le mois de novembre 2008. Monsieur N sera donc déclaré recevable à agir en contrefaçon.

L'article L.713-4 du même Code dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Si l'épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, les conditions de cet épuisement doivent être prouvées par le tiers qui l'invoque et qui doit démontrer que chaque exemplaire des produits litigieux a été mis dans le commerce dans l'Union Européenne par Monsieur N ou avec son consentement.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 2 avril 2009 dans les locaux de la société KDIS que cette société commercialise depuis le 20 novembre 2008 des paquets de chips comportant un logo "Arnica Chips" qui ont été achetés auprès de la société Fresh Food Village suivant factures n°108113268 du 14 novembre 2008, n°108113269 du 20 novembre 200 8, n°109031068 et 109031069 du 12 mars 2009, et ont été envoyés par la société Duty Free Supplies & Services située à Gènes en Italie.

La société Arnica Chips indique dans ses écritures avoir vendu à la société DFS Duty Free Supplies Service Inc., à la fin de l'année 2008/début 2009, un lot de chips casher à destination du marché américain.

Les sociétés défenderesses n'établissent pas que Monsieur N a donné son accord à une telle commercialisation en France de chips casher revêtues du signe "Arnica Chips" ni que la société Arnica Chips a accepté de vendre ou a vendu à la société DFS les produits litigieux en vue d'une commercialisation dans l'Union Européenne.

Il s'ensuit que les sociétés KDIS et Fresh Food Village ne peuvent se prévaloir de l'épuisement des droits de marque à défaut de mise en circulation licite. Il n'est pas contesté par les sociétés KDIS et Fresh Food Village que le signe "Arnica Chips" figurant sur les paquets de chips qu'elles commercialisent, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur, et constitue la reproduction de la marque semi-figurative française "Arnica Chips" n°95564679 pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

Par conséquent, en ayant importé et commercialisé des paquets de chips comportant le signe "Arnica Chips", les sociétés KDIS et Fresh Food Village ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque française "Arnica Chips" n°95564679 au préjudice de Monsieur N.

- sur les actes de concurrence déloyale :

Les faits de contrefaçon commis au préjudice de Monsieur N constituent des faits de concurrence déloyale à l'endroit de la société Mike Elliott Marketing qui exploite la marque "Arnica Chips" n°95564679.

Les demandeurs ne versent au débat aucun élément établissant qu'il existe des différences entre les certifications de cacherout par le rabbin Rav Caro et sous la surveillance des Loubavitch et que l'utilisation de la première certification est de nature à constituer une faute civile susceptible d'engager la responsabilité civile des sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 1382 du code civil seul applicable par le présent tribunal, étant relevé que les produits litigieux comme les produits authentiques ont reçu une certification de cacherout. Aucun acte de concurrence déloyale ne peut dès lors être retenu au titre de la certification de cacherout des produits.

Il en est de même de la commercialisation de paquets de chips de contenances différentes, ce qui est usuel pour des professionnels de la distribution de produits alimentaires.

- sur les mesures indemnitaires :

Aux termes de l'article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

En l'espèce, les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 2 avril 2009 dans les locaux de la société KDIS ont permis d'établir que la société KDIS a généré un chiffre d'affaires de 6.053 euros en 2008 et de 12.733 euros en 2009 et qu'elle disposait encore en stock 231 colis de 10 sachets de chips de 25 grammes, 93 colis de 8 sachets de chips de 25 grammes, 80 colis de 20 sachets de chips de 100 grammes, 320 colis de 8 sachets de chips de 500 grammes et 35 colis de 22 sachets de chips de 200 grammes.

Au vu des factures saisies et du tableau réalisé par les sociétés demanderesses sur leur manque à gagner, il apparaît que la société KDIS a acheté auprès de la société Fresh Food Village 17.200 paquets de chips contrefaisants. La société FB conseil a indiqué le 24 avril 2010 que la société Fresh Food Village, pour la période du 14 novembre 2008 au 23 avril 2009, avait acheté pour 36.555,76 euros HT de marchandises Arnica et les avait revendues pour un montant de 36.669,33 euros HT, générant ainsi une marge brute de 2.333,57 euros.

Les sociétés demanderesses évaluent leur manque à gagner à 14.873,04 euros.

Le 27 juillet 2010, la SARL Intersede, expert comptable, a attesté d'après les informations transmises par le gérant pour le groupe Emeth Distribution - CPK que le montant total des achats de la gamme Arnica Chips depuis le début de l'activité du groupe (année 1995) s'élève à la somme de 1.850.699 euros auquel il convient de rajouter les frais de publicité et marketing évalués à 5% des achats et que la marge moyenne réalisée entre 2007 et juillet 2010 sur la gamme des produits Arnica Chips est de 36%.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum les sociétés KDIS et Fresh Food Villages à payer à la société Mike Elliott Marketing la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale.

Pour les motifs déjà exposés et en l'absence d'élément établissant que la différence de certification des paquets de chips lui a causé un trouble commercial ou un préjudice moral, la société Mike Elliott Marketing sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Les faits de contrefaçon portent atteinte à la valeur distinctive de la marque "Arnica Chips", ce qui provoque une diminution de sa valeur patrimoniale. Il convient de condamner in solidum les sociétés KDIS et Fresh Food Village à payer à Monsieur N la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à sa marque du fait des actes de contrefaçon.

Il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction et de destruction dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées qui sont des astreintes provisoires conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991.

Le préjudice subi par Monsieur N et la société Mike Elliott Marketing est suffisamment indemnisé par les sommes allouées de sorte que leur demande de publication judiciaire n'apparaît pas nécessaire et sera rejetée.

- sur les autres demandes :

Les sociétés KDIS et Fresh Food Village seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Monsieur N et de la société Mike Elliott Marketing qui sont reçus dans leurs demandes et à l'encontre de la société Emeth Distribution qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits.

La société KDIS sera garantie de toutes les condamnations mises à sa charge par la société Fresh Food Village qui ne le conteste pas. La société Fresh Food Village sera garantie de toutes les condamnations mises à sa charge par la société Food & Beverages International qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre de laquelle elle verse au débat des factures d'achat de produits Arnica Chips en date des 14 novembre, 22 et 31 décembre 2008 et 4, 5 et 10 mars 2009.

La société Fresh Food Village n'établissant pas avoir acquis les produits litigieux de façon licite auprès de la société Arnica Chips, elle sera déboutée de sa demande en garantie à son encontre.

En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction, cette modalité d'exécution étant nécessaire eu égard à l'ancienneté des faits et compatible avec la nature de l'affaire.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés KDIS et Fresh Food Village, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer in solidum à Monsieur N et à la société Mike Elliott Marketing la somme de 2.500 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société Fresh Food Village qui a fait assigner la société Arnica Chips sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les sociétés KDIS et Fresh Food Village seront déboutées de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la société Emeth Distribution.

La société Fresh Food Village sera également déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à rencontre de la société Food & Beverages International.

PAR CES MOTIFS



Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Déclare la société Emeth Distribution irrecevable en ses demandes,

Déclare la société Mike Elliott Marketing et Monsieur Elie N recevables en leurs demandes,

Déboute la société KDIS Kosher Distribution de sa demande de nullité de la marque semi-figurative française "Arnica Chips" n° 9556467 9 appartenant à Monsieur Elie N,

Dit qu'en ayant utilisé le signe "Arnica Chips" pour commercialiser des paquets de chips, la société KDIS Kosher Distribution et la société Fresh Food Village ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative française "Arnica Chips" n°95564679 appartenant à M onsieur Elie N et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Mike Elliott Marketing, En conséquence,

Interdit à la société KDIS Kosher Distribution et à la société Fresh Food Village de poursuivre de tels agissements, sous astreinte provisoire de CENT EUROS (100 euros) par infraction constatée, c'est à dire par paquet de chips importé ou commercialisé, cette astreinte prenant effet dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois,

Ordonne à la société KDIS Kosher Distribution et à la société Fresh Food Village de procéder à la destruction, devant un Huissier de leur choix, de tout article et de tout document comportant le signe "Arnica Chips" contrefaisant, et ce sous astreinte provisoire de CENT EUROS (100 euros) par infraction constatée, c'est à dire par paquet de chips importé ou commercialisé, cette astreinte prenant effet une fois le présent jugement devenu définitif,

Se réserve la liquidation des astreintes ordonnées,

Condamne la société KDIS Kosher Distribution et la société Fresh Food Village à payer in solidum à Monsieur Elie N la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,

Condamne la société KDIS Kosher Distribution et la société Fresh Food Village à payer in solidum à la société Mike Elliott Marketing la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,

Déboute la société Mike Elliott Marketing du surplus de ses demandes distinctes en concurrence déloyale et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Déboute Monsieur Elie N et la société Mike Elliott Marketing de leur demande de publication judiciaire,

Condamne la société Fresh Food Village à garantir la société KDIS Kosher Distribution de toutes les condamnations mises à sa charge,

Condamne la société Food & Beverages International à garantir la société Fresh Food Village de toutes les condamnations mises à sa charge,

Déboute la société KDIS Kosher Distribution du surplus de ses demandes, et notamment de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute la société Fresh Food Village du surplus de ses demandes, et notamment de dommages et intérêts pour procédure abusive, de garantie à rencontre de la société Arnica Chips et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction, Condamne la société KDIS Kosher Distribution et la société Fresh Food Village à payer in solidum à Monsieur Elie N et à la société Mike Elliott Marketing la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société Fresh Food Village à payer à la société Arnica Chips la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne in solidum la société KDIS Kosher Distribution et la société Fresh Food Village aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maîtres Alexis Guillemin et Sophie Havard Duclos, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.