INPI, 4 décembre 2017, 2017-2288

Mots clés décision après projet · r 712-16, 3° alinéa 2 · produits · société · terme · signe · caillou · enregistrement · opposition · risque · livres · papier · opposante · comparaison · puzzle · propriété Industrielle · carton

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2017-2288
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : CAILLOU ; PUZZLE DU CAILLOU
Numéros d'enregistrement : 7080559 ; 4345457
Parties : Les Editions Chouette (1987) Inc. / Stéphane L

Texte

OPP 17-2288 / CEF 05/12/2017

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur Stéphane L, a déposé, le 13 mars 2017, la demande d’enregistrement n° 17 4 345 457 portant sur le signe verbal PUZZLE DU CAILLOU.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « photographies ; carton ».

Le 5 juin 2017, la société LES EDITIONS CHOUETTE (1987) INC. (société de droit canadien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union Européenne CAILLOU, déposée le 22 juillet 2008 et enregistrée sous le n° 007080559.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « produits de l'imprimerie; livres, à savoir livres de fantaisie, miniromans, livres d'exercices, livres de coloriage, livres d'activités, livres d'histoires, magazines, revues ; boîtes à cadeaux, papier à lettres, papier d'écriture, chemises de classement en papier ».

L'opposition a été notifiée au déposant sous le n°17-2288. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 août 2017. Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition.

Le 4 octobre 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.

Sur la comparaison des produits

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Suite au projet de décision, la société opposante complète son argumentation quant à la similarité entre le « carton » de la demande d’enregistrement contestée et les « boîtes à cadeaux, papier à lettres, papier d'écriture, chemises de classement en papier » de la marque antérieure.

Elle effectue également un nouveau lien entre le produit précité de la demande contestée et les « articles en papier » de la marque antérieure invoquée, et développe une argumentation visant à en démontrer la similarité.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes, insistant sur leurs ressemblances visuelles et phonétiques dues à la présence commune du terme dominant CAILLOU ainsi qu’au caractère faiblement distinctif du terme PUZZLE.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes en cause.

Il ne conteste pas la comparaison des produits en présence.

III.- DECISION Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « photographies ; carton » ;

Que la marque antérieure a été notamment enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de l'imprimerie; livres, à savoir livres de fantaisie, miniromans, livres d'exercices, livres de coloriage, livres d'activités, livres d'histoires, magazines, revues ; boîtes à cadeaux, papier à lettres, papier d'écriture, chemises de classement en papier ».

CONSIDERANT que les « photographies » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT que le « carton » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend notamment d’une boîte en carton et les « boîtes à cadeaux » de la marque antérieure invoquée, apparaissent similaires, comme le démontre la société opposante suite au projet de décision, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PUZZLE DU CAILLOU ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CAILLOU présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique ;

Que les signes en cause ont en commun le terme CAILLOU ;

Que ces signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes PUZZLE DU ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu’en effet, le terme CAILLOU, commun aux deux signes et constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif à l’égard des produits en cause ;

Qu’en outre, le terme CAILLOU présente un caractère dominant dans chacun des deux signes ;

Qu’en effet, suite au projet de décision, la société opposante démontre qu'au sein du signe contesté, le terme PUZZLE apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause qui relèvent des produits de l’imprimerie et de la papeterie en ce qu’il en évoque l'objet ou la destination ; qu'il en résulte que le terme PUZZLE, renvoyant au terme CAILLOU ainsi mis en évidence, n’est dès lors, malgré sa position d’attaque, pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; Qu’enfin, intellectuellement, rien ne permet au déposant d’affirmer que le terme CAILLOU sera perçu différemment dans chacun des deux signes ; qu’à cet égard, il fait valoir que « le mot CAILLOU, dans le contexte néo-calédonien est un synonyme, une autre appellation de la Nouvelle Calédonie avec un sous-entendu de « petit caillou du pacifique » ;

Que toutefois, cette perception risque d’échapper au consommateur de référence des produits en cause qui sont de consommation courante ; qu’en tout état de cause, à supposer que le terme CAILLOU soit susceptible d’être perçu dans cette acception dans le signe contesté, il peut l’être tout autant dans la marque antérieure invoquée ;

Qu’en outre, est extérieur à la présente procédure l’argument selon lequel le signe contesté « est une création originale pour la Nouvelle-Calédonie » dès lors que le bien-fondé de la procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée sur tout le territoire français à ces droits par la demande d'enregistrement contestée, la similitude des signes s'appréciant par rapport au consommateur d'attention moyenne des produits concernés ;

Qu'il s’ensuit qu’il existe un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT que le signe contesté PUZZLE DU CAILLOU constitue donc l’imitation de la marque antérieure CAILLOU.

CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument du déposant selon lequel le signe contesté serait présenté en couleurs mauve et ocre, ce graphisme étant tout à fait différent de celui de la marque antérieure ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ;

Qu’en conséquence, le signe verbal contesté PUZZLE DU CAILLOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure CAILLOU.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 La demande d'enregistrement est rejetée.

Cécile FONTAINE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B Responsable de Pôle