05-0323 / SBR
01/08/05
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société H3 PHARMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 29 octobre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 321 251 portant su r la dénomination DOLISAN.
Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : "produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire" (classe 5).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/49 NL du 3 décembre 2004.
Le 3 février 2005, la société THERAPLIX (société anonyme) représentée par Monsieur Richard G, du cabinet GILBEY DE HAAS, justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale DOLIPRANE, renouvelée par déclaration en date du 15 juillet 1998 sous le n° 1 486 200. La société opposante indique être devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 11 juillet 1990 sous le n° 046 411.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants" (classe 5).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 9 février 2005, à la société H3 PHARMA, sous le numéro 05-0323. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 21 mars 2005, la société H3 PHARMA, représentée par Madame Martine FLECHARD, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet GERMAIN & MAUREAU, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut le 23 mars suivant.
Par courrier recommandé émis en date du 13 juin 2005, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 18 juillet 2005, fin de la procédure écrite.
Le 18 juillet 2005, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises le jour même à la société déposante, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 21 juillet 2005, ce dont la société opposante a également été informée.
Le 21 juillet 2005, la société déposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles de la société opposante, communiquées par l'Institut à cette dernière, le 22 juillet 2005, par télécopie confirmée par courrier.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société THERAPLIX fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les "produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres ; matériel pour pansements ; désinfectants" de la demande d'enregistrement contestée et les "produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants" de la marque antérieure.
Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure :
- les "préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique" et les "produits pharmaceutiques", les premiers faisant partie de la catégorie générale constituée par les seconds, ainsi que par leurs nature, fonction et lieux de vente et par complémentarité ;
- les "matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire" et les "emplâtres ; matériel pour pansements", par leurs nature, fonction, fabricants, circuits de distribution et lieux de vente, ainsi que par complémentarité ;
- les "sucre à usage médical ; herbes médicinales, bains médicinaux, tisanes et aliments pour bébés" et les "produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants", par leurs fonction, lieux de vente, ainsi que par complémentarité ;
- les "fongicides, parasiticides, produits pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides" et les "produits hygiéniques ; désinfectants", par leurs fonction et lieux de vente, ainsi que par complémentarité.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des produits effectuée par l'Institut en ce qui concerne notamment les "aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire".
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux signes en présence.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qu'il n'a pas retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe verbal contesté.
Elle fait, en effet, valoir qu'il existe de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes en présence en ce qu'ils possèdent la même séquence d'attaque ce qui est déterminant en matière de comparaison des signes, surtout pour le consommateur final qui ne se livre pas à un examen détaillé des marques qu'il a sous les yeux.
La société opposante insiste sur l’exploitation intensive dont fait l’objet la marque antérieure DOLIPRANE et la grande notoriété dont elle jouit en France au regard des produits désignés, renforçant ainsi le risque pour le public de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle joint, à l'appui de son argumentation, divers documents.
Elle souligne également que le risque de confusion doit être apprécié d'autant plus que certains produits en présence sont identiques et d'autres fortement similaires.
La société opposante insiste enfin sur le fait que le consommateur des produits en cause sera susceptibles de confondre les deux marques en présence.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société H3 PHARMA conteste la comparaison des produits, en ce qui concerne les "aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire".
Elle conteste également l'argumentation de la société opposante concernant la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante sollicite la confirmation de ce dernier en insistant, à cet égard, sur les différences visuelles et phonétiques existant entre les deux dénominations en présence.
Elle soulève notamment le fait que la notoriété de la marque antérieure DOLIPRANE lui permettra justement de la différencier de la marque DOLISAN.
Elle rappelle enfin le fait que les dénominations en présence comporte le radical commun DOLI-, descriptif au regard des produits en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants".
CONSIDERANT que les "produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que les "sucre à usage médical ; herbes médicinales ; bains médicinaux ; tisanes" de la demande d'enregistrement contestée sont des substances destinées à un usage médical ayant des propriétés thérapeutiques ;
Que ces produits, tout comme les produits précités de la marque antérieure, sont employés dans le traitement curatif de certaines affections de l’organisme ; qu'ils sont également vendus en pharmacies sur prescription médicale et intéressent la même clientèle de personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé ;
Qu’à cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les produits de la demande d'enregistrement contestée ont pour but le bien-être et l'hygiène, ce qui diffère de la prise de médicaments, dès lors qu’en l’espèce, la demande d'enregistrement désigne des produits également destinés à un usage thérapeutique ;
Qu’en outre, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait que les "tisanes" de la demande d'enregistrement contestée soient vendues plus largement dans les magasins de grande distribution et consommées avec une finalité autre que médicale n’écarte pas leur vertu médicale et leur contribution à la bonne santé des individus ;
Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en outre que les "fongicides ; parasiticides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles" de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des substances et solutions médicamenteuses destinées à détruite les parasites (poux, champignons … ) nuisibles aux êtres humains, vendus en pharmacie sont, tout comme les produits précités de la marque antérieure, des produits utilisés dans le cadre de soins médicaux et d'un traitement curatif ;
Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en revanche, que les "matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire" de la demande d'enregistrement contestée désignent des substances et ustensiles utilisés par les dentistes et les prothésistes dentaires dans le cadre du traitement très localisé des affections dentaires ;
Que ces produits, qui ne répondent pas aux mêmes besoins et ne présentent pas les mêmes destinations que les "emplâtres, matériel pour pansement" de la marque antérieure (soins des dents dans le cadre d’un cabinet dentaire pour les uns, traitement de l’organisme dans le cadre privé ou hospitalier), ne sont pas destinés à la même clientèle (praticiens pour les premiers, patients pour les seconds), ne sont pas issus des mêmes entreprises (sociétés produisant du matériel dentaire ou des prothèses médicales pour les premiers, industrie pharmaceutique pour les seconds) et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (fournisseurs de matériels dentaires pour les premiers, pharmacies pour les seconds) ;
Que ces produits ne présentant, en outre, pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement et exclusivement utilisés en association les uns avec les autres ; qu’ils ne sont donc pas complémentaires ;
Qu’il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires et complémentaires, que les produits précités aient une finalité thérapeutique à savoir le soin d'une dent cariée ou abîmée avec un alliage ou un amalgame approprié, ainsi que l'affirme la société opposante, dès lors que les différences de destination, de clientèle, de circuits de distribution sont de nature à écarter tout risque de confusion sur leur origine ;
Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT de même que les "aliments pour bébés" de la demande d'enregistrement contestée s’entendent de denrées alimentaires destinées à nourrir les bébés ; que, ces produits, dont le seul but est de répondre aux besoins naturels d’alimentation propres aux enfants en bas âge, contrairement aux allégations de la société opposante, sont issus de l’industrie agroalimentaire et vendus dans les pharmacies ou dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux nourrissons ;
Qu'à cet égard, si ces produits peuvent être vendus en pharmacie comme le relève la société opposante, cela ne constitue toutefois pas leur mode de distribution exclusif et ne saurait suffire à justifier d'une similarité entre eux dès lors qu'ils sont habituellement commercialisés dans les grandes surfaces, ce qui n'est pas le cas des produits de la marque antérieure ;
Que ces produits, qui ne répondent à aucune finalité sanitaire ou thérapeutique, n’ont donc pas les mêmes nature, fonction et destination que "produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants" de la marque antérieure ; qu’en outre, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ;
Qu'ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement et exclusivement utilisés en association les uns avec les autres ; qu’ils ne sont donc pas complémentaires ;
Que suite au projet de décision, la société opposante insiste sur le fait que les "aliments pour bébés" de la demande d'enregistrement contestée sont des substances permettant de contribuer médicalement à l'équilibre nutritionnel du nourrisson et de l'enfant en bas âge ;
Que toutefois, rien dans le libellé ne vient préciser cette finalité sanitaire ou thérapeutique ;
Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement aux allégations la société opposante, de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT enfin que les "herbicides" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de substances toxiques visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques des végétaux parasites, destinées uniquement aux cultures et habitations et distribuées dans les coopératives agricoles, les rayons des grandes surfaces consacrées au jardinage, drogueries ;
Que ces produits ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de la catégorie des "produits hygiéniques ; désinfectants" de la marque antérieure ;
Qu'ils ne présentent pas davantage les mêmes nature et fonction et répondant à des besoins différents, ils ne s'adressent pas à la même clientèle, ne sont pas issus des mêmes industries (industries des industries chimiques pour les premiers ; industrie pharmaceutique pour les seconds) et ne sont pas commercialisés dans les mêmes lieux de vente ;
Que de même, est inopérant l'argument de la société opposante selon lequel les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure sont employés pour aseptiser, éliminer les impuretés, bactéries et autres éléments nuisibles à l'environnement et à la santé, ce critère, à le supposer avéré, étant trop général ;
Qu'enfin, ces produits ne sont pas davantage, contrairement à ce que soutient la société opposante, utilisés en association les uns avec les autres ;
Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement aux assertions la société opposante, de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination DOLISAN, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination DOLIPRANE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes en présence sont tous deux composés d'une dénomination unique à l’exclusion de tout autre élément ; que les signes en présence ont en commun la séquence d'attaque DOLI- et les lettres A et N ;
Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble dès lors que ceux-ci produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte ;
Qu’en effet visuellement, les dénominations en présence se différencient par leur longueur (respectivement sept et neuf lettres) ainsi que par la substitution en position finale du groupe de lettres SAN au groupe de lettres PRANE au sein du signe contesté, ce qui aboutit à lui donner une physionomie très différente de celle de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, si les désinences SAN et PRANE en présence ont en commun les lettres A et N, celles-ci se trouvent intégrées dans deux séquences dans lesquelles elles ne sont plus perceptibles en tant que telles ;
Que phonétiquement, ces signes présentent des sonorités finales radicalement distinctes ([zan] en ce qui concerne le signe contesté, [prane] en ce qui concerne la marque antérieure) ;
Qu'ainsi, les changements de lettres opérés constituent des différences visuelles et phonétiques notables de par la physionomie, l'impression de longueur et les sonorités distinctes qu'elles engendrent ; que ces différences confèrent une impression globale distincte aux dénominations en présence, contrairement aux assertions de la société opposante ;
Qu'en outre, s'il est acquis que le consommateur ne se livre pas à un examen détaillé des marques, il demeure qu'en l'espèce, les différences sont telles qu'elles excluent tout risque de confusion entre les deux dénominations en présence ;
Qu'enfin, la société opposante ne saurait affirmer que les premières syllabes retiendront en priorité l'attention du consommateur, dès lors que chacune des syllabes composant les dénominations en présence est lisible et participe à l'impression visuelle globale de ces dernières ;
Qu'en outre, la séquence commune DOLI- est susceptible d'évoquer la douleur comme le souligne la société déposante, et peut apparaître comme faiblement distinctive au regard des produits en cause ;
Qu'en tout état de cause, cette séquence n'est pas de nature à retenir à elle seule l'attention du consommateur qui appréhendera les marques dans leur ensemble ;
Qu'il s'ensuit que tout risque de perception du signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure est exclu ;
CONSIDERANT enfin, que la société opposante ne saurait faire valoir la mauvaise santé des consommateurs des produits concernés pour justifier l'existence d'un risque de confusion, dès lors que le consommateur à prendre en considération dans le cadre de la présente procédure est le consommateur d'attention moyenne des produits concernés et que les signes en présence sont à ce point différents qu'ils ne peuvent être attribués à une origine commune.
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés ;
Que de plus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits ou services en cause ;
Qu'en l'espèce, l'identité et la similarité de certains des produits en présence n'est pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les signes en cause possèdent des différences telles que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
Qu'en outre, si la notoriété de la marque antérieure DOLIPRANE sur le marché français invoquée démontrée par la société opposante dans ses dernières observations, n'est pas contestable, cette notoriété ne saurait toutefois avoir pour effet de créer un risque de confusion entre les dénominations en présence, du fait des nombreuses différences visuelles et phonétiques prépondérantes précédemment relevées ;
Qu'en effet, la notoriété ne constitue qu'un facteur aggravant du risque de confusion et ne saurait pallier à l'absence d'un tel risque comme c'est le cas en l'espèce ;
CONSIDERANT que la dénomination contestée DOLISAN ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure DOLIPRANE.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause ;
Qu’ainsi, la dénomination contestée DOLISAN peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DOLIPRANE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition numéro 05-0323 rejetée.
Sophie BRUN, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Chef de Groupe