Cour d'appel de Douai, 13 novembre 2013, 2013/02636

Mots clés
opposition à enregistrement • imitation • caractère faiblement distinctif • substitution • lettre • lettre d'attaque • adjonction • extension • différence intellectuelle • pouvoir évocateur • différence visuelle • partie figurative • couleur • logo • impression d'ensemble • différence phonétique • rythme • opposition non fondée

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
13 novembre 2013
INPI
9 avril 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de pourvoi :
    2013/02636
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : AUSHOPPING ; duShopping.fr
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL35 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3561247 ; 3935366
  • Parties : IMMOCHAN SAS / M (Jean-Pierre) ; DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI
  • Décision précédente :INPI, 9 avril 2013
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 2ARRÊT DU 13/11/2013 *** N° de MINUTE : N° RG : 13/02636Décision (N° OPP12-4346) rendue le 09 Avril 2013 par l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS REF : DL/VC REQUÉRANTE SAS IMMOCHAN, prise en la personne de son Président Ayant son siège socialRue du Maréchal De Lattre de Tassigny59170 CROIXRégulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Jean-François B membre de la SCP BAKER et MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me U, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS Monsieur Jean-Pierre MRégulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non comparant INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) représenté par son DirecteurAyant son siège social[...]92677 COURBEVOIE CEDEXRégulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté à l'audience par Madame Marianne C, chargée de mission, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Dominique LOTTIN, Premier Président Martine ZENATI, Président de Chambre Dominique DUPERRIER, Conseiller--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK DÉBATS à l'audience publique du 30 Septembre 2013, après rapport oral de l'affaire par Madame Dominique LOTTIN Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. VISA DU MINISTERE PUBLIC : 27 juin 2013

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Dominique LOTTIN, Premier Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 19 juillet 2012, M. Jean-Pierre M a déposé une demande d'enregistrement de la marque française n° 12 3 935 366 portant sur le sig ne 'duShopping.fr' avec ajout d'éléments figuratifs, à savoir, un logo et deux personnages. Cette demande a été déposée en couleurs et couvre les produits et services visés en classes 16, 35 et 42. Le 9 octobre 2012, la société IMMOCHAN a formé opposition à l'encontre de cet enregistrement arguant de sa marque verbale française 'AUSHOPPING' déposée le 7 mars 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 561 247. Le 9 avril 2013, le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle de Paris, après avoir recueilli les observations des parties, a rendu une décision référencée sous le numéro 12-4346 rejetant l'opposition formée par la société IMMOCHAN au motif que si les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, la comparaison des signes (détaillée dans la décision) ne met pas en évidence un risque de confusion et qu'en conséquence, le signe complexe contesté 'duShopping.fr' ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure 'AUSHOPPING'. Le 7 mai 2013, la société IMOCHAN a déposé au greffe de la cour d'appel de Douai un recours contre cette décision. Par mémoire reçu au greffe de la cour le 7 juin 2013, la société IMMOCHAN demande : - à être déclarée recevable et bien fondée en son recours ; - que la décision attaquée soit confirmée en ce qu'elle a retenu l'identité ou la similarité des produits et services couverts par la marque antérieure et l'intégralité de ceux de la demande enregistrée contestée ; - que soit annulée la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a retenu l'absence de similarité entre les signes et de risque de confusion ; - que M. Jean-Pierre M soit condamné à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle soutient que les signes en cause présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles de nature à engendrer un risque de confusion. Et à titre liminaire, elle souligne que la comparaison doit s'apprécier au regard des signes tels qu'ils ont été déposés et non tels qu'ils seraient exploités et que dès lors il importe peu que la marque 'AUSHOPPING' ait pu être exploitée avec un logo. La société IMMOCHAN affirme que les signes se ressemblent visuellement comme étant constitués d'un seul élément verbal 'SHOPPING' et qu'ainsi les signes ne diffèrent que par leurs premières lettres 'A' pour la marque antérieure et 'D' pour la demande d'enregistrement contestée et par l'adjonction pour cette dernière de l'élément '.fr'. Elle ajoute que ces différences sont faiblement perceptibles par le consommateur du fait de la longueur de la séquence commune 'USHOPPING' et de la proximité visuelle des éléments 'AU' et 'du', et ce d'autant que le 'A' est écrit en majuscule et le 'du' en minuscule. Elle affirme encore que l'adjonction de l'élément '.fr' est insignifiant et parfaitement négligeable dans la mesure où il est usuel et dépourvu de caractère distinctif. Dès lors, le risque de confusion doit s'apprécier sans prendre en compte l'extension visuelle '.fr'. Par ailleurs, elle soutient que les différences visuelles tenant aux couleurs adoptées par chacun des signes et à la présence d'éléments graphiques (sphère bleue et deux personnages faisant des courses) ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion dans la mesure où ils n'altèrent pas le caractère prédominant et essentiel de l'élément verbal 'duShopping' et s'y rapportent directement et que dès lors le consommateur les percevra comme des éléments accessoires et descriptifs de l'élément verbal. La société IMMOCHAN souligne les ressemblances phonétiques des deux signes qui ont un même rythme de trois syllabes et une prononciation très proche marquée par l'identité des deux dernières. Leurs deux conceptions sont également, selon elle, très proches dans la mesure où l'élément immédiatement perçu par le public est le terme anglais 'SHOPPING' qui présente un pouvoir évocateur semblable et que la construction du signe est similaire, à savoir 'article défini contracté + SHOPPING'. La société IMMOCHAN conclut à l'existence d'un risque de confusion entre les signes, contrairement à ce qui a été retenu par le directeur général de l'INPI, étant, au surplus souligné que pour les consommateurs souhaitant se connecter aux sites désignés par les deux marques les éléments verbaux sont déterminants et sont source de confusion. En réponse aux motifs détaillés dans la décision attaquée, elle soutient que même si le terme 'SHOPPING' peut être considéré comme un terme du langage courant, l'ensemble qu'il forme en association avec l'élément 'AU' ou 'du' demeure parfaitement distinctif et susceptible de protection par le droit des marques. En ce sens, elle fait encore observer que si l'expression 'faire du shopping' a un sens, il en va autrement du terme 'duShopping' qui n'en a pas. En conséquence, la société IMMOCHAN affirme que la demande de marque 'duShopping.fr' constitue l'imitation de la marque antérieure et ne peut, en conséquence, être adoptée sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque 'AUSHOPPING'. Le directeur général de l'INPI demande, au contraire, à la cour de rejeter le recours formé contre sa décision. Il affirme, en effet, que si les signes ont en commun la séquence 'SHOPPING' ils présentent dans leur ensemble des différences patentes écartant tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne. Ainsi, ils se distinguent par l'extension '.fr' qui a un impact sur la physionomie du signe ainsi que sur sa prononciation et son contenu sémantique. Sur le plan visuel, les deux signes en cause, pris dans leur globalité, produisent d'emblée, selon lui, une impression nettement différente dans la mesure où le signe contesté est, contrairement à la marque antérieure, un signe complexe associant trois mots clairement séparés 'du' 'Shopping' et '.fr' écrits avec une calligraphie particulière et comporte, en outre, des éléments figuratifs, à savoir un logo et deux personnages qui sont prédominants par leur taille importante par rapport à celle de l'inscription verbale. Il ajoute que les éléments verbaux se distinguent par leur séquence d'attaque et leur séquence finale et que phonétiquement ils se différencient par leur rythme (six temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure). Le directeur général de l'INPI ajoute que le terme couramment utilisé 'SHOPPING' ne peut être considéré comme distinctif et dominant, en particulier dans le signe contesté, dans la mesure où il est en lien direct avec les produits et services en cause. Il rappelle également la jurisprudence de la CJUE selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion avec des marques similaires postérieures, ce risque étant d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Or, selon le directeur général de l'INPI la marque antérieure 'AUSHOPPING', exclusivement verbale, présente dans sa globalité un caractère distinctif des plus faibles au regard des produits et services visées. M. Jean-Pierre M demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'opposition formalisée, de débouter la société IMMOCHAN de sa demande de condamnation à son encontre au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, au contraire, de condamner la société IMMOCHAN à lui payer la somme de 5.000 € sur ce même fondement. M. M souligne que les motifs développés par la société IMMOCHAN sont identiques à ceux invoqués devant le directeur général de l'INPI et auxquels ce dernier a justement répondu dans sa décision. Il ajoute que l'élément verbal 'SHOPPING' est intégré à plus de six cents marques déposées à l'INPI et ne présente donc aucun caractère verbal particulier au point d'appartenir à un seul propriétaire. En tout état de cause, il fait observer qu'il n'est pas l'auteur de la décision critiquée et ne saurait donc se voir condamner à quelle que somme que ce soit.

SUR CE

La marque contestée 'duShopping.fr n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée 'AUSHOPPING', il y a lieu de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion. Pour ce faire, il convient de procéder à une appréciation globale, concernant les similitudes conceptuelles, visuelles et phonétiques des marques en cause, fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces marques en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Intellectuellement, les deux signes en cause qui portent sur des produits et services en très grande majorité identiques, font tous deux référence à la notion de 'shopping'. Toutefois, ce terme couramment utilisé par les consommateurs moyens français et repris dans plusieurs centaines d'autres marques, présente, dans sa globalité, un caractère distinctif des plus faibles au regard des produits et services visés. Au surplus, le signe contesté comporte l'extension '.fr' qui évoque les achats en ligne sur internet, alors que cette évocation est absente de la marque antérieure. Visuellement, la marque antérieure 'AUSHOPPING' est exclusivement verbale, écrite intégralement en majuscules et en caractères noirs. La seconde 'duShopping.fr' est accompagnée d'un logo (une spirale bleue) et d'éléments figuratifs, à savoir deux personnages, un homme et une femme. Au surplus, la marque contestée utilise deux couleurs bien distinctes pour séparer et faire ressortir très nettement les trois mots 'du', 'shopping' et '.fr'. Ainsi, la marque contestée produit une impression d'ensemble nettement différente, de sorte qu'il ne peut être considéré que le consommateur d'attention moyenne pourrait visuellement confondre les deux marques incriminées. Enfin, phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (six temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure ), par leur syllabe d'attaque ( 'Du' pour la marque contestée, 'Au' pour la marque antérieure) et par leur séquence finale ( '.fr' pour la marque contestée, 'PING' pour la marque antérieure'. Il résulte de cette comparaison globale des signes que, nonobstant la présence d'un terme commun 'shopping', le caractère faiblement distinctif de celui-ci et la prédominance de caractéristiques suffisamment significatives confèrent aux deux marques en cause une impression d'ensemble différente exclusive de tout risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition formée par la société IMMOCHAN. Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes. Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. M, contre qui était formée une demande en paiement de frais irrépétibles, les sommes engagées par lui et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

: Rejette le recours formé par la société IMMOCHAN à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en date du 9 avril 2013 ; Condamne la société IMMOCHAN à payer à M. Jean-Pierre M la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la société IMMOCHAN ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec accusé réception. Le Greffier Le Premier Président, C. P D. L