INPI, 18 décembre 2010, 10-2796

OPP 10-2796 / MAS16/11/2010 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Devenu définitif le 18 décembre 2010 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Serge D, Madame Ingrid M et Monsieur Grégory K ont déposé, le 31 mars 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 726 358 portant su r le signe verbal BY CONCEPTS. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; Bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; rasoirs ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; Bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; installations sanitaires ; Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; ustensiles ou nécessaires de toilette". Le 7 juillet 2010, la société PLUS PHARMACIE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe B. CONCEPT, déposée le 27 septembre 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 054 205. Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, lotions capillaires ; dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène à usage médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instruments) ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiéniques (autres que les savons) ; produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides". L'opposition a été notifiée aux déposants le 26 juillet 2010 sous le n° 10-2796. En réponse à l'opposition, les déposants ont indiqué qu'ils souhaitaient retirer une partie des produits objets de l'opposition. Toutefois, le formulaire de retrait adressé à l'Institut n'étant ni correctement rédigé ni accompagné d'un pouvoir spécial de retrait, l'Institut a adressé aux déposants des documents à compléter et à renvoyer pour que ce retrait puisse être inscrit. Ce courrier a été réexpédié à l'Institut par la Poste, le 16 octobre 2010, avec la mention "non réclamé". II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société PLUS PHARMACIE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans leurs observations en réponse à l'opposition, Monsieur Serge D, Madame Ingrid M et Monsieur Grégory K ont indiqué qu'ils étaient disposés à retirer certains des produits objets de l'opposition. Ils n'ont présenté aucune argumentation relative à la comparaison des produits et des signes en cause.

III.- DECISION

A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que dans leurs observations présentées en réponse à l'opposition, les déposants ont indiqué qu'ils étaient disposés à limiter les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition en supprimant les produits des classes 3, 5, 11 et 21. CONSIDERANT, toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle et de pouvoir spécial de retrait de la part des titulaires de la demande d'enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération. CONSIDERANT, en conséquence, que le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement. B. AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; Bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; rasoirs ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; Bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; installations sanitaires ; Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; ustensiles ou nécessaires de toilette" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, lotions capillaires ; dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène à usage médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instruments) ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiéniques (autres que les savons) ; produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides". CONSIDERANT que "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; Bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments dentaires et vétérinaires ; dents artificielles ; matériel de suture ; Bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ; ustensiles ou nécessaires de toilette" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche que les "Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ; membres et yeux artificiels ; articles orthopédiques ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent respectivement de matériels utilisés par les chirurgiens et les médecins dans l'exercice de leur art, de divers biens d'équipement médicaux ainsi que de chaussures, vêtements et linges à usage médical et de matériel permettant de frotter, presser ou pétrir différentes parties du corps dans une intention esthétique, n'ont pas les mêmes nature et fonction que les "Produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène à usage médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instruments) ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiéniques (autres que les savons) ; produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides" de la marque antérieure qui désignent respectivement des substances relevant du monopole pharmaceutique employées dans le traitement curatif de différentes affections de l'organisme des hommes et des animaux, des produits à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps et à soigner des plaies, des substances ayant des propriétés thérapeutiques qui participent à l'alimentation et contribuent à l'équilibre nutritionnel des individus, des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, des produits utilisés par les dentistes dans le cadre des soins dentaires et des substances antiseptiques à usage externe ; Que, ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas destinés à la même clientèle (hôpitaux et cliniques, chirurgiens, médecins et instituts de beauté pour les premiers, patients souhaitant bénéficier d'un traitement thérapeutique ou personnes soucieuses de leur hygiène pour les seconds) ni ne sont soumis au même réseau de distribution (grossistes en matériel médical, chirurgical ou esthétique pour les premiers, pharmacies ou rayons consacrés aux produits d'hygiène pour les seconds) ; Qu'ils ne proviennent pas davantage de la même origine (sociétés produisant du matériel médical, chirurgical et dentaire, des équipements pour les salons d'esthétique pour les premiers, industrie pharmaceutique pour les seconds) ; Qu'il ne saurait suffire, contrairement à ce qu'indique la société opposante, que ces produits soient pareillement destinés à la santé et à la médecine, ce critère étant par trop général au vu des différences précédemment relevées ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que les "installations sanitaires" de la demande d'enregistrement contestée désignent des appareils et installations d'hygiène destinés à distribuer, utiliser et évacuer l'eau dans les habitations (baignoires, bidets, douches, lavabos, éviers, waters) ; Que ces produits n'ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, lotions capillaires ; dentifrices" de la marque antérieure invoquée ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne se trouvent manifestement pas davantage en relation étroite avec les "savons" de la marque antérieure invoquée, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds, lesquels ne sont pas exclusivement utilisés avec les premiers ; que ces produits ne sont donc pas complémentaires ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les "rasoirs" de la demande d'enregistrement contestée ne se trouvent pas en relation étroite et obligatoire avec les "savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, lotions capillaires ; dentifrices" de la marque antérieure invoquée, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds, lesquels ne sont pas exclusivement utilisés avec les premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les "peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie" de la demande d'enregistrement contestée ne se trouvent manifestement pas en relation étroite et obligatoire avec les "lotions capillaires" de la marque antérieure invoquée, les premiers qui ne désignent pas nécessairement des produits destinés à la coiffure, n'étant pas obligatoirement utilisés en association avec les seconds, lesquels ne sont pas exclusivement utilisés avec les premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les "Ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine ; instruments de nettoyage actionnés manuellement" de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BY CONCEPTS présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe B. CONCEPT ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective, que le signe contesté est composé des termes BY CONCEPTS, alors que la marque antérieure comporte une lettre suivie d'un point, d'un terme et d'un élément graphique ; que ces signes ont en commun la consonne B et le terme CONCEPT ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, visuellement, les signes en présence se singularisent par leur structure et leur longueur, le signe contesté comportant en attaque le terme BY suivi du terme CONCEPTS, alors que dans la marque antérieure le terme CONCEPT est précédé d'un point et de la seule lettre B ; Qu'en outre, la marque antérieure comporte une sa présentation particulière, la lettre B étant inscrite dans une calligraphie très stylisée et de grande taille, le terme CONCEPT étant quant à lui suivi d'un trait épais et noir positionné à l'horizontale ; Que phonétiquement, ces signes présentent des sonorités d'attaque distinctes, à savoir respectivement [baï] et [bé], l'élément BY étant prononcé à l'anglaise et étant ainsi particulièrement audible, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'ainsi, les signes présentent des caractéristiques visuelles et phonétiques propres à générer une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Que le terme CONCEPT/CONCEPTS, d'usage courant pour désigner un projet ou une idée scientifique ou commercial à l'origine de produits et susceptibles de s'appliquer à des cosmétiques ou à des produits pharmaceutiques apparaît faiblement distinctif pour désigner ces derniers ; Qu'ainsi, la présence du terme CONCEPT/CONCEPTS au sein des deux signes et l'évocation commune qui en découle, ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion, ce dernier n'étant pas susceptible de retenir l'attention du consommateur ; Que dès lors, les différences précitées entre les éléments BY et B. suffisent à exclure tout risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus, les arguments de la société opposante tirés de décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions ou des décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, celles-ci ayant toutes étaient rendues dans des circonstances distinctes de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté BY CONCEPTS peut donc être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe B.CONCEPT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 10-2796 est rejetée. Marie-Anne CHASSAING, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe