INPI, 15 octobre 2021, OP 21-1484

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OPP 21-1484 15/10/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur J a déposé le 11 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 719 958 portant sur le signe verbal MEDBAY.

Le 4 avril 2021, la société EBAY INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne verbale BAY, déposée le 31 octobre 2018 et enregistrée sous le n°017978982 ;

- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne complexe EBAY, déposée le 15 février 2013, enregistrée sous le n° 011576865 ;

- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne verbale EBAY déposée le 21 janvier 2019 et enregistrée sous le n°018011767 ;

- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne complexe EBAY, déposée le 21 janvier 2019 et enregistrée sous le n°018012461.

Par courrier en date du 27 avril 2021, l'Institut a notifié au déposant un refus provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement,

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assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.

Le 19 mai 2021, le déposant a expressément accepté la proposition de régularisation formulée par l’Institut.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Dans le formulaire d'opposition qu’elle a fourni dans le délai légal de deux mois, la société EBAY INC. a invoqué quatre motifs d’opposition, à savoir :

- le risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne BAY n°017978982,

- l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne EBAY n° 011576865,

- l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne EBAY n° 018011767,

- l’atteinte à la renommée de la marque de l’union européenne EBAY n° 018012461,

acquittant les quatre redevances correspondantes.

Dans le délai supplémentaire d’un mois, elle a fourni un exposé des moyens dans lequel elle développe des arguments relatifs au risque de confusion avec la marque BAY n°017978982 ainsi qu’à l’atteinte à la renommée des trois marques EBAY susmentionnées au titre de l’article L 711-3 I 2° du Code de la propriété intellectuelle, mais aussi des arguments relatifs au risque de confusion existant entre les trois marques EBAY et la demande contestée en vertu de l’article L 711-3 I 1°.

Toutefois, seuls peuvent être pris en compte par l’Institut les motifs indiqués par l’opposant dans le délai légal de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement contestée pour former opposition.

En effet, dans le délai supplémentaire d’un mois, l’opposant peut fournir l’exposé des moyens et toutes pièces qu’il juge utiles « sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (art. R.712-14).

A cet égard, parmi les types de droits antérieurs pouvant être invoqués à l’appui de l’opposition, le formulaire d’opposition en ligne propose à chaque opposant de sélectionner notamment le motif « Marque antérieure » (en indiquant si les produits et services et si les signes sont identiques ou similaires) et/ou le motif « Marque de renommée », une même marque pouvant invoquée au titre du premier motif, du second ou des deux. Chaque motif sélectionné par l’opposant donne lieu au paiement d’une redevance distincte.

En l’espèce, l’opposant n’ayant invoqué dans le délai légal de deux mois qu’une marque BAY au titre du risque de confusion de l’article L.711-3, I, 1° et trois marques de renommée EBAY, l’Institut statuera exclusivement sur le risque de confusion avec la marque BAY et sur l’atteinte à la renommée de ces marques dans le cadre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L 711- 3 I 2° du Code de la propriété intellectuelle, sans pouvoir prendre en compte les développements relatifs à l'existence d’un risque de confusion fondé sur l’article L 711-3 I 1° à l’égard de ces trois marques EBAY.

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A. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne verbale BAY n°017978982

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et expressément acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure en ce qu’elle est fondée sur la marque antérieure BAY est le suivant : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants à usage médical; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés à usage médical; articles pour pansements à usage médical; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides à usage médical; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides à usage médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; porte-monnaies électroniques téléchargeables; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d'opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers;; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ».

La marque de l’Union européenne antérieure BAY n°017978982 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des marchés en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial; Logiciels pour bases de données informatiques contenant des informations dans le domaine des passe-temps, des objets à collectionner et d'une large variété de produits; Logiciels et outils de

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développement de logiciels destinés au développement d'autres logiciels et applications logicielles dans le domaine du commerce électronique; Logiciels pour le traitement de paiements électroniques à et de tiers; Logiciels d'authentification pour contrôle d'accès et communications avec des ordinateurs et réseaux informatiques. Services commerciaux en ligne, à savoir, exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services; Services commerciaux en ligne où les vendeurs affichent des produits ou services à vendre pour lesquels les achats ou les offres se font par le biais de l'internet afin de faciliter la vente de produits et services par des tiers sur un réseau informatique mondial; Fourniture de réactions d'évaluation et de classements concernant des produits et services de vendeurs, la valeur et les prix de produits et services de vendeurs, la performance d'acheteurs et de vendeurs, la livraison, et l'expérience commerciale globale connexe; Mise à disposition d'un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits et services d'autres prestataires sur Internet; Fourniture d'une base de données d'évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs; Publicité. Services financiers, à savoir, Compensation et rapprochement de transactions financières; Fourniture d'un large éventail de services financiers et de paiement, à savoir services de paiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission ultérieure de données de paiement, tous réalisés par le biais d'un réseau mondial de communications; Services de traitement des transactions par carte de crédit et de débit; Fourniture de services de protection des achats pour les produits et services achetés par des tiers par le biais d'un réseau informatique mondial et de réseaux sans fil; Octroi de prêts professionnels et de lignes de crédit professionnelles. Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d'informations; Messageries électroniques; Fourniture d'un tableau d'affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des passe-temps, des objets à collectionner, le commerce, et la vente de produits et services par le biais d'un réseau informatique mondial. Conception et développement de logiciels, d'applications logicielles, et d'interfaces de programmation; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne et outils de développement de logiciels pour développement d'autres logiciels et applications logicielles dans le domaine du commerce électronique; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels de commerce électronique non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des marchés en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial; Actualisation et entretien de logiciels pour le compte de tiers; Fourniture d'un site en ligne permettant aux utilisateurs de créer des pages en ligne personnalisées contenant des informations définies par l'utilisateur dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et des politiques d'application en matière de propriété intellectuelle, afin d'assister les participants à un programme dans leurs demandes d'informations et leurs requêtes concernant l'utilisation de la propriété intellectuelle par des tiers sur un marché en ligne; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification non téléchargeables en ligne pour contrôle d'accès à et communication avec des ordinateurs et réseaux informatiques; Services de vérification d'identité, à savoir confirmation de l'authenticité de produits, producteurs et vendeurs écologiques afin d'aider les consommateurs à prendre des décisions d'achat en toute connaissance de cause. Gestion de réclamations en matière de propriété intellectuelle, À savoir, Traitement et administration de réclamations de propriétaires de propriété intellectuelle contre des vendeurs tiers. »

Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « porte-monnaies électroniques téléchargeables; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; périphériques d'ordinateurs; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information » apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.

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En revanche, les « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants à usage médical; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés à usage médical; articles pour pansements à usage médical; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides à usage médical; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides à usage médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services commerciaux en ligne, à savoir, exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services; Services commerciaux en ligne où les vendeurs affichent des produits ou services à vendre pour lesquels les achats ou les offres se font par le biais de l'internet afin de faciliter la vente de produits et services par des tiers sur un réseau informatique mondial » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement l’objet des seconds lesquels peuvent concerner toutes sortes de produits.

Il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient l’opposante, que « les produits paramédicaux sont des produits qui sont proposés sur les plateformes « eBay » et que « les produits pharmaceutiques, vétérinaires et médicaments font partie des produits faisant l’objet de restrictions règlementaires exigeant des conditions particulières de distribution. eBay veille à ne pas enfreindre ces restrictions et ces produits sont donc interdits à la vente sur la plateforme », pour les déclarer complémentaires, dès lors qu'outre qu’ils soient, comme le relève à juste titre l’opposante, pour certains des produits susvisés de la demande d’enregistrement, commercialisés selon des circuits de distribution spécifiques, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels d'authentification pour contrôle d'accès et communications avec des ordinateurs et réseaux informatiques » de la marque antérieure.

Ces produits n’apparaissent pas unis par un lien de complémentarité, en ce que les premiers n’ont pas nécessairement recours aux seconds pour leur fonctionnement.

Ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d'opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services commerciaux en ligne, à savoir, exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services; Services commerciaux en ligne où les vendeurs affichent des produits ou services à vendre pour lesquels les achats ou les offres se font par le biais de l'internet afin de faciliter la vente de produits et services par

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des tiers sur un réseau informatique mondial » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement l’objet des seconds lesquels peuvent concerner toutes sortes de produits.

Il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient l’opposante, que « l’ensemble des produits de la classe 10 de la Demande de Marque Contestée désignent du matériel et instruments médicaux et peuvent, par nature, être vendus sur toute plateforme de revente de produits » et que « certains produits de la classe 10 (notamment les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux), font partie des produits faisant l’objet de restrictions réglementaires exigeant des conditions particulières de distribution. eBay Inc. veille à ne pas enfreindre ces restrictions et ces produits sont donc interdits à la vente sur la plateforme», pour les déclarer complémentaires, dès lors qu'outre qu’ils soient, comme le relève à juste titre l’opposante, pour certains des produits susvisés de la demande d’enregistrement, commercialisés selon des circuits de distribution spécifiques, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services de « numérisation de documents; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement, n’apparaissent pas unis par un lien de complémentarité aux services de Conception et développement de logiciels, d'applications logicielles, et d'interfaces de programmation » de la marque antérieure, en ce qu’ils ne sont pas rendus en association les uns avec les autres.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les services précités de la demande d’enregistrement « désignent des services informatiques ne pouvant être rendus sans les services [précités de la marque antérieure] ». En effet, en décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires une multitude de services en raison de leur nature informatique et de la généralisation de l’outil informatique dans tous les secteurs d’activité, alors même qu’ils possèdent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement et à éviter tout risque de confusion.

Ces services ne sont donc pas complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestés sur le fondement de la marque antérieure BAY, apparaissent pour partie identiques et similaires à certains des produits et services qu’elle désigne.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination MEDBAY ci-dessous reproduite :

La marque antérieure porte sur la dénomination BAY présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d'une appréciation globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure.

Les signes en cause ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l’élément verbal BAY, seul élément constitutif de la marque antérieure.

Ils diffèrent par la présence de la séquence MED en attaque au sein du signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, l’élément verbal BAY, commun aux deux signes, est distinctif au regard des produits et services en cause.

En outre, le terme BAY, constitutif de la marque antérieure invoquée, revêt un caractère essentiel dans le signe contesté, dès lors que le terme MED qui le précède, est susceptible d’être perçu comme l’abréviation du terme « médical » renvoyant ainsi à la nature ou l’objet de certains des produits et services en cause.

Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal MEDBAY est donc similaire à la marque verbale antérieure BAY.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits et services précités.

B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne EBAY n°011576865

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

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Sur la renommée de la marque antérieure

La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne EBAY n°011576865 portant sur le signe suivant :

La renommée de la marque susvisée est invoquée au regard des produits et services suivants : «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; Mécanismes pour appareils à prépaiement ; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs ; Logiciels ; Extincteurs ; Tapis de souris ; Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des marchés en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial ; Logiciels pour bases de données informatiques contenant des informations dans le domaine des passe-temps, des objets à collectionner et d'une large variété de produits ; Logiciels et outils de développement de logiciels destinés au développement d'autres logiciels et applications logicielles dans le domaine du commerce électronique. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Horloges ; Montres ; Joaillerie. ; Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; Produits de l'imprimerie ; Articles pour reliures ; Photographies ; Papeterie ; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; Matériel pour les artistes ; Pinceaux ; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; Caractères d'imprimerie ; Clichés ; Publications, à savoir, série de livres non romanesques concernant les passe- temps, les objets à collectionner, les ventes aux enchères, et une large variété de produits liés aux antiquités, à l'art, à la littérature, à la culture, à la technologie, aux voyages, au sport, au divertissement, à l'ameublement, aux articles de jardin, aux instruments de musique, aux véhicules à moteur, aux jouets et aux jeux, à la mode, à la joaillerie et à la bijouterie, à l'électronique, à la photographie, aux articles de vacances, au cinéma et à la vidéo ; Papier et Articles de papeterie, À savoir, Cartes de souhaits, Tableaux aide-mémoire, Blocs-notes, Cartes postales en papier, Papeterie, Stylos à bille et crayons ; Autocollants pour voitures, Calendriers, Autocollants décoratifs et Décalcomanies. ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; Peaux d'animaux ; Malles et valises ; Parapluies et parasols ; Cannes ; Fouets et sellerie ; Sacs de paquetage, Fourre-tout, Sacs à dos, porte-documents. ; Meubles, glaces (miroirs), cadres ; Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; Étiquettes pour chaînes de clés en plastique ; Supports en plastique pour plaques d'immatriculation de fantaisie. ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; Peignes et éponges ; Brosses (à l'exception des pinceaux) ; Matériaux pour la brosserie ; Matériel de nettoyage ; Paille de fer ; Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes ; Mugs ; Articles de verres à boires (coupes et verres de table) sans pied ; Bouteilles d'eau vendues vides ; Boîtes à casse-croûte ; Distributeurs de bonbons. ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Habits, À savoir, T- shirts, Sweet-shirts ; Couvre-chefs

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; Vestes ; Visières. ; Jeux, jouets ; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; Ornements pour arbres de Noël ; Jouets souples ; Peluches [jouets] ; Voitures miniatures (jouets) ; Balles lestées sous forme de jouets ; Cartes à jouer. ; Café, thé, cacao et succédanés du café ; Riz ; Tapioca et sagou ; Farines et préparations faites de céréales ; Pain, pâtisserie et confiserie ; Glaces comestibles ; Sucre, miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; Sel ; Moutarde ; Vinaigre, sauces (condiments) ; Épices ; Glace à rafraîchir ; Sucre candi. ; Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Travaux de bureau ; Services de commerce en ligne, À savoir, Exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits ou services à vendre pour lesquels les achats ou les offres se font par le biais de l'internet afin de faciliter la vente de produits et services par des tiers sur un réseau informatique mondial ; Fourniture de réactions d'évaluation et de classements concernant des produits et services de vendeurs, la valeur et les prix de produits et services de vendeurs, la performance d'acheteurs et de vendeurs, la livraison, et l'expérience commerciale globale connexe ; Fourniture d'un guide publicitaire explorable en ligne proposant des produits et services de fournisseurs en ligne ; Fourniture d'une base de données d'évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs ; Publicité et services de publicité. ; Assurances ; Affaires financières ; Affaires monétaires ; Affaires immobilières ; Services de listes de biens immobiliers ; Listes de petites annonces immobilières concernant des appartements à louer, des logements à louer et des locations de vacances ; Fourniture de services de protection des achats concernant le commerce en ligne de produits et services par des tiers via un réseau informatique mondial ; Services de collecte de fonds pour des œuvres de bienfaisance. ; Télécommunications ; Fourniture d'accès d'utilisateur à Internet ; Services de connexion à Internet ou à des bases de données par voie de télécommunications ; Services de passerelles de télécommunications ; Services de messageries électroniques ; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d'informations ; Messagerie électronique ; Fourniture d'un tableau d'affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des passe-temps, des objets à collectionner, le commerce, et la vente de produits et services par le biais d'un réseau informatique mondial. Éducation ; Formation ; Divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Fourniture de tirages au sort, jeux de hasard et concours via l'internet ; Services de divertissement, à savoir fourniture d'un programme radiophonique dans les domaines des passe-temps, des objets à collectionner, du commerce, des achats, des ventes, et des ventes aux enchères et des marchés en ligne ; Éducation, À savoir, Conduite de cours dans le domaine de la sécurité des informations et fourniture de cours éducatifs au sein de l'entreprise dans le domaine de la sécurité des informations ; Éducation, À savoir, Fourniture de cours, classes et séminaires dans les domaines de l'achat et de la vente sur des marchés en ligne, ainsi que de la création et de l'exploitation de marchés en ligne. ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; Services d'analyses et de recherches industrielles ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Conception et développement de logiciels, d'applications logicielles, et d'interfaces de programmation ; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne et d'outils de développement de logiciels destinés au développement d'autres logiciels et applications logicielles dans le domaine du commerce électronique ; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels de commerce électronique non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des marchés en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial ; Actualisation et entretien de logiciels pour le compte de tiers ; Fourniture d'un site en ligne permettant aux utilisateurs de créer des pages en ligne personnalisées contenant des informations définies par l'utilisateur dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et des politiques d'application en matière de propriété intellectuelle, afin d'assister les participants à un programme dans leurs demandes d'informations et leurs requêtes concernant l'utilisation de la propriété intellectuelle par des tiers sur un marché en ligne. ; Services juridiques ; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ; Services sociaux en ligne de mise en réseau ; Traitement et administration de créances légales liées à la propriété intellectuelle ; Fourniture d'informations sur des détenteurs de droits de propriété intellectuelle et sur leurs politiques d'application, toutes afin d'assister les participants à un programme dans leurs demandes d'informations et leurs requêtes concernant l'utilisation de la propriété intellectuelle par des tiers sur un marché en ligne ; Services de vérification de l'identification, À savoir, Confirmation de l'authenticité de produits, producteurs et vendeurs écoénergétiques..».

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure EBAY « exerce une activité de commerce électronique de premier plan, à l’échelle mondiale via notamment la plateforme située à l'adresse www.ebay.com et, à l’échelle française, la plateforme située à l'adresse www.ebay.fr. ».

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Elle fait valoir que « la plateforme EBAY est une plateforme de référence dans le monde, avec plus de 187 millions d’acheteurs actifs, 1,7 milliard d’annonces en ligne, et des acheteurs sur plus de 190 pays. »

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a notamment fourni les documents suivants : - Annexe 3.b : Articles de presse généraliste et spécialisée émanant du Figaro, du magazine GQ, du Journal du Net, LSA, La Réclame, CBNews.fr, ecommerce-nation.fr... mentionnant notamment : • Article du Figaro, Pour la plateforme eBay, tout vendeur est un exportateur en puissance, R, 3 juillet 2018 : « Le site californien eBay, créé en 1995, a acquis une notoriété planétaire grâce à ses enchères et il emploie aujourd’hui une centaine de personnes en France. [...] La plateforme figure dans les dix premières pour le commerce en ligne au niveau mondial, à côté des mastodontes Amazon et Alibaba entre autres. Elle revendique 171 millions d’acheteurs actifs, dont 4,4 millions en France. » • Article LSA – Commerce Connecté, Amazon, eBay et AliExpress en tête du classement des 25 premières marketplaces transfrontalières en Europe, du 24 septembre 2020 : « La plateforme Cros-Border Commerce Europe a cartographié les 100 meilleurs marketplaces transfrontalières sur le Vieux continent. Un marché qui a, selon la structure, généré 84 milliards d’euros en 2019. Amazon, eBay et AliExpress constituent le trio de tête. » • Article du Figaro, eBay, la marketplace préférée des collectionneurs, du 1 er avril 2021 : « Fort de son titre de première place de marché européenne avec un inventaire de plus de 1,7 milliard d’articles et plus de 185 millions d’acheteurs actifs dans plus de 190 pays, eBay s’impose naturellement comme un spectateur privilégié des passions des français » • Article du magazine GQ, Comment eBay est devenue la place de marché préférée des collectionneurs français, du 31 mars 2021 : « Néanmoins, les plus collectionneurs d'entre tous sont les utilisateurs de 65 ans et plus, qui sont 82% à avoir réalisé une collection au cours de leur vie. Géographiquement parlant, les habitants d'Ile-de- France et de Provence arrivent ex-aequo sur le podium des collectionneurs actuels. Et à bien écouter cette communauté de passionnés, eBay est définitivement la marketplace incontournable pour chiner. "En effet, parmi les 49% de collectionneurs qui recommandent eBay, 63% estiment la marketplace en raison de son caractère international, 58% en raison de son format enchère qui permet de réaliser de bonnes affaires, 58% pour son inventaire plus vaste qu'ailleurs, 50% pour sa communauté de passionnés, mais aussi pour ses prix plus intéressants et fiables qu'ailleurs, 46% et 42% respectivement", confirme T, responsable des ventes d'eBay France ». • Article LSA Commerce Connecté, du 10 septembre 2018 : « le top 15 des sites et applications « e-commerce » les plus visités en France – Internet Global 3 écrans – 2 e trimestre 2018 : [...] eBay : rang 7 – 11 561 000 visiteurs uniques moyens par mois – [...] 1 330 000 visiteurs uniques moyens par jour » - Annexe 3.c : Les classements de eBay, notamment « classement OC&C des enseignes 2018 : les enseignes préférées des français par catégorie – plateformes généralistes : rang 3 : eBay – score : 74,0 [...] Le classement OC&C des enseignes est une étude consommateur internationale, qui mesure la perception consommateur des principales enseignes dans le monde. Au niveau mondial, plus de 50.000 consommateurs sont sondés (dont plus de 7500 pour la France). L’étude leur demande de noter les enseignes qu’ils fréquentent, un score moyen ainsi qu’un score sur chacune des dimensions clés de la proposition (prix, choix, service, etc)... », lareclame.fr : « Interbrand dévoile les 100 marques les plus puissantes du monde en 2017 : eBay en 34e position. [...]Pour se voir apparaître dans le palmarès d'lnterbrand, les marques doivent remplir certaines conditions : être présentes sur trois continents au minimum, réaliser plus de 30% de leur chiffre d'affaires en dehors de leur pays d'origine. et moins de 50% sur un même continent. Une manière d'assurer que seules les enseignes les plus rayonnantes dans le monde sont mises en concurrence sur les paramètres

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suivants : la performance financière, l'influence de la marque sur la décision d'achat, la force de la marque sur son marché et une évaluation de ses revenus futurs. - Annexe 5.b : pages indiquant la popularité de eBay sur les réseaux sociaux : notamment page Facebook EBAY comportant les indications suivantes « 11 012 408 personnes aiment ça – 10 813 250 personnes sont abonnées » ...

Il n’est pas contesté qu’il ressort des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, que la marque antérieure EBAY a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne, où elle occupe une position solide parmi les plateformes leaders de commerce en ligne. Ainsi la marque antérieure est renommée sur le territoire de l’Union européenne et plus particulièrement en France pour les « Services de commerce en ligne, À savoir, Exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits ou services à vendre pour lesquels les achats ou les offres se font par le biais de l'internet afin de faciliter la vente de produits et services par des tiers sur un réseau informatique mondial » invoqués. Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des produits et services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels elle a été revendiquée. En effet, les preuves concernent essentiellement les services de commerce en ligne, alors que les références aux autres produits et services sont insuffisantes ou inexistantes. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, les pièces fournies ne permettent pas d’établir la renommée de la marque antérieure pour les « services associés [aux services de commerce en ligne] -comme les services de paiement électronique - (services couverts par les dépôts de Marques Antérieures en classe 35 et 36 notamment) ».

Par ailleurs les preuves relatives aux classes 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 36, 38, 41, 42 et 45 sont quant à elles insuffisantes ou inexistantes.

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services suivants : « Services de commerce en ligne, À savoir, Exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits ou services à vendre pour lesquels les achats ou les offres se font par le biais de l'internet afin de faciliter la vente de produits et services par des tiers sur un réseau informatique mondial ».

Sur la comparaison des signes en cause

La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination MEDBAY ci-dessous reproduite :

La marque antérieure porte sur le signe complexe EBAY ci-dessous reproduit :

La marque antérieure a été enregistrée en couleurs.

L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires.

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L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée d’une dénomination et de couleurs.

Les signes en cause ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la séquence finale –BAY.

Ils diffèrent par la présence de la séquence MED en attaque au sein du signe contesté ainsi que par la présence de la lettre E et d’une présentation particulière en couleurs dans la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, la séquence BAY, commune aux deux signes, est distinctive au regard des produits et services en cause.

En outre, le terme BAY revêt un caractère essentiel dans le signe contesté, dès lors que le terme MED qui le précède, est susceptible d’être perçu comme l’abréviation du terme « médical » renvoyant ainsi à la nature ou l’objet de certains des produits et services en cause.

Il en est de même au sein de la marque antérieure, la séquence BAY étant précédée de la lettre E-, abréviation usuelle dans le domaine du commerce internet qui désigne une caractéristique des produits ou service en cause, à savoir d’être accessible par le e-commerce.

Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal MEDBAY est donc similaire à la marque verbale antérieure EBAY.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

En l’espèce, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services qui n’ont pas été reconnus comme similaires sur le fondement d’un risque de confusion et les produits et services qui n’étaient pas visés sur le fondement du risque de confusion, soit les produits et services suivants tels que modifiés suivant la proposition de régularisation expressément acceptée par le déposant : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants à usage médical; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés à usage médical ; articles pour pansements à usage médical ; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical; produits pour la destruction des

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animaux nuisibles; fongicides à usage médical; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides à usage médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l'enseignement; appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de transmission d'images; appareils de reproduction d'images; supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipements de traitement de données; ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d'opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; conduite d'études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; numérisation de documents; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en matière d'énergie; stockage électronique de données ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; services médicaux pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d'opticiens; services de médecine alternative; toilettage d'animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes ».

Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure EBAY et son caractère distinctif élevé.

En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure EBAY possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des services de commerce en ligne tel que démontré précédemment.

En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi.

Toutefois, si les signes en présence sont similaires et que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour des services de commerce en ligne, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les services précités.

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L’opposante indique dans son exposé des moyens que « compte tenu du fort caractère distinctif intrinsèque des marques EBAY et de leur renommée, il est manifeste que le public de l’Union européenne et le public français va opérer, indûment, un lien entre les marques antérieures renommées et la demande de marque contestée ».

Elle ajoute également que « le public français pourrait considérer, à tort, que la société eBay Inc. commercialise de nouveaux produits et services sous un nom décliné, MEDBAY».

Toutefois, les « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants à usage médical;; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés à usage médical ; articles pour pansements à usage médical; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides à usage médical; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides à usage médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l'enseignement; appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de transmission d'images; appareils de reproduction d'images; supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d'opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; conduite d'études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; numérisation de documents; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en matière d'énergie; stockage électronique de données ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; services médicaux pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d'opticiens; services de médecine alternative; toilettage d'animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination commune avec les services de commerce en ligne pour lesquels la marque antérieure est renommée.

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En outre, au regard de ces produits et services qui apparaissent très éloignés de ceux de la marque antérieure, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés.

En effet, si la renommée de la marque antérieure a bien été démontrée, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits et services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la forte dissemblance des produits et services en cause.

Le seul fait de soutenir comme le fait la société opposante que « le caractère identique/ similaire des produits et services n’est pas pertinent en cas d’atteintes à une marque renommée. » ne saurait suffire à justifier de l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre les marques en conflit.

Ainsi, l’absence d’argumentation relative aux produits et services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration.

En outre, la société opposante ne peut valablement s’appuyer sur deux décisions rendues par l’EUIPO et fondées sur une atteinte à la renommée des marques EBAY dès lors que ces décisions ont été fournies en anglais, seule une partie de ces décisions ayant été traduite en français (p. 21 de l’exposé des moyens) et cette traduction partielle ne permettant pas d’en tirer des conséquences sur la présente affaire. Or, en vertu des dispositions de l’article 7 de la Décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n°2019-158, « tout acte ou pièce remis à l’Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure d’opposition doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française ».

Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel elle est titulaire de « nombreuses marques EBAY chacune d’elles étant utilisée et composée d’un dénominateur commun, BAY, et constituant une famille de marques. » et fournissant à cet égard une liste des différentes marques qu’elle détient.

Il convient à cet égard de préciser que si l’existence d’une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation du lien entre les marques en conflit, encore faut-il, notamment, que l’opposant ait justifié de l’existence de ces marques, de leurs statut, portée et titulaire, ainsi que de leur réelle présence sur le marché, ce dernier point n’étant pas démontré en l’espèce.

L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition est rejetée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure EBAY n°011576865.

C. Sur l’atteinte à la renommée des marques EBAY n°018011767 et EBAY n°018012461

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne verbale EBAY n°018011767 présentée en lettres majuscules droites et noires ainsi que la renommée de la marque de l’Union européenne complexe EBAY n°018012461 ci-dessous reproduite :

Tel qu’il ressort du récapitulatif d’opposition, la renommée des marques susvisées est invoquée au regard des produits et services suivants :

- Pour la marque verbale EBAY n°018011767 :

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« Logiciels pour le traitement de paiements électroniques à et de tiers; Logiciels d'authentification pour contrôle d'accès et communications avec des ordinateurs et réseaux informatiques. Services financiers, à savoir, Compensation et rapprochement de transactions financières; Fourniture d'un large éventail de services financiers et de paiement, à savoir services de paiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission ultérieure de données de paiement, tous réalisés par le biais d'un réseau mondial de communications; Services de traitement des transactions par carte de crédit et de débit; Fourniture de services de protection des achats pour les produits et services achetés par des tiers par le biais d'un réseau informatique mondial et de réseaux sans fil; Octroi de prêts professionnels et de lignes de crédit professionnelles. Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification non téléchargeables en ligne pour contrôle d'accès à et communication avec des ordinateurs et réseaux informatiques. »

- Pour la marque complexe EBAY n°018012461:

« Logiciels pour le traitement de paiements électroniques à et de tiers; Logiciels d'authentification pour contrôle d'accès et communications avec des ordinateurs et réseaux informatiques. Services financiers, à savoir, Compensation et rapprochement de transactions financières; Fourniture d'un large éventail de services financiers et de paiement, à savoir services de paiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission ultérieure de données de paiement, tous réalisés par le biais d'un réseau mondial de communications; Services de traitement des transactions par carte de crédit et de débit; Fourniture de services de protection des achats pour les produits et services achetés par des tiers par le biais d'un réseau informatique mondial et de réseaux sans fil; Octroi de prêts professionnels et de lignes de crédit professionnelles. Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification non téléchargeables en ligne pour contrôle d'accès à et communication avec des ordinateurs et réseaux informatiques. »

S’il a été précédemment démontré que la marque EBAY jouit d’une renommée pour des services de commerce en ligne, force est de constater que ces services ne figurent pas dans le libellé des deux marques antérieures susvisées n°018011767 et n°018012461.

En outre, tel que précédemment évoqué au paragraphe B. ci-dessus, les pièces fournies par la société opposante aux fins de démontrer la renommée des marques EBAY invoquées concernent exclusivement les services de commerce en ligne et ne permettent pas d’établir que les marques EBAY n°018011767 et n°018012461 seraient largement connues pour les produits et services invoqués.

En effet, si la société opposante soutient que la marque EBAY « est une véritable référence s’agissant de services en ligne et services associés -comme les services de paiement électronique - (services couverts par les dépôts de Marques Antérieures en classe 35 et 36 notamment) », les documents fournis par l’opposante ne se rapportent pas à des produits et services afférents au paiement électronique et pour lesquels la marque EBAY bénéficierait d’une renommée.

Aucune indication sur de tels produits et services n’est d’ailleurs développée par l’opposante dans son exposé des moyens, permettant d’apprécier tant l’existence d’un tel usage que son importance.

En conséquence, la renommée des marques antérieures EBAY n°018011767 et n°018012461 n'a pas été établie au regard des produits et services invoqués respectivement.

La renommée étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, les marques antérieures EBAY susvisées ne peuvent donc pas bénéficier de cette protection.

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CONCLUSION

En conséquence, en raison du risque de confusion avec la marque antérieure BAY n°017978982 pour certains des produits et services contestés, le signe verbal MEDBAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants : « porte-monnaies électroniques téléchargeables; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; périphériques d'ordinateurs; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information ».

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « porte-monnaies électroniques téléchargeables; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; périphériques d'ordinateurs; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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