OPP 01-1048 / NG
Devenu définitif le 30/05/08
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société B.S.A. (société anonyme) a déposé, le 28 novembre 2000, la demande d’enregistrement n° 00 3 067 329 portant sur le sig ne complexe PRESIDENT.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; jus de tomates ; jus végétaux ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; pastilles et poudres pour boissons gazeuses ; essences pour la préparations des boissons".
Le 5 mars 2001, la société CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA, C. POR A. (société organisée selon les lois de la République Dominicaine) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PRESIDENTE, renouvelée par déclaration en date du 5 janvier 1993 sous le n° 1 226 406.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Bière ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons".
L'opposition a été notifiée le 20 mars 2001 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 01-1048 et ce dernier a présenté des observation s en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure.
Parallèlement, la société déposante a, conformément à l'article L. 712-4 b) du Code de la propriété intellectuelle, présenté une demande de suspension de la procédure d'opposition, en raison d'une action en déchéance formée à l'encontre de la marque antérieure invoquée. Elle joignait, à cet effet, copie de l'assignation en justice devant le Tribunal de grande instance de Paris et le jugement rendu par ce dernier faisant l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Paris.
L'Institut a alors adressé cette demande de suspension à la société opposante et informé les parties que la procédure d'opposition était suspendue.
Le 4 mai 2001, la société déposante a demandé le bénéfice des dispositions de l'article
L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger".
A la suite de cette demande, l'Institut a procédé à l'enregistrement de la marque PRESIDENT, lequel a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°01/26 NL du 29 juin 2001, ce d ont ont été informées les parties.
Le 18 décembre 2007, la société opposante a adressé à l'Institut l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 28 mai 2003 relatif à l'assignation précitée.
Le 19 décembre 2007, l'Institut a informé les parties de la reprise de la procédure et a également précisé à la société opposante qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour produire des preuves d’usage de la marque antérieure.
Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Le 25 mars 2008, la société déposante a procédé à la renonciation partielle de l’enregistrement contesté, selon déclaration inscrite sous le n° 471 307. Une copie de cette renonciation a été transmise à la société opposante par l’Institut, celle-ci portant sur certains des produits objets de l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA, C. POR A. fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement objets de l'opposition sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société B.S.A ne conteste ni la comparaison des produits en cause ni celle des signes en présence.
III.- DECISION
Principalement, sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que suite à la renonciation partielle effectuée par le titulaire de l’enregistrement contesté, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : "eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; jus de tomates ; jus végétaux ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; pastilles et poudres pour boissons gazeuses ; essences pour la préparations des boissons" ;
Que l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 28 mai 2003 a prononcé la déchéance partielle de la marque antérieure invoquée en ce qui concerne les produits suivants : "eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons" ;
Qu'ainsi, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Bière".
CONSIDERANT que les "eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons" de l’enregistrement contesté ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'elle revendique, ni ne recouvrent des produits qu’ elle désigne ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;
Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de l’enregistrement contesté et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi.
CONSIDERANT que ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les "boissons de fruits et jus de fruits ; jus de tomates ; jus végétaux ; pastilles et poudres pour boissons gazeuses ; essences pour la préparations des boissons" de l’enregistrement contesté et les "autres boissons non alcooliques ; autres préparations pour faire des boissons" de la marque antérieure, dès lors que ces derniers ne figurent plus dans son libellé.
CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de l’enregistrement contesté objets de l'opposition ne sont ni identiques ni similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée.
Subsidiairement, Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que l’enregistrement contesté porte sur le signe complexe PRESIDENT, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination PRESIDENTE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les termes PRESIDENT et PRESIDENTE présentent un caractère distinctif au sein du signe contesté et de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ;
Que le terme PRESIDENT apparaît dominant au sein du signe contesté en raison de sa position centrale, de la taille de ses caractères et de la présentation particulière et en couleurs adoptée qui le met particulièrement en exergue ;
Que sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, le terme PRESIDENT du signe contesté et le terme PRESIDENTE, constitutif de la marque antérieure, sont de longueur comparable, ont un rythme identique en trois temps et ont en commun la longue séquence PRESIDENT, le second étant le féminin du premier de sorte qu'ils ont la même évocation ;
Qu'il en résulte de grandes ressemblances entre ces signes, qui produisent la même impression d'ensemble.
Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT toutefois, que malgré cette imitation, les produits objets de l’opposition ne sont ni identiques ni similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, en sorte qu’il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public ;
Que le signe complexe contesté PRESIDENT peut donc être adopté comme marque pour les produits objets de l’opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal PRESIDENTE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition n° 01-1048 est rejetée.
Nathalie GAUTHIER, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe