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INPI, 15 octobre 2021, NL 21-0045

Mots clés
nullité • propriété • produits • déchéance • société • ressort • tiers • animaux • vente • pourvoi • preuve • production • publication • représentation

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 21-0045
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Classification pour les marques : CL29 ; CL30 ; CL31
  • Numéros d'enregistrement : 4503635
  • Parties : L'HUILE DE MON PERE (HDMP) SAS / E

Résumé

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Texte intégral

NL 21-0045 Le 15/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 25 février 2021, la société L'HUILE DE MON PERE – HDMP (société par actions simplifiée), (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0045 contre la marque tridimensionnelle n°18/ 4503635 déposée le 27 novembre 2018, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Madame M E A est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2019-13 du 29 mars 2019. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des produits désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ». Le demandeur invoque un motif de nullité absolue fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi. 3. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse du déposant et à l’adresse du destinataire de la correspondance indiquées lors du dépôt de la marque contestée. 5. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 6 avril 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 6. Cette notification adressée au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 21/20 du 21 mai 2021 sous forme d'un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 21 juillet 2021. 8. Cette notification adressée au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 21/40 du 08 Octobre 2021 sous forme d'un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir : - sa volonté à la fin de l’année 2018, de commercialiser son huile d’olive PARCELLE 26 dans une bouteille fournie par la société SAVERGLASS et revêtue d’une décoration en contouring proche de celle du titulaire de la marque contestée exploitée à l’époque pour commercialiser du gin. - le fait que la société TIGRE BLANC, dont le titulaire de la marque contestée est le président, informée des choix créatifs du demandeur, a refusé toute discussion et a affirmé qu’elle s’opposerait à toute présentation de l’huile d’olive PARCELLE 26 adoptée par le demandeur, dès lors que le concept d’emballage ne serait pas modifié ; - que le titulaire de la marque contestée a attendu plus d’un an, une fois son activité de production et vente d’huile d’olive effectivement développée, pour lui faire parvenir une lettre de mise en demeure visant à l’empêcher d’exploiter l’emballage de son produit. - que le dépôt de la marque contestée est frauduleux aux motifs : o qu’il a été fait quelques jours avant l’annulation d’un rendez-vous qui devait avoir lieu le 3 décembre 2018 et au cours duquel les parties devaient tenter de trouver un accord ; o que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée, son intention étant de priver le demandeur d’un signe nécessaire à son activité. Le demandeur sollicite enfin que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée conformément aux dispositions de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

II.- DECISION

A- Sur le motif absolu de nullité 1. Sur le droit applicable 10. La marque contestée a été déposée le 27 novembre 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 11. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 12. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi. 13. A cet égard, la Cour de cassation, a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d'autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l'annulation d'une marque déposée en fraude des droits d'autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond 15. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d'une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu'il porte atteinte aux intérêts d'un tiers, notamment lorsqu'il a été effectué dans l'intention de priver illégitimement autrui d'un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 16. La Cour de justice de l'Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C-371/18, §73. CJUE, 27 juin 2013, MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 17. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 18. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue. 19. En l’espèce, il appartient au demandeur qui sollicite l’annulation de la marque sur ce fondement de démontrer que le titulaire de la marque contestée a déposé la marque avec l’intention de porter atteinte d’une manière non conforme aux usages honnêtes de la concurrence à ses intérêts. 20. Le demandeur indique qu’un précédent dépôt portant sur la même marque tridimensionnelle a été effectué par le titulaire de la marque contestée le 20 novembre 2018 sous le n° 4 501 606, désigne « des produits parfaitement distincts de ceux constituant le cœur de l’activité de la Demanderesse à la nullité, et qui sont conformes à sa propre activité, à savoir le commerce de boissons, et en particulier de gin » (pièce 6). Il ajoute qu’à l’époque des deux dépôts, les parties étaient en discussions au sujet de la présentation qu’elle avait adoptée de son huile d’olive (notamment pièce 8, échanges d’e-mail entre les parties). Il soutient ainsi que le titulaire de la marque contestée « n’a procédé au dépôt de la Marque Contestée que pour nuire à la Demanderesse à la nullité, afin de faire obstacle à son activité en lui opposant cette Marque Contestée ». Selon lui, ceci est d’autant plus vrai au regard de la nature de la marque contestée qui est une marque tridimensionnelle représentant une bouteille et qui au regard de certains des produits couverts par la marque contestée ne sauraient être « commercialisés dans des bouteilles ». Il cite à cet égard, une décision du TGI de Nanterre (TGI de Nanterre, Pôle civil, 20 décembre 2018, n°17/01027) selon laquelle « La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant d’un signe nécessaire à leur activité ». Il ajoute qu’il a appris le 4 décembre 2019 l’existence du dépôt de la marque contestée via une lettre de mise en demeure par laquelle il lui était demander de cesser son activité de vente d’huile d’olive au regard des deux marques enregistrées au nom du titulaire de la marque contestée. 21. En l’espèce, il ressort des arguments et pièces du demandeur : - que le titulaire de la marque contestée a eu connaissance des intentions du demandeur de commercialiser son huile d’olive dans une bouteille et un visuel proche de la sienne, - et que le dépôt litigieux a été effectué par le titulaire de la marque contestée le 27 novembre 2018, soit cinq jours après les premiers échanges de mails entre les parties en présence (pièce 8, page 41, mail du titulaire de la marque contestée daté du 22 novembre 2018). A la veille du dépôt de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée indiquait ainsi par e-mail à la société SAVERGLASS fabriquant les bouteilles, concernant la bouteille dans laquelle le demandeur souhaite commercialiser son huile d’olive : « Suite à la réception du projet de décor qu’ils m’ont fait parvenir, je vous confirme qu’en l’état la société Tigre Blanc Paris s’oppose et/ou s’opposera formellement à la sortie/commercialisation de ce produit » (pièce 8, page 40, mail daté du 26 novembre 2018) ; 22. Il apparait en outre au vu des échanges d’email apportés par le demandeur, qu’un rendez-vous entre les parties devait avoir lieu le 3 décembre 2018, le demandeur précisant que ce rendez- vous a été annulé le jour même, le 3 décembre, par le titulaire de la marque contestée sans explication particulière mais tout en précisant dans l’email annulant le rendez-vous que « les éléments à savoir le choix de la bouteille little sumo + un contouring en mosaïques feront l’objet systématique d’une contestation de notre part, peu importe le design et/ou couleur que vous souhaitez y apposer » (pièce 8, page 38). 23. Enfin, il apparait le titulaire de la marque contestée a procédé au dépôt quasi simultané de deux mêmes marques tridimensionnelles, l’une correspondant au cœur même de son activité (pièce 6 : captures d’écran du site internet bartoleogin.com, montrant que la bouteille constituant la marque contestée est utilisée par le titulaire de la marque contestée pour la commercialisation de gin) et l’autre, objet de la présente demande en nullité, correspondant notamment à l’activité du demandeur. 24. Il ressort ainsi de la chronologie des faits établis précédemment, que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur en le privant par anticipation du signe dont il est susceptible d’avoir vocation à faire usage dans le cadre de son activité, établissant son intention de porter atteinte d’une manière non conforme aux usages honnêtes de la concurrence aux intérêts du demandeur. Par conséquent, la mauvaise foi est caractérisée. 25. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits désignés dans son enregistrement. B- Sur la répartition des frais 26. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 27. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 28. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : ... le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 29. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante en application de l’article L.716-1-1 du code précité. 30. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue justifiée pour l’intégralité des produits initialement visés. 31. Par ailleurs, si la mauvaise foi a été caractérisée, la procédure d’instruction n’a donné lieu à aucun échange entre les parties, la notification adressée au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » et publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle (point 8). 32. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée, personne physique (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite et des frais de représentation.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 21-0045 est justifiée. Article 2 : La marque n° 18 4 503 635 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Madame M E A au titre des frais exposés.
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