INPI, 16 avril 2021, OP 20-2370

OPP 20-2370 16/04/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

La société 014 MEDIA (société à responsabilité limitée) a déposé le 4 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 620 484 portant sur le signe verbal CODE CADEAU.

Le 6 avril 2020, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.

Le 23 juillet 2020, la société ADL PARTNER HISPANIA (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne CODES FOR GIFTS déposée le 6 septembre 2012 et enregistrée sous le n° 11169224, sur le fondement du risque de confusion.

Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n° 2020- 560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d’opposition formelle a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020.L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois.

Aucune observation en réponse aux observations de la société déposante n'ayant été présentée à l'Institut par la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de financement ; placement de fonds ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie; Matériel d'impression; Tickets [billets] ; Services de publicité, de promotion et de marketing; Services de promotion des ventes; Publicité via un réseau informatique; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Promotion de la vente de produits et de services offerts par des tiers via la distribution de produits de l'imprimerie et de concours promotionnels ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

2En revanche, les services suivants : « travaux de bureau ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement d’un ensemble de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers et de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis...), ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de publicité, de promotion et de marketing; Services de promotion des ventes; Publicité via un réseau informatique; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Promotion de la vente de produits et de services offerts par des tiers via la distribution de produits de l'imprimerie et de concours promotionnels » de la marque antérieure invoquée lesquels s’entendent d’un ensemble de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise.

Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (entreprises de secrétariat et sociétés d’assistance personnelle pour les premiers ; agences de communication et de publicité pour les seconds) contrairement à ce que soutient la société opposante.

Ainsi, les services précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Le service d’ « administration commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne la mise à disposition d’une assistance en matière commerciale ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de publicité, de promotion et de marketing » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations de promotion commerciale et de marketing ayant pour objet de présenter des produits au public afin d’en stimuler la vente.

Les services précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Enfin, les services suivants : « services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de financement ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations relatives aux ressources pécuniaires, à l’argent et au financement ne présentent à l’évidence pas de lien étroit et obligatoire avec les « tickets (billets) » de la marque antérieure lesquels désignent des tickets imprimés donnant droit à un service ou à l’entrée dans un lieu, dès lors que les premiers n’ont manifestement pas pour objet les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Ces produits et services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Services de publicité » de la marque antérieure dès lors que la réalisation des premiers ne nécessite pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels sont susceptibles d’être rendus dans les secteurs les plus divers.

Ces services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les entreprises proposant des services bancaires ou financiers sont amenées à diffuser des publicités sous leur marque dans le but d’amplifier le succès commercial de leurs produits » ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous les services susceptibles de faire l’objet de publicité alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres, de nature à les distinguer nettement.

Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice citées par la société opposante à l'appui de son argumentation ; en effet les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait

3différentes de celles de la présente espèce ; en outre, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.

En conséquence, les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CODE CADEAU, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe complexe CODES FOR GIFTS, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif.

Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent le même rythme en trois temps et ont en commun la même construction associant le terme d’attaque CODE(S), au singulier dans le signe contesté, au pluriel dans la marque antérieure, au terme CADEAU d’une part et à l’expression FOR GIFTS d’autre part, cette dernière étant aisément comprise par le consommateur français d'attention moyenne comme renvoyant à des cadeaux.

Il résulte de la construction commune précitée la même évocation d'un code promotionnel permettant d’obtenir un ou des cadeau(x).

4A cet égard, est inopérante l’argumentation de la société déposante quant au « caractère descriptif » des termes CODE / CODES ou « de leur faible degré de distinctivité », dès lors qu’ils ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause, pas plus qu’ils n’en indiquent une caractéristique.

La fourniture d’une liste de onze marques comportant la séquence CODE-, sans autre indication quant à leur portée exacte et aux titulaires de ces droits, n'est pas suffisante pour démontrer que cet élément est usuel dans le domaine des services en présence.

En tout état de cause, le risque de confusion ne résulte pas en l’espèce, de la seule présence de ce terme CODE(S) mais de son association dans les deux signes à des termes ayant la même signification (CADEAU / GIFTS), l’un en français, l’autre en anglais et de l’évocation commune qui en résulte, à savoir une combinaison de lettres et/ou de chiffres permettant d’accéder à l’espérance d’un gain.

Enfin, si la marque antérieure se singularise par la présence d’un élément figuratif représentant une flèche en mouvement et encadrant le terme FOR, cet élément, très épuré, apparaît accessoire et n’est nullement de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux CODES FOR GIFTS par lesquels la marque sera désignée.

Ainsi, les différences visuelles et phonétiques entre les signes relevées par la société déposante ne sont pas de nature à écarter tout risque d’association entre les signes, dès lors qu'elles laissent subsister la même construction commune précédemment décrite, laquelle apparaît immédiatement perceptible dans chacun des signes.

Le signe verbal contesté CODE CADEAU est donc similaire à la marque complexe antérieure CODES FOR GIFTS.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.

A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et/ou services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté CODE CADEAU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

56PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.

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