INPI, 6 mars 2008, 07-3326

Devenu définitif le 06/03/2008 OPP 07-3326 / DVE PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Frédéric D a déposé le 20 juin 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 508 105 portant sur le signe verbal CITYZEN MAG. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Journaux, périodiques, imprimés, magazines, guides, revues, livres, produits de l'imprimerie, photographies, dessins, cartes publication électronique de livres et de périodiques en ligne, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, compact disques, disques compacts numériques, logiciels, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples, agences de presse et d'informations, émissions radiophoniques ou télévisées, articles de papeterie, adhésifs, caractères d'imprimerie, clichés, papier, carton, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, prospectus, brochures, calendriers, instruments d'écriture, édition, micro-édition, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement ou d'éducation, services de loisirs, publication de livres, production de films sur bandes vidéos, montage de bandes vidéo, services de photographie, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacles, services de jeux proposés en ligne, publicité, services de publicité, de publication et de diffusion de textes et d'annonces publicitaires, service d'abonnement à des journaux, services de relations publiques, gestion de fichiers informatiques, location d'espaces publicitaires, publication de textes publicitaires, télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, expédition et transmission de dépêches, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, gestion des affaires commerciales, reproduction de documents, transmission de messages, communication par ordinateurs, communication par le biais de réseaux publics ou privés et en particulier Internet, sacs et sachets (enveloppes ; pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), administration commerciale, travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire, publicité en ligne sur un réseau informatique, matériel d'instruction ou d'enseignement, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, articles pour reliures, distribution de journaux ». Le 25 septembre 2007, la société NEW K LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CITIZEN K déposée le 20 septembre 2002 et enregistrée sous le n°02 3 184 57 9. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Papier, carton ; revues ; journaux ; livres ; affiches ; magazines ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes en matière plastique pour l'emballage ; caractères d'imprimerie ; clichés. Publicité sous toutes ses formes ; distribution de prospectus, d'échantillons, d'objets publicitaires et promotionnels ; services d'abonnement de journaux et revues ; publicité en ligne sur réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; gestion de fichiers informatiques ; administration commerciale ; travaux de bureau, reproduction de documents ; promotion, communication (relations publiques) . Éducation ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres, revues, journaux ; production de films ; location de films ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours en matière de divertissement et d'éducation ; organisation d'expositions et de manifestations à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». L'opposition a été notifiée déposant le 3 octobre 2007 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société NEW K LIMITED fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les dénominations CITYZEN et CITIZEN distinctives et dominantes au sein des deux signes en cause. B - LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes en ce qu'il existe de grandes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les marques en cause prises dans leur ensemble.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «Journaux, périodiques, imprimés, magazines, guides, revues, livres, produits de l'imprimerie, photographies, dessins, cartes publication électronique de livres et de périodiques en ligne, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, compact disques, disques compacts numériques, logiciels, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples, agences de presse et d'informations, émissions radiophoniques ou télévisées, articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, caractères d'imprimerie, clichés, papier, carton, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, prospectus, brochures, calendriers, instruments d'écriture, édition, micro-édition, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement ou d'éducation, services de loisirs, publication de livres, production de films sur bandes vidéos, montage de bandes vidéo, services de photographie, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacles, services de jeux proposés en ligne, publicité, services de publicité, de publication et de diffusion de textes et d'annonces publicitaires, service d'abonnement à des journaux, services de relations publiques, gestion de fichiers informatiques, location d'espaces publicitaires, publication de textes publicitaires, télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, expédition et transmission de dépêches, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, gestion des affaires commerciales, reproduction de documents, transmission de messages, communication par ordinateurs, communication par le biais de réseaux publics ou privés et en particulier Internet, sacs et sachets (enveloppes ; pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), administration commerciale, travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire, publicité en ligne sur un réseau informatique, matériel d'instruction ou d'enseignement, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, articles pour reliures» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «Papier, carton ; revues ; journaux ; livres ; affiches ; magazines ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes en matière plastique pour l'emballage ; caractères d'imprimerie ; clichés. Publicité sous toutes ses formes ; distribution de prospectus, d'échantillons, d'objets publicitaires et promotionnels ; services d'abonnement de journaux et revues ; publicité en ligne sur réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; gestion de fichiers informatiques ; administration commerciale ; travaux de bureau, reproduction de documents ; promotion, communication (relations publiques) . Éducation ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres, revues, journaux ; production de films ; location de films ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours en matière de divertissement et d'éducation ; organisation d'expositions et de manifestations à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition». CONSIDERANT que les produits et services suivants «Journaux, magazines, revues, livres, produits de l'imprimerie, photographies, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, articles de papeterie, caractères d'imprimerie, clichés, papier, carton, affiches, micro-édition, éducation, divertissement, activités sportives et culturelles, publication de livres, production de films sur bandes vidéos, montage de bandes vidéo, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacles, services de jeux proposés en ligne, publicité, service d'abonnement à des journaux, services de relations publiques, gestion de fichiers informatiques, location d'espaces publicitaires, publication de textes publicitaires, gestion des affaires commerciales, reproduction de documents, sacs et sachets (enveloppes ; pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), administration commerciale, travaux de bureau, publicité en ligne sur un réseau informatique, matériel d'instruction ou d'enseignement, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, articles pour reliures» de la demande d'enregistrement contestée sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que les « services de publicité » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent à l'évidence identiques aux services de « publicité sous toutes ses formes » de la marque antérieure ; Que, comme le relève la société opposante, les « imprimés, guides, dessins, cartes » et les « albums, prospectus, brochures, calendriers » de la demande d'enregistrement contestée appartiennent à la catégorie plus générale des « produits de l'imprimerie » de la marque antérieure, qui comprend l'ensemble des documents reproduits par impression ; qu'il s'agit donc de produits identiques ; Que les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, boîtes en carton ou en papier, instruments d'écriture » de la demande d'enregistrement contestée appartiennent à la catégorie plus générale de la « papeterie» de la marque antérieure, qui comprend l'ensemble des papiers, fournitures scolaires et articles de bureau ; qu'il s'agit donc de produits identiques ; Que les services de « formation » de la demande d'enregistrement contestée appartiennent à la catégorie plus générale des services d'« éducation » de la marque antérieure, qui englobe l'ensemble des activités visant à instruire, former et dispenser des connaissances ; qu'il s'agit donc de services identiques. Que les services de « publication et de diffusion de textes et d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire » de la demande d'enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale du service de « publicité sous toutes ses formes » de la marque antérieure invoquée qui regroupe toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ; Qu'il s'agit donc de services identiques, contrairement aux assertions de la société déposante. CONSIDERANT que les « périodiques » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des publications paraissant à intervalles réguliers, constituent une catégorie générale incluant les « Journaux, magazines » de la marque antérieure ; qu'il s'agit donc de produits identiques ou à tout le moins, similaires par leur nature, fonction et destination, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Que les services d' « édition » de la demande d'enregistrement contestée constituent une catégorie générale incluant à l'évidence le service de « micro-édition » de la marque antérieure ; qu'il s'agit donc de services identiques ou à tout le moins, similaires par leur nature, fonction et destination, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Que les services d' «émissions radiophoniques ou télévisées ; services de loisirs» de la demande d'enregistrement contestée et le service de « divertissement » de la marque antérieure ont les mêmes objet et destination (prestation visant à distraire et amuser le public) ; qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Que les services d' «agences de presse et d'informations» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent en relation étroite et obligatoire avec les « Journaux ; revues ; magazines» de la marque antérieure, la prestation des premiers ayant pour objet d'alimenter les seconds ; qu'il s'agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Qu'il en est de même des services d'«informations en matière de divertissement ou d'éducation» de la demande d'enregistrement contestée qui apparaissent en relation étroite et obligatoire avec les services d'« éducation, divertissement» de la marque antérieure, la prestation des premiers portant exclusivement sur les seconds ; qu'il s'agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Que de même, les «services de photographie» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent en relation étroite et obligatoire avec les « photographies » de la marque antérieure, la prestation des premiers portant exclusivement et nécessairement sur les secondes ; qu'il s'agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, il importe peu que l'ensemble des produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique dans le libellé de la marque antérieure, dès lors que la protection conférée par l'enregistrement d'une marque s'étend non seulement aux produits et services désignés exactement dans les mêmes termes ou dans des termes proches, mais également aux produits et services similaires du fait de leurs nature, fonction et destination communes et aux produits et services complémentaires du fait d'un lien étroit et obligatoire entre ces derniers. CONSIDERANT en revanche que les services de « télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, expédition et transmission de dépêches, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, transmission de messages, communication par ordinateurs, communication par le biais de réseaux publics ou privés et en particulier Internet » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations techniques de communication à distance ne relèvent pas à l'évidence, de la catégorie générale des services de « communication (relation publique) » de la marque antérieure, cette dernière catégorie désignant des services utilisés par des groupements (entreprises, administrations…) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque fournis par des sociétés spécialisées dans la publicité et l'évènementiel ; Que, contrairement aux allégations de la société opposante, ces services ne sont donc pas identiques, ni même similaires, leur objet, fonction et prestataires étant différents, le public n'est pas fondé à les croire fournis par les mêmes entreprises. Qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, compact disques, disques compacts numériques, logiciels, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les services de « Gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure invoquée, la prestation des seconds ne nécessitant pas exclusivement le recours aux premiers pour sa réalisation, lesquels ont de multiples autres applications ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à les croire fournis par les mêmes entreprises, ni par des entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CITYZEN MAG ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CITIZEN K ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les deux signes en présence ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique CITYZEN / CITIZEN distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, il importe peu que le terme CITIZEN soit un nom commun anglo-saxon du langage courant dont la société opposante ne pourrait s'approprier l'usage ; qu'en effet, une marque peut être valablement formée d'un terme faisant partie de la langue française ou d'une langue étrangère, dès lors que ce terme présente un caractère arbitraire et s'avère apte à distinguer les produits et services qu'il désigne, ce qui est le cas en l'espèce, ce terme ne constituant pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle des produits et services en présence et n'indique aucune caractéristique de ces derniers ; Qu'au sein de la marque antérieure, le terme CITIZEN constitue l'élément dominant dès lors qu'il est placé en attaque et est suivi de la lettre K, élément très court qui ne retiendra pas particulièrement l'attention du consommateur des produits et services concernés ; Que le terme CITYZEN apparaît également prédominant au sein du signe contesté dans lequel il est mis en évidence par sa position en attaque et par le caractère descriptif de l'élément verbal MAG qui lui succède, en ce qu'il constitue le diminutif du terme « MAGAZINE » qui indique la nature de certains des produits en cause ainsi que l'objet de certains des services déposés ; Qu'il en résulte que les deux signes sont pareillement dominés par un terme visuellement proche et phonétiquement identique, produisant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument du déposant concernant la grande différence visuelle due à la présence du Y dans le signe contesté, dès lors que les termes CITYZEN et CITIZEN sont de même longueur et que cette différence ne porte que sur une seule lettre placées au cœur de dénomination, qui plus et, est identique phonétiquement ; Qu'enfin, ne sauraient être prises en considération les différences conceptuelles invoquées par le déposant, dès lors que rien ne permet d'affirmer que le terme CITYZEN du signe contesté sera perçu par le consommateur comme formé des termes CITY et ZEN et comme évoquant le concept de citoyen impliqué dans la vie locale et politique alors que la marque antérieure serait nécessairement perçue comme faisant référence au célèbre film d'Orson W « citizen kane » ; Qu'en tout état de cause, les deux marques sont susceptibles d'évoquer la même notion de « citoyen », ce que reconnaît d'ailleurs le déposant. Qu'ainsi, il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées, une même impression d'ensemble, les deux signes en cause pouvant être perçus par le public comme appartenant à une même famille de marques ; Que le signe verbal contesté CITYZEN MAG constitue donc l'imitation de la marque antérieure CITIZEN K, dont il pourra apparaître comme une déclinaison. Qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que le signe verbal contesté CITYZEN MAG ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CITIZEN K.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 07-3326 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : «Journaux, périodiques, imprimés, magazines, guides, revues, livres, produits de l'imprimerie, photographies, dessins, cartes publication électronique de livres et de périodiques en ligne, agences de presse et d'informations, émissions radiophoniques ou télévisées, articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, caractères d'imprimerie, clichés, papier, carton, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, prospectus, brochures, calendriers, instruments d'écriture, édition, micro-édition, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement ou d'éducation, services de loisirs, publication de livres, production de films sur bandes vidéos, montage de bandes vidéo, services de photographie, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacles, services de jeux proposés en ligne, publicité, services de publicité, de publication et de diffusion de textes et d'annonces publicitaires, service d'abonnement à des journaux, services de relations publiques, gestion de fichiers informatiques, location d'espaces publicitaires, publication de textes publicitaires, gestion des affaires commerciales, reproduction de documents, sacs et sachets (enveloppes ; pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), administration commerciale, travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire, publicité en ligne sur un réseau informatique, matériel d'instruction ou d'enseignement, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, articles pour reliures» . Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 508 105 est partiellement rejetée, pour les produitset services précités. Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe