INPI, 25 avril 2013, 12-3230

OPP 12-3230 / JG25/04/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SENTINELLE (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 4 mai 2012, la demande d'enregistrement n°12 3 9 18 084, portant sur le signe verbal ADVIZE.FR. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ; agences d'informations commerciales ; systématisation et recueil de données dans un fichier central ; publicité ; Courtage de contacts commerciaux, également sur l'internet ; gestion de l'exploitation et des affaires commerciales ; travaux de bureaux ; travaux de bureaux ; services commerciaux et aux entreprises ; consolidation de dépôts pour des tiers ; études de marché ; Courtage ; courtage en ligne ; courtage en bourse ; services d'épargne et de placement ; opérations financières ; consultation en matière financière ; estimation financière et fiscales ; gérance de fortunes ; affaires monétaire ; services et conseils financiers ; transfert électronique de fonds ; analyses financières ; constitution ou investissements de capitaux ; parrainage financier ; placement de fonds ; assurances ; affaires immobilières ». Le 24 juillet 2012, la société EURODATA GMBH & CO.KG (Société régie par les lois de l'Allemagne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale internationale ADVISA, enregistrée le 28 février 2007 sous le n°920 429 et ayant désigné notamment la France par désignation postérieure publiée à la Gazette OMPI Les marques internationales n°2009/37 du 1er octobre 2009. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Assurances ; affaires financières; affaires monétaires ; affaires immobilières. ». L'opposition a été notifiée le 6 août 2012 à la société déposante. Le 28 septembre 2012, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 9 octobre 2012. Toutefois, la protection française de la marque antérieure ayant été acceptée depuis moins de cinq ans, l'Institut a informé les parties que son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de cette marque. Le 5 décembre 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d'enregistrement et l'opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. Une commission orale s'est tenue en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société EURODATA GMBH & CO.KG fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante souhaite que ce dernier soit confirmé sur le plan de la comparaison des services en cause. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur les ressemblances visuelles et phonétiques entre la dénomination invoquée ADVISA et l'élément ADVIZE du signe contesté qui y apparaît distinctif et dominant En particulier elle soutient que les services en cause s'adressant à tout type de clientèle, le signe contesté ne se prononcera pas nécessairement à l'anglaise, mais plus spontanément à la française, ce qui renforce les ressemblances phonétiques entre les signes. A cet égard, elle conteste l'argumentation de la société déposante selon laquelle la séquence commune ADVI- serait peu distinctive, cette dernière n'ayant aucune signification ni aucun pouvoir d'évocation évident et ne pouvant donc être isolée des éléments verbaux précités. Sur le plan conceptuel, elle estime qu'aucun des signes en cause ne possède de signification claire et précise. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument quant à la comparaison des services. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des services en cause, en ce qui concerne les services de "Courtage ; courtage en ligne ; courtage en bourse ; services d'épargne et de placement ; opérations financières ; consultation en matière financière ; estimation financière et fiscales ; gérance de fortunes ; services et conseils financiers ; transfert électronique de fonds ; analyses financières ; constitution ou investissements de capitaux ; parrainage financier ; placement de fonds". Quant à la comparaison des signes, elle insiste sur les différences d'ensemble entre la dénomination invoquée ADVISA et l'élément ADVIZE du signe contesté. Elle insiste particulièrement sur les différences phonétiques, le signe contesté se prononçant à l'anglaise ce qui le distingue encore plus de la marque antérieure, le consommateur des services visés étant habitué à lire et prononcer des termes d'origine anglo-saxonne. Elle estime que la séquence commune ADVI- est peu distinctive en ce qu'elle évoque la notion de conseil ou d'avis. En outre, elle est fréquemment utilisée. En outre, la marque antérieure apparaît construite autour de l'élément AD, radical latin usuellement présent dans de nombreuses locutions, et du terme VISA, spontanément compris par le consommateur comme faisant référence à la notion d'autorisation. En revanche, le signe contesté, en raison de l'identité phonétique avec le terme anglais "advise" évoque spontanément la notion de conseil. La société déposante en déduit un caractère faiblement distinctif du terme ADVIZE du signe contesté qui doit être pris en compte dans l'appréciation du risque de confusion.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ; agences d'informations commerciales ; systématisation et recueil de données dans un fichier central ; publicité ; Courtage de contacts commerciaux, également sur l'internet ; gestion de l'exploitation et des affaires commerciales ; travaux de bureaux ; travaux de bureaux ; services commerciaux et aux entreprises ; consolidation de dépôts pour des tiers ; études de marché ; Courtage ; courtage en ligne ; courtage en bourse ; services d'épargne et de placement ; opérations financières ; consultation en matière financière ; estimation financière et fiscales ; gérance de fortunes ; affaires monétaire ; services et conseils financiers ; transfert électronique de fonds ; analyses financières ; constitution ou investissements de capitaux ; parrainage financier ; placement de fonds ; assurances ; affaires immobilières » ; Que suite à la limitation de la marque antérieure, la protection en France porte notamment sur les services suivants : « Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; tous les services précités à l'exception de services afférents à des services de paiement. Assurances ; affaires financières; affaires monétaires ; affaires immobilières ; tous les services précités à l'exception des services afférents à des services de paiement. ». CONSIDERANT que les « Gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ; agences d'informations commerciales ; publicité ; Courtage de contacts commerciaux, également sur l'internet ; gestion de l'exploitation et des affaires commerciales ; travaux de bureaux ; travaux de bureaux ; services commerciaux et aux entreprises ; consolidation de dépôts pour des tiers ; études de marché ; affaires monétaire ; assurances ; affaires immobilières » de la demande d'enregistrement contestée identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que les services de « Courtage ; courtage en ligne ; courtage en bourse ; services d'épargne et de placement ; opérations financières ; consultation en matière financière ; estimation financière et fiscales ; gérance de fortunes ; services et conseils financiers ; analyses financières ; constitution ou investissements de capitaux ; parrainage financier ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement contestée présentent manifestement les mêmes nature, objet et destination que les services d' « Affaires financières ; tous les services précités à l'exception de services afférents à des services de paiement » de la marque antérieure qui regroupent l'ensemble des prestations relatives aux ressources pécuniaires, à l'argent et aux financements ; Que le service de « transfert électronique de fonds » de la demande d'enregistrement contestée qui vise le déplacement ou le virement de somme d'argent par voie électronique, présente manifestement les mêmes nature, objet et destination que les services d'« Affaires financières ; affaires monétaires ; tous les services précités à l'exception de services afférents à des services de paiement » de la marque antérieure invoquée qui regroupent les services précités ainsi que les affaires ayant trait au recensement des moyens de paiement d'un pays ; Qu'ainsi, est inopérant l'argument de la société déposante présenté suite au projet de décision selon lequel le libellé précité de la marque antérieure serait trop large ; qu'en effet, force est de constater que chacun des services désignés peut être défini de façon claire et déterminée comme ayant les significations précitées et permettent aux tiers d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante ; Que tous les services précités visent à recenser et gérer le patrimoine financier et à optimiser les ressources pécuniaires, l'argent et les financements des entreprises ou des particuliers et ne sont pas des services de paiement, de sorte que la limitation opérée par la société opposante sur le libellé de sa marque est sans incidence sur l'appréciation de la similarité entre ces services ; Que ces services sont en outre assurés par les mêmes prestataires spécialisés (établissements bancaires, courtiers ou assureurs) ; Que ces services apparaissent donc similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche, que les services de « systématisation et recueil de données dans un fichier central » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'une prestation consistant à manipuler pour le compte d'un tiers les données susceptibles de figurer dans un fichier central, ne relèvent pas de la catégorie des services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; tous les services précités à l'exception des services afférents à des services de paiement. » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations de mise à disposition d'une assistance et de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Qu'il ne s'agit pas de services identiques ; Que ces services ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination ; Que le fait que « les données systématisées et recueillies dans un fichier central peuvent être des données commerciales » ainsi que l'invoque la société opposante ne saurait suffire à considérer comme similaires les services précités ; qu'en effet, retenir un critère si large reviendrait à considérer comme similaire un grand nombre de services dont les données peuvent être systématisées et recueillies dans un fichier central ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ADVIZE.FR, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ADVISA, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué de deux termes séparés par un point, alors que la marque antérieure est composée d'un seul terme ; Que les signes ont visuellement en commun une dénomination de même longueur possédant quatre lettres identiques présentées dans le même ordre, formant la séquence d'attaque ADVI- ; Que phonétiquement, les signes ont en commun une dénomination (ADVISA/ADVIZE), comportent les mêmes sonorités d'attaque [ad-vi] et une sonorité sifflante dans la partie finale [z] ; Qu'à cet égard, la société déposante soutient que le terme ADVIZE apparenté au terme "advise" d'origine anglophone serait prononcé à l'anglaise par le consommateur des services en cause habitué à un vocabulaire anglo-saxon ; que toutefois, rien ne permet d'exclure que ce terme soit prononcé [advize] par le consommateur français moyen des services en cause qui s'adressent à un public de particuliers et d'entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement anglophones, comme le fait valoir à juste titre la société opposante suite au projet de décision ; Que les différences entre ces signes résultent au sein du signe contesté, d'une part, de la substitution de la séquence finale -ZE aux lettres finales -SA et, d'autre part, de la présence de l'élément.FR ; Que toutefois, cette substitution de lettres n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les dénominations ADVISA et ADVIZE des signes en présence qui possèdent de fortes similitudes (même longueur, physionomie proche, deux premières syllabes identiques et la troisième très proche comportant une sonorité sifflante) ; Qu'en outre, la présence de l'élément .FR, apparaissant usuel pour désigner une extension de nom de domaine sur le réseau Internet, n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination ADVIZE au sein du signe contesté, qui est seule susceptible de retenir l'attention du consommateur ; Qu'intellectuellement, la société déposante invoque la différence d'évocation entre les signes, la marque antérieure ADVISA construite autour de la locution latine -AD et du terme -VISA, étant susceptible d'être perçue comme signifiant "vers l'autorisation" pour le consommateur français, alors que le signe contesté ADVIZE évoquerait un "avis" en anglais en raison de sa proximité avec le terme anglais "advise" ; Que toutefois, à supposer perçues les acceptions précitées de la marque antérieure et du signe contesté par le consommateur, ce qui n'est nullement évident puisqu'elles nécessitent une connaissance des langues latine et anglaise, elles ne sauraient supplanter les grandes similitudes visuelles et phonétiques existant entre les deux dénominations ADVISA et ADVIZE des signes pris dans leur ensemble ; Qu'en outre, ne saurait prospérer le découpage de la marque antérieure opéré par la société déposante en deux éléments verbaux AD- et -VISA, dès lors que la dénomination ADVISA sera perçue dans son ensemble et appréhendée de manière nécessairement globale ; Qu'il existe ainsi entre les deux signes des ressemblances prépondérantes ; Qu'il convient également de prendre en compte les éléments distinctifs et dominants pour apprécier le risque de confusion ; Qu'à supposer perçu le rapprochement de la dénomination ADVIZE du signe contesté au terme anglais "advise" signifiant "avis, conseil", il demeure qu'en dépit du caractère faiblement distinctif de cette dénomination, celle-ci présente de grandes ressemblances visuelles et phonétiques avec la dénomination ADVISA, constitutive de la marque antérieure ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, la dénomination ADVIZE apparaît comme l'élément dominant de ce signe ; qu'en effet, elle est placée en position d'attaque et se trouve suivie de l'élément.FR, apparaissant faiblement distinctif et n'étant pas susceptible de retenir l'attention du consommateur ; Qu'il résulte de ce qui précède un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ADVIZE.FR constitue donc l'imitation de la marque antérieure ADVISA. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la société déposante tenant à la connaissance de la demande de marque ADVIZE dont elle est titulaire ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté ADVIZE.FR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ADVISA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er: L'opposition n° 12-3230 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur lesservices suivants : « Gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ;agences d'informations commerciales ; publicité ; Courtage de contacts commerciaux,également sur l'internet ; gestion de l'exploitation et des affaires commerciales ; travauxde bureaux ; travaux de bureaux ; services commerciaux et aux entreprises ;consolidation de dépôts pour des tiers ; études de marché ; Courtage ; courtage enligne ; courtage en bourse ; services d'épargne et de placement ; opérations financières ;consultation en matière financière ; estimation financière et fiscales ; gérance defortunes ; affaires monétaire ; services et conseils financiers ; transfert électronique defonds ; analyses financières ; constitution ou investissements de capitaux ; parrainagefinancier ; placement de fonds ; assurances ; affaires immobilières ». Article 2 : La demande d'enregistrement n°12 3 918 084 est part iellement rejetée, pour les servicesprécités. Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie R,Chef du service des oppositions