OPP 14-3516 / HT03/02/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Mamady T a déposé, le 12 mai 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 090 175 portant sur le signe complexe WATSUP.
Le 1er août 2014, la société WHATSAPP Inc (société régie selon les lois de l’état du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale WHATSAPP, déposée le 23 mai 2011 et enregistrée sous le n° 009986514.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l‘acte d’opposition, la société opposante fait valoir que la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure à l’appui de son argumentation.
L'opposition a été notifiée au déposant le 23 août 2014, sous le n° 14-3516. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le déposant a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, inscrit au Registre National des Marques le 3 septembre 2014 sous le numéro 630 399 et dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure l’opposition est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation
de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; disques acoustiques ; télécommunications ; télécommunications, à savoir, services de transmission et de réception de données via des réseaux de télécommunications ; échange électronique de contenu vocal, audio et vidéo, de données, de graphismes et de textes accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunication ; services de messagerie instantanée ; services de communication par téléphone mobile ».
CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; services de photographie » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche, contrairement à ce que fait valoir la société opposante, que les services d’« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes, ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « télécommunications » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications ;
Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services identiques ;
Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes objet et destination, ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (agences de presse et d’informations pour les premiers, opérateurs de télécommunication pour les seconds) ;
Qu’ils ne sont pas liés par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être rendus sans avoir recours aux seconds ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que le service de « reproduction de documents » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de transmission et de réception de données via des réseaux de télécommunications ; échange électronique de contenu vocal, audio et vidéo, de données, de graphismes et de textes accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunications » de la marque antérieure, la prestation du premier étant assurée indépendamment des seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT enfin, que les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; portage salarial ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « appareils et instruments photographiques, cinématographiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; disques acoustiques ; télécommunications ; télécommunications, à savoir, services de transmission et de réception de données via des réseaux de télécommunications ; échange électronique de contenu vocal, audio et vidéo, de données, de graphismes et de textes accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunication ; services de messagerie instantanée ; services de communication par téléphone mobile » de la marque antérieure invoquée ;
Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ;
Que la société opposante fait valoir que « la marque WHATSAPP bénéficie d’une très grande renommée en lien avec les services de télécommunication ; cette renommée est telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque WHATSAPP a été enregistrée », de sorte que le public peut être amené à croire que les produits et services précités de la demande d’enregistrement proviennent de la même entreprise que ceux de la marque antérieure ou d’entreprises économiquement liées ;
Que toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en effet, si la société opposante démontre par différentes pièces que la marque antérieure jouit d’une grande renommée dans le domaine des télécommunications, ce dernier est sans rapport avec les services précités, objets de l’opposition ;
Qu’en outre, l'existence d'un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonné à la condition d'un certain degré de similarité entre les produits et services, ce qui n’est pas le cas pour ceux précités ;
Que notamment, la société opposante n'établit pas qu’il soit fréquent que les entreprises relevant du secteur des télécommunications proposent également sous la même marque des services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; portage salarial ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» ;
Qu’enfin, le fait que les services précités de la demande d’enregistrement puissent être rendus en ligne et nécessiter le partage, la mise à disposition ainsi que l’échange électronique de données ne saurait suffire à les unir par un lien étroit et obligatoire aux services invoqués de la marque antérieure, lesquels peuvent servir de support à de très nombreuses prestations ;
Qu’ainsi, aucun risque de confusion n'est à craindre pour le public quant à l'origine des services précités.
CONSIDERANT par conséquent que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe WATSUP, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination WHATSAPP, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte deux éléments verbaux adoptant une présentation particulière en couleurs, la marque antérieure, quant à elle, étant constitué d’une dénomination unique ;
Que visuellement, les éléments verbaux WATS/UP du signe contesté et la dénomination WHATSAPP, constitutive de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles prépondérantes (cinq lettres communes placées dans le même ordre : W, A, T, S et P, formant les mêmes séquences W/ATS/P) ;
Que phonétiquement, ces éléments verbaux possèdent les mêmes sonorités d’attaque et centrales à consonance anglo-saxonne [oua-ts], un même rythme disyllabique et se terminent pareillement par une sonorité brève et heurtée comportant le son [p] (up/ap) ;
Que les signes en présence diffèrent par la suppression de la lettre H, la substitution de la lettre U à la lettre A et la suppression du doublement de la consonne P au sein du signe contesté, ainsi que par la présentation de ce dernier ;
Que toutefois, ces modifications ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion en ce qu’elles laissent subsister deux éléments verbaux caractérisées par des séquences et sonorités d’attaque et finale proches, caractérisées par la lettre d’attaque W, dont l’emploi est rare en langue française, et par leur prononciation anglo-saxonne (même syllabe d’attaque ouverte [oua], suivie d’une sonorité sifflante [tss] / sonorité finale proche [up] pour le signe contesté / [ap] pour la marque antérieure) ;
Qu’enfin, la calligraphie et les couleurs adoptées dans le signe contesté n’affectent pas la perceptionimmédiate des éléments verbaux WATS/UP au sein de ce dernier ;
Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine entre les signes en présence.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté WATSUP constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale WHATSAPP.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté WATSUP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale WHATSAPP.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; services de photographie ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Héloïse TRICOT, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Héloïse TRICOTJuriste