Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 31 mars 2016
Cour d'appel de Paris 12 décembre 2017

Tribunal de Grande Instance de Paris, 31 mars 2016, 2015/06330

Mots clés education · marque · société · SAS · propriété intellectuelle · produits · concurrence déloyale · contrefaçon · exploitation · risque · procédure civile · transfert · formation · préjudice · domaine

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2015/06330
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Institut Léonard de Vinci (ILV) ; IMA Ingénierie et Management des Achats
Classification pour les marques : CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41
Numéros d'enregistrement : 3194852 ; 3372909
Parties : INSTITUT LÉONARD DE VINCI SAS / CKS ÉDUCATION SARL

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 31 mars 2016

3ème chambre 1ère section N° RG: 15/06330

DEMANDERESSE Institut LEONARD DE VINCI, SAS [...] de Vinci 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0966 et par Maître Myriam A - SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE Société CKS EDUCATION, SARL [...] 75009 PARIS représentée par Maître Delphine ESKENAZI de l'AARPl LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistés de Léoncia B. Greffier

DEBATS À l'audience du 22 février 2016 tenue publiquement

JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI, créé en 2002, est une société filiale de l'association Léonard de Vinci qui compte près de 3000 étudiants dans 3 écoles (ESILV. IIM et EMLV) et œuvre dans le domaine de la formation continue et de l'enseignement supérieur.

Elle est titulaire de droits des droits de propriété intellectuelle sur la marque française verbale « Institut Léonard de Vinci (ILV) » déposée le 14 novembre 2002 sous le n° 3194852 et visant les produits et services suivants des classes 16. 35. 38 et 41 : « Papier : produits de l'imprimerie : photographie ; papeterie : matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) : Publicité ; distribution de prospectus : reproduction de documents : organisation d'exposition à but commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Télécommunications ; agences de presse et d'informations : services d'affichage électronique ; Formation : organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ».

La SARL CKS EDUCATION, fondée en 2004, est un cabinet de conseil indépendant qui développe une spécialisation sur la fonction « achats » des entreprises et administrations.

Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque française verbale collective « IMA I et Management des Achats » déposée le 28 juillet 2005 sous le n° 3372909 dans les services « Éducation, enseignement, notamment formation à la gestion des achats ; organisation de séminaires, colloques ; production d'études (enseignement) » de la classe 41. Elle a réservé le 25 novembre 2004 le nom de domaine www.ima- devinci.com. La SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI explique que. courant 2004, dans le but de compléter son offre de formations continues, l'association Léonard de Vinci a souhaité créer pour l'année 2005/2006 un 3ème cycle dédié à l'Ingénierie et Management des Achats et a fait appel à la SARL CKS EDUCATION pour l'assister dans la création et l'animation de ce M, plusieurs contrats à durée déterminée ayant alors été signés avec cette dernière par l'association Léonard de Vinci puis par elle-même. Elle ajoute que le lancement de ce nouveau diplôme sous le nom M « IMA » a été annoncé en septembre 2004 pour une première formation en septembre 2005 et que la SARL CKS EDUCATION, régulièrement rémunérée, n'a pas participé aux dettes en dépit d'une exploitation longtemps déficitaire.

La SARL CKS EDUCATION, qui conteste avoir eu un rôle de simple prestataire de services et souligne avoir eu l'initiative de la création de la formation « IMA », expose de son côté que ses relations avec l'association Léonard de Vinci et la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI, organisées à compter du 25 mars 2005 dans le cadre de «conventions de partenariat » prévoyant un partage des responsabilités et des recettes, étaient égalitaires, l'association assurant la gestion administrative et financière et mettant les locaux à disposition tandis qu'elle assumait la gestion pédagogique et les relations avec les entreprises, le recrutement des étudiants étant en revanche de la responsabilité des deux partenaires. La SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI mettait un terme à leurs relations commerciales courant 2014 et déposait à cette occasion une plainte auprès du procureur de la république de Nanterre contre les dirigeants de la SARL CKS EDUCATION. Elle précise avoir découvert dans ce cadre l'existence de la marque collective de cette dernière. Par courrier du 3 février 2015, la SARL CKS EDUCATION a sommé la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI de cesser d'utiliser la dénomination « IMA Ingénierie et Management des Achats ». En retour, par courrier du 23 février 2015, celle-ci mettait celle-là en demeure de lui transférer la marque « IMA Ingénierie et Management des Achats » n°3372909 et de cesser d'utiliser le nom de domaine imadevinci.com reproduisant le signe « IMA » en soutenant qu'il était distinctif de l'un de ses M et reprenait une partie de sa marque.

C'est dans ces circonstances que la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI a. par acte d'huissier du 13 avril 2015, assigné la SARL CKS EDUCATION devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de marque, en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI demande au tribunal, au visa des dispositions d’articles L.712-6, L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ainsi que de l'adage « fraus orrinia corrumpit » : de dire et juger recevable et bien fondée l'Institut Léonard de Vinci en son action : de dire et juger les demandes de CKS Éducation mal fondées : de constater que CKS Éducation ne justifie nullement avoir financé la création de la formation M Ingénierie et Management des Achats, ni avoir participé aux pertes liées à l'exploitation de cette formation ; de dire et juger en conséquence que le contrat ayant lié l'Institut Léonard de Vinci à CKS Éducation et un contrat de prestation de services ; de constater que l'Institut Léonard de Vinci n'a eu connaissance du dépôt de la marque française n°3372909 « IMA I et Mangement des A » que lors de la rupture des relations contractuelles avec CKS Éducation en 2014 ; de dire et juger en conséquence, en application de l'article 2224 du code civil que l'action en dépôt frauduleux de l'Institut Léonard de Vinci n'est pas prescrite ; de constater que CKS Éducation avait parfaitement connaissance des investissements mis en œuvre par l'Institut Léonard de Vinci pour le lancement de la formation M Ingénierie et Management des Achats et de sa volonté d'exploiter ce signe ; de dire et juger que le dépôt de la marque « IMA Ingénierie et Management des Achats » n°3372909 pour les services de la classe 41 a été réalisé de mauvaise foi par la société CKS, en fraude des droits de l'Institut Léonard de Vinci, dans le but de la priver d'un signe nécessaire à l'exploitation de la formation qu'elle a créée ; en conséquence : de prononcer le transfert de l'enregistrement de la marque française « IMA I et Management des Achats » n°3372909 en classe 41 au bénéfice de l'Institut Léonard de Vinci : d'ordonner la transmission du jugement à intervenir à l'INPI sur réquisition du greffier en vue de son inscription au Registre National des Marques en marge du dépôt et autoriser, en tant que de besoin, la requérante à procéder à ladite inscription aux frais exclusifs de CKS : de dire et juger que le dépôt et l'exploitation du nom de domaine www.ima-devinci.com pour des services de la classe 41 est sont constitutifs de contrefaçon de la marque « INSTITUT LEONARD DE VINCI » n° 3194852 au sens de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle : en conséquence : de condamner la société CKS à payer la somme de 30.000 euros à l'Institut Léonard de Vinci en réparation du préjudice subi : de prononcer le transfert du nom de domaine www.ima-devinci.com au bénéfice de l'Institut Léonard de Vinci ; de dire et juger que l'exploitation du nom de domaine www.ima- devinci.com et du groupe privé des anciens IMA sur linkedin par la société CKS est constitutive de concurrence déloyale, en conséquence : de condamner la société CKS à payer la somme de 30.000 euros à l'Institut Léonard de Vinci en réparation du préjudice subi : de prononcer la cessation de l'exploitation du nom de domaine www.ima-devinci.com par la société CKS ; de prononcer la cessation de l'exploitation du groupe privé des anciens IMA sur Linkedin par la société CKS ; de dire et juger irrecevable et mal fondée l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CKS : à titre subsidiaire, de dire que CKS et ILV sont coproducteurs du diplôme M IMA et en conséquence, de condamner CKS à prendre en charge pour moitié les pertes liées à l'exploitation du diplôme M IMA: de condamner la société CKS à verser à l'ILV la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société CKS aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Jean AITTOUARES, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL CKS EDUCATION demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L.712-6 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, de : Déclarer la société Institut Léonard de Vinci mal fondée en ses demandes ; Débouter la société Institut Léonard de Vinci de ses demandes ; Déclarer prescrite l'action en revendication intentée par la société Institut Léonard de Vinci ; Déclarer prescrite l'action intentée par la société Institut Léonard de Vinci sur le fondement de la concurrence déloyale : Condamner la société Institut Léonard de Vinci à verser à CKS la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner la société Institut Léonard de Vinci à verser à CKS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Institut Léonard de Vinci aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture était rendue le 2 février 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

1°) Sur l'action en revendication

Au soutien de ses prétentions, la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI expose que les contrats conclus avec la SARL CKS EDUCATION, qui n'a jamais supporté la moindre dette et a été rémunérée malgré une exploitation déficitaire, étaient des contrats de prestation de services, qu'elle avait seule la maitrise du M et la faculté d'ouvrir ou non la formation et qu'elle était l'unique responsable vis-à-vis des étudiants et de l'État pour la délivrance des diplômes. Elle conteste la prescription de son action qui repose sur la fraude et précise que, eu égard aux relations contractuelles qui l'unissaient à la SARL CKS EDUCATION, celle-ci a déposé le signe « IMA Ingénierie et Management des Achats » à titre de marque en 2005 en ayant parfaitement connaissance de ses investissements et de l'usage qu'elle faisait du signe. Elle en déduit que la SARL CKS EDUCATION a ainsi tenté de s'approprier cette dénomination à titre de marque pour lui nuire et l'empêcher de poursuivre son activité en cas de cessation des relations contractuelles.

En réplique, la SARL CKS EDUCATION expose que les relations contractuelles établissaient un partenariat égalitaire avec des responsabilités partagées et que la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI n'apporte aucune preuve de sa mauvaise foi au jour du dépôt de la marque qui est intervenu dans un contexte d'affaires tout à fait satisfaisant pour elle puisque les partenaires ont continué d'exploiter la formation pendant plus de 7 ans. Elle ajoute que ce dépôt, public et librement accessible, était connu de la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI qui n'a jamais émis la moindre contestation et en déduit que son action en revendication est prescrite. Elle ajoute qu'elle CKS était parfaitement légitime à déposer la marque IMA dès lors qu'elle était à l'initiative de la formation, qu'elle avait la responsabilité de créer un site internet pour faire la promotion du M IMA, qu'elle n'a jamais eu pour intention de priver la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI d'un signe nécessaire à son activité et que cette dernière ne démontre pas qu'elle aurait des droits sur la marque IMA.

Conformément à l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi 92-597 du 1er juillet 1992 applicable au litige, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

Par ailleurs, en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur d'un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue. La notion de fraude est d'interprétation stricte.

La demande de la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI au titre de la qualification des relations contractuelles ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen soutenant à titre principal la caractérisation de la mauvaise foi et de la fraude qu'elle impute à la SARL CKS EDUCATION et subsidiairement la nécessité d'un partage des dettes.

La caractérisation de la fraude excluant la prescription de l'action en revendication, la fin de non-recevoir opposée par la SARL CKS EDUCATION ne sera examinée qu'en son absence.

La SARL CKS EDUCATION a déposé la marque française verbale collective « IMA I et Management des Achats » le 28 juillet 2005 sous le n° 3372909 dans les services « (Éducation, enseignement, notamment formation à la gestion des achats ; organisation de séminaires, colloques ; production d'études (enseignement) » de la classe 41. C'est à cette date que doit être apprécié le caractère frauduleux du dépôt.

Le document intitulé « création du premier groupe européen de formation en Achats », dont la date du 7 décembre 2013 n'est pas authentifiable et est quoiqu'il en soit antérieure à la signature des statuts de la SARL CKS EDUCATION, ne démontre pas que cette dernière ait pris l'initiative des relations contractuelles et de la création du diplôme.

Les relations contractuelles entre les parties, destinées à la création d'un 3ème cycle dédié à l'Ingénierie et Management des Achats, ont été organisées par la conclusion de convention dite « de partenariat » puis de « co-production » avec l'association Léonard de Vinci (contrais du 25 mars 2005 et du 9 janvier 2006) puis avec la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI (contrats des 11 juillet 2007.15 décembre 2007 et 15 janvier 2008. ce dernier étant d'une durée de 4 ans et 6 mois renouvelable par tacite reconduction), la seconde reprenant alors les engagements de la première en raison du transfert de l'hébergement du 3ème cycle concerné décidé le 18 juin 2007. Aux termes de ces contrats, dont les qualifications successives adoptées par les parties ne correspondent à aucun contrat nommé, n'impliquent en elles- mêmes aucune égalité et ne lient pas le juge en application de l'article 12 du code de procédure civile, les obligations des parties (articles 2 et 3) étaient les suivantes :

la SARL CKS EDUCATION, qui « apport[ait] son expertise technique des Achats et son carnet d'adresses au sein des professionnels des Achats en Europe », avait pour mission : de définir le contenu pédagogique et de diriger l'équipe pédagogique, de rechercher des partenariats avec les entreprises (sponsors et intervenants) la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI, qui « apport[ait] son savoir- faire en matière de formation » était tenue : de planifier les cours et de contrôler la participation des étudiants et des intervenants aux cours. d'assumer la responsabilité administrative et financière ainsi que du budget de fonctionnement du M, des infrastructures et des équipements nécessaires. les deux parties partageaient la charge des actions de promotion du 3ème cycle et des opérations de recrutement.

Ainsi, la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI, dont il est constant qu'elle assumait seule la responsabilité de la délivrance et de la reconnaissance du diplôme correspondant, avait la maîtrise de l'ouverture du M chaque année (article 7) et gérait et finançait intégralement l'accueil matériel des étudiants et des enseignants qu'elle rémunérait directement ou indirectement par le biais d'une refacturation de la SARL CKS EDUCATION s'ils étaient issus de son réseau professionnel (article 4 in fine) tandis que cette dernière, forte « de son carnet d'adresses », avait la charge de la définition du contenu pédagogique et de la recherche de partenariats avec des tiers pour valoriser le M et accroître sa visibilité. Ainsi que le précise l'article 10 de chaque contrat, aucun partage des bénéfices et des pertes n'est envisagé, la rémunération de la SARL CKS EDUCATION, contrepartie de l'exécution de ses obligations stipulées à l'article 2, prenant la forme d'une somme forfaitaire (15 000 euros en 2007 et 20 000 euros en 2008) éventuellement majorée d'un complément dont le montant variait en fonction du nombre de participants inscrits.

La nature des obligations mises à la charge de chacune des parties et leur répartition démontrent que la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI a fait le choix d'externaliser, par la conclusion de contrats de prestations de services au sens de l'article 1780 du code civil, la définition du contenu pédagogique d'un diplôme qu'elle maîtrisait intégralement. Les factures éparses et de faibles montants produites en pièces 9 à 13 par la SARI. CKS EDUCATION correspondent, y compris pour la refonte du site internet ima-devinci.com qu'elle avait de surcroît réservé pour elle-même, à la stricte exécution des obligations qui lui incombaient et ne peuvent induire une participation aux pertes : elles sont très largement insuffisantes pour établir l'existence d'une relation égalitaire, peu important que les parties aient fait le choix de s'imposer la mention d'un partenariat dans toutes leurs communications (articles 2vi et 3v).

Dans ce cadre, il est certain que les termes « Ingénierie et Management des Achats », qui correspondent à l'intitulé du diplôme qu'elle délivrait, ainsi que son acronyme « IMA », était nécessaire à l'activité de l'association Léonard de Vinci puis à celle de la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI qui a repris ses engagements à son compte et a poursuivi l'exploitation du 3ème cycle. Seule cette dernière avait dès l'origine vocation à accueillir les participants et à sanctionner L'information à l'exclusion de la SARL CKS EDUCATION qui ne disposait ni du financement et des locaux ni de la capacité juridique de délivrer le diplôme. Celle-ci ne pouvait, en déposant ces signes à titre de marque le 28 juillet 2005. ignorer qu'elle entraverait l'activité de son partenaire commercial et ce d'autant moins qu'elle entendait ainsi monopoliser des termes qu'elle était contractuellement tenue de n'utiliser qu'avec la mention « en partenariat avec l'Institut Léonard de Vinci » sur tout support citant le M spécialisé IMA » (article 2vi).

Et, alors que les relations contractuelles établies entre les parties supposent une confiance réciproque minimale, la seule publicité du dépôt n'est pas de nature à induire sa connaissance par la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI. Or, aucune des pièces produites ne prouve celle-ci, le seul document mentionnant son existence étant un courriel du 20 novembre 2014 postérieur à la rupture des relations contractuelles.

Dès lors, en déposant à son insu à titre de marque un signe qu'elle savait nécessaire à l'activité de la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI mais qui ne pouvait servir sa propre activité, la SARL CKS EDUCATION a détourné le droit des marques de sa finalité pour lui nuire et a commis une fraude. Sa mauvaise foi étant exclusive de la prescription qu'elle oppose à la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI, il sera fait droit à la demande de transfert de cette dernière dans les termes du dispositif.

2°) Sur la contrefaçon de la marque française verbale « Institut Léonard de Vinci (ILV) » n° 3194852

Au soutien de ses prétentions, la SAS INSTITUT LEONARD lDE VINCI expose que le nom de domaine www.ima-devinci.com est l'imitation de la marque « INSTITUT LEONARD DE VINCI » n°3194852 désignant les services « Formation » de la classe 41 puisqu'il est exploité pour promouvoir un M, soit un service identique et que les signes sont similaires, le terme « DE VINCI » étant dominant et distinctif au sein de la marque antérieure. Elle en déduit l'existence d'un risque de confusion.

En réplique, la SARL CKS EDUCATION conteste l'existence d'un risque de confusion au motif que les termes « Léonard de Vinci » doivent s'entendre comme un tout et constituent les termes distinctifs de la marque et que les seuls termes « de Vinci » ne sont pas distinctifs. Elle ajoute que le nom de domaine www.ima-devinci.com comporte le signe IMA qui est lui-même une marque lui appartenant à CKS et revêt un caractère distinctif fort. Elle indique par ailleurs que la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI l'avait autorisé à déposer et exploiter le nom de domaine www.ima-devinci.com et l'y avait même incitée.

Sur l'existence de la contrefaçon

Conformément à l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.

En vertu de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

Enfin, aux termes de l'article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l'arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation abstraite par référence au dépôt d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

La SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque française verbale « Institut Léonard de Vinci (ILV) » déposée le 14 novembre 2002 sous le n°3194852 et visant les produits et services suivants des classes 16. 35. 38 et 41 : « Papier : produits de l'imprimerie : photographie : papeterie: matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) : Publicité : distribution de prospectus : reproduction de documents : organisation d'exposition à but commerciaux ou de publicité : publicité en ligne sur un réseau informatique : location de temps publicitaire sur tout moyen de communication : Télécommunications : agences de presse et d'informations ; services d'affichage électronique : Formation; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ».

Cette marque est antérieure à la réservation du nom de domaine ima- devinci.com le 25 novembre 2004 par la SARL CKS I-DUCATION.

Le public pertinent est l'étudiant soucieux de choisir un 3ème cycle spécialisé adapté à ses perspectives professionnelles qui est de ce fait doté d'une attention et bénéficie d'une information particulières.

Il est constant que le site litigieux est toujours exploité et que la SARL CKS EDUCATION y assure la promotion du M « IMA I et Management des Achats » ce que confirment les procès-verbaux de constat dressés les 31 mars et 13 juillet 2015. Le service proposé est identique au service de formation visé en classe 41 dans l'enregistrement de la marque.

Celle-ci se compose des signes « institut » et « Léonard de Vinci » ainsi que de l'acronyme « ILV ». Le premier étant descriptif des services de formation, les seconds sont dominants et distinctifs en l'absence de contestation de la validité de la marque, l'acronyme accolé au nom développé ne lui apportant rien et étant dans cette Configuration insignifiant. Les termes « Léonard » et « de Vinci », en ce qu'ils sont les prénom et nom directement évocateurs du célèbre artiste et savant florentin, sont d'égale importance dans la distinctivité du signe globalement appréciée. Or, le nom de domaine reprend à l'identique les termes, précédés de l'acronyme « IMA » qui renvoie à l'intitulé du diplôme promu et est de ce fait descriptif du contenu de la formation. « devinci » en les juxtaposant. Les signes, qui comportent les mêmes éléments distinctifs et dominants, sont ainsi fortement similaires.

Or, le public pertinent comprenant à la simple consultation du site que les lettres « IMA » sont la contraction du M « Ingénierie et Management des Achats », la seule information dont il dispose pour déterminer l'origine commerciale du service qui lui est proposé réside dans les termes « devinci ». Aussi, confronté à une offre de diplôme identique, il sera conduit à croire que le site est exploité par la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI ou avec son autorisation.

La SARL CKS EDUCATION soutient sans le démontrer avoir été autorisée à réserver le nom de domaine litigieux. Toutefois, elle produit elle-même un courriel du 20 novembre 2014 aux termes duquel la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI sollicitait la désactivation du nom de domaine démontrant l'absence d'autorisation d'exploitation à minima à compter de cette date.

En conséquence, les signes étant similaires, les services identiques et le risque de confusion établi, l'exploitation du nom de domaine ima- devinci.com constitue une contrefaçon par imitation de la marque française verbale « Institut Léonard de Vinci (ILV) ».

Sur les mesures réparatrices

En application de l'article 1.716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Et, en vertu de l'article L 716-15 du code de propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

En l'absence du moindre élément produit par la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI sur les conséquences négatives subies ou les bénéfices du contrefacteur ainsi que sur les redevances qui lui auraient été versées en cas d'usage autorisé de sa marque, seule une atteinte à sa marque banalisée sera retenue. En réparation de ce préjudice la SARL CKS EDUCATION sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros.

En outre, le transfert du nom de domaine ima-devinci.com sera ordonné dans les termes du dispositif au profit de la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI à titre de réparation complémentaire.

3°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Au soutien de ses prétentions, la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI conteste la prescription de son action en invoquant la date de découverte des fautes de la SARL CKS EDUCATION et le caractère continu des faits de concurrence déloyale constitués par l'exploitation du site www.ima-devinci.com et du groupe Linkedin des anciens élèves de l'IMA par laquelle la SARL CKS EDUCATION, qui ne la mentionne jamais, entretient délibérément la confusion quant à son rôle dans le diplôme. Elle ajoute que la SARL CKS EDUCATION tire profit de l'exploitation de ces outils de communication et se place ainsi dans son sillage en profitant de ses investissements sans bourse délier.

En réplique, la SARL CKS EDUCATION expose que l'action de la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI est prescrite et que celle-ci avait connaissance des faits qu'elle lui impute. Elle ajoute qu'elles ne sont pas en situation de concurrence, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que le préjudice allégué n'est pas démontré.

En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

L'action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l'action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu'en présence d'un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. La sanction du cumul de demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle n'est pas, à la différence de celle des actions fondées cumulativement sur les responsabilités contractuelle et délictuelle, l'irrecevabilité des deux demandes mais uniquement de celle des deux qui est présentée à titre complémentaire.

Les actes de concurrence déloyale et parasitaire imputés à la SARL CKS EDUCATION sont par définition postérieurs à la cessation de leurs relations contractuelles en 2014. Dès lors, par-delà le fait que la concurrence déloyale est un délit successif, ils ne sont pas prescrits en application de l'article 2224 du code civil.

Les faits tirés de l'exploitation du nom de domaine devinci.com sont strictement identiques à ceux déjà réparés dans le cadre de l'action en contrefaçon. Les demandes de la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI à ce titre seront donc rejetées.

Bien que l'impression d'écran de la page Linkedin produite en pièce 10-1 par la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI mentionne comme « propriétaire » Arnaud S, qui peut agir en son nom personnel tout en étant cofondateur de la SARL CKS EDUCATION, cette dernière reconnaît dans ses écritures (page 15) au sens de l'article 1356 du code civil qu'elle exploite ce « groupe ». Pour autant, si la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI n'explique pas en quoi le fait de permettre à d'anciens élèves, qui par définition ne constituent pas des étudiants susceptibles de lui verser à nouveau des frais d'inscription, de rester en contact lui cause un préjudice matériel quelconque, l'animation d'un tel groupe par la SARL CKS EDUCATION en référence au M exclusivement exploité par la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI porte atteinte à l'image de celle-ci indûment captée par celle-là et lui cause un préjudice moral.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'interdiction de la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI dans les termes du dispositif son préjudice moral étant ainsi réparé, sa demande indemnitaire étant en revanche rejetée.

4°) Sur la demande reconventionnelle

La SARL CKS EDUCATION présente sa demande reconventionnelle en ces termes : « il a été amplement démontré que CKS était valablement titulaire de la marque « IMA Ingénierie et Management des Achats ». Depuis la résiliation unilatérale et fautive par l’ILV des conventions de partenariat, cette dernière a continué d'exploiter seule la formation litigieuse sous la marque IMA comme le démontre les constats d'huissier réalisés par CKS45. Malgré plusieurs mises en demeure. l'ILV a persévéré dans cette exploitation abusive ».

Non seulement le fondement juridique de la demande n'est pas exprimé bien qu'une marque soit spécialement invoquée, mais le transfert de cette dernière à la demanderesse la prive de tout intérêt à agir sur son fondement au sens des articles 31. 32 et 122 du code de procédure civile. Sa demande est en conséquence irrecevable.

5°) Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, la SARL CKS EDUCATION, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,

Dit que le dépôt de la marque française verbale collective « IMA I et Management des Achats » n° 3372909 dans les services « Éducation, enseignement, notamment formation à la gestion des achats : organisation de séminaires, colloques : production d'études (enseignement) » de la classe 41 est frauduleux ; Rejette en conséquence la fin de non-recevoir opposée par la SARI. CKS EDUCATION à l'action en revendication de la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI;

Ordonne le transfert de cette marque à compter de la date de son dépôt au profit de la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI ;

Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;

Dit qu'en exploitant le nom de domaine ima-devinci.com pour des services identiques la SARL CKS EDUCATION a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française verbale « Institut Léonard de Vinci (ILV) » n° 3194852 de la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI ;

Condamne la SARL CKS EDUCATION à payer à la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI la somme de CINQ MILLE euros (5 000€) en réparation du préjudice causé par l'atteinte à sa marque ;

Ordonne en outre à titre de réparation le transfert du nom de domaine ima-devinci.com aux frais de la SARL CKS EDUCATION au profit de la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI ;

Autorise la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI à notifier la présente décision à l'unité d'enregistrement compétente ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en concurrence déloyale et parasitaire opposée par la SARL CKS EDUCATION ;

Interdit à la SARL CKS EDUCATION d'exploiter le groupe d'anciens élèves du M IMA sur Linkedin ;

Rejette les autres demandes de la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL CKS EDUCATION ;

Rejette la demande de la SARL CKS EDUCATION au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SARL CKS EDUCATION à payer à la SAS INSTITUT LEONARD DE VINCI la somme de CINQ MILLE euros (5 000€) en application de l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne la SARL CKS EDUCATION à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maitre Jean AITTOUARES conformément à l'article 699 du code de procédure civile.