OPP 11-3354
Le 26/01/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z WANG a déposé, le 2 mai 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 827 769 portant sur la dénomination SMATI.
Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer notamment les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ».
Le 27 juillet 2011, la société MATY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MATY déposée le 11 juin 1990, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 25 janvier 2010 sous le numéro 1 641 911 et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué ; joaillerie, pierre précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 8 août 2011, sous le n° 11-3354.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 5 décembre 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et le déposant a également présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société MATY fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison de certains produits, en faisant valoir de nouveaux liens de similarité.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure et joint à cet égard une décision de la Cour d’Appel de Nancy.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Z WANG conteste la comparaison des signes.
Il n’apporte pas d’argument concernant la comparaison des produits.
Suite au projet de décision, le déposant réitère son argumentation concernant l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles » ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué ; joaillerie, pierre précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques ».
CONSIDERANT que les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant ;
Que de même, les « Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits suivants : « joaillerie » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement ;
Qu’à cet égard, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée ne saurait utilement évoquer le fait que son produit principal est « …le parapluie, qui ne fait pas partie des activités de la société MATY » et qu’il a déposé sa demande d’enregistrement dans d’autres secteurs ; qu’en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination SMATI ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination MATY.
CONSIDERANT que l’opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
Qu’il apparaît en effet que, dans un arrêt en date du 27 mai 2008 fournit par la société opposante, la Cour d’appel de Nancy a reconnu la notoriété de la marque MATY.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont tous deux constitués d’une dénomination unique.
CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les dénominations SMATI et MATY respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure sont composées de trois lettres identiques placées dans le même ordre (M, A et T), se prononcent en deux temps et comportent des sonorités particulièrement proches [sma-ti/ma-ti], ce qui leur confère une physionomie et des consonances des plus proches ;
Que les seules différences entre ces deux dénominations résident, au sein du signe contesté, dans la substitution de la lettre Y à la lettre I et dans la présence de la lettre d’attaque S ;
Que toutefois, ces différences en ce qu’elles sont sans incidence phonétique concernant le son [i] et ne portent que sur une seule lettre ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, qui restent marqués par les mêmes séquences de lettres et surtout par des sonorités très proches ;
Qu’il en résulte une même impression d’ensemble entre les deux signes.
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence, de la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la joaillerie et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Qu'est extérieure à la présente procédure et ne saurait, dès lors être retenue pour écarter tout risque de confusion l'argumentation du déposant concernant la raison ayant présidé au choix de la dénomination SMATI ; qu’en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes ;
Que la dénomination contestée SMATI ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale MATY.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro 11-3354 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ».
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 827 769 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités.
Ruth COHEN-AZIZA, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves C, Chef de Groupe