Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2017, 2016/07226

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 février 2017 N° RG : 16/07226 Assignation du : 22 juillet 2016 DEMANDERESSES Société 3M 3 M Center St Paul Minnesota ETATS UNIS Société 3M FRANCE SAS Boulevard de l'Oise 95000 CERGY représentées par Maître David POR du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0022 DEFENDERESSE Société SAINT-GOBAIN ABRASIFS SA Rue de l'Ambassadeur 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE représentée par Maître Marianne SCHAFFNER du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0096 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience dul7 janvier 2017 , avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 10 février 2017. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le groupe américain 3M se présente comme spécifiquement tourné vers l'innovation et établi dans 70 pays sur 5 grands marchés que sont l'industrie, la sécurité et la signalétique, l'électronique et l'énergie, la santé et enfin, les biens de consommation. La société 3M C de droit américain est titulaire du brevet européen n°1961488 (ci- après «EP'488») ayant pour intitulé «Appareil de vaporisation de liquides, conteneurs jetables et doublures adaptés à son utilisation ». La demande de brevet était une demande divisionnaire consécutive à une première demande du 14 janvier 1998 et publiée le 27 août 2008, déposée sous priorité de deux demandes anglaises n°9701447 du 24 janvier 1997etn°9712784du 18 juin 1997. La mention de la délivrance du brevet EP'488 a été publiée le 18 juin 2014 au Bulletin Européen des Brevets n° 2014/25. Le 18 mars 2015, la société SAINT-GOBAIN ABRASIVES Inc. a formé opposition à rencontre du brevet EP'488 et cette procédure -à laquelle la société SAINT GOBAIN ABRASIFS est intervenue le 21 octobre 2016- est actuellement en cours, le groupe 3M ayant répondu à l'acte d'opposition le 13 janvier 2016 et la procédure orale étant en l'état fixée au 30 mai 2017. La partie française du brevet a été maintenue en vigueur par le paiement régulier des annuités et le titre expirera le 14 janvier 2018. La société 3M FRANCE est une filiale chargée notamment de la commercialisation du système dit de préparation de peinture simplifiée également désigné « système PPS ». Le groupe SAINT-GOBAIN a pour domaines d'activité les matériaux innovants de haute performance et les produits pour la construction et la distribution dans le secteur du bâtiment. Sa filiale française SAINT-GOBAIN ABRASIFS, qui commercialise ces matériaux innovants et plus spécifiquement des solutions abrasives complètes pour tous procédés d'abrasion, distribue notamment une gamme de pistolets à peinture alimentés par gravité portant les références "Norton P S " ou « NPS » et "New Norton P S " ou « NNPS », sous la marque « NORTON SAINT-GOBAIN » Estimant que des produits de cette gamme reproduisaient les caractéristiques protégées notamment par le titre précité, les sociétés 3M C et 3M FRANCE, sur le fondement de deux constats d'huissier des 16 et 21 juin 2016 et d'opérations de saisie- contrefaçon autorisées le 22 juin 2016 à la requête des sociétés 3M C et 3MINNOVATIVE PROPERTIES COMPANY et diligentées le 24juin suivant, ont par assignation délivrée le 22 juillet 2016 engagé une action en contrefaçon de la partie française du brevet européen EP'488 -pour l'exploitation duquel la société 3M FRANCE bénéficie d'une licence exclusive inscrite au registre national des brevets le 12 août 2016- à l'encontre de la société SAINT-GOBAIN ABRASIFS au titre de l'importation, de l'offre à la vente, de la vente, de la livraison ainsi que de l'offre de livraison en France de réservoirs pour pistolets à peinture alimentés par gravité, ce aux fins d'obtenir des mesures réparatrices et d'interdiction. A la même date, deux autres assignations ont été délivrées à l'encontre de la même défenderesse en vue de voir sanctionner des actes contrefaçon respectivement invoqués sur le fondement de la partie française des brevets européens n° EP 1366823 (EP'823) et EP 2090373 (EP'373). Parallèlement le 21 juillet 2015, la société 3M DEUTSCHLAND GmbH a engagé une action en contrefaçon auprès du tribunal du district de Düsseldorf à l'encontre de SAINT-GOBAIN ABRASIVES GmbH sur la base de la partie allemande du brevet EP'488 et des parties allemandes des brevets européens n° 1366823 (EP'823), n°2090373 ( EP'373) et n°2090372 (EP'372), et la société SAINT GOBAIN ABRASIVES GmbH a contesté la validité des parties allemandes des brevets EP'823 et EP'373 devant le tribunal fédéral des brevets. Ces différentes procédures sont actuellement en cours. Suivant conclusions notifiées par voie électronique les 25 octobre et 22 novembre 2016 puis le 4 janvier 2017 la société SAINT GOBAIN ABRASIFS (ci- après SGA) demande au juge de la mise en état de: Vu notamment les articles 378 et suivants du code de procédure civile, l'article 101 de la Convention sur le Brevet Européen, ainsi que les pièces énumérées au bordereau annexé, RECEVOIR la société SAINT-GOBAIN ABRASIFS en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, DIRE ET JUGER qu'il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande des sociétés 3 M C et 3 M F en contrefaçon de la partie française du brevet européen n° EP 1961488 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la demande en nullité de la saisie-contrefaçon de la société SAINT-GOBAIN ABRASIFS à l'encontre de la société 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY, DIRE ET JUGER qu'il est aussi d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande des sociétés 3M C et 3M France en contrefaçon de la partie française du brevet européen n°EP 1961488 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par l'Office Européen des Brevets dans le cadre de la procédure d'opposition pendante,

En conséquence

, ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'affaire enrôlée devant le tribunal de grande instance de Paris à la suite de l'assignation du 25 octobre 2016, ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'Office Européen des Brevets dans le cadre de la procédure d'opposition pendante à l'encontre du brevet n°EP 1961488, FAIRE INJONCTION, à titre provisoire, aux sociétés 3M C et 3M FRANCE de ne pas utiliser à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 juin 2016 et les actes subséquents sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, DONNER ACTE à la société SAINT-GOBAIN ABRASIFS de ce qu'elle réserve tous ses droits au fond pour contester la recevabilité et le bien fondé des demandes des sociétés 3M C et 3M FRANCE, CONDAMNER in solidum les sociétés 3M C et 3M FRANCE à verser à la société SAINT-GOBAIN ABRASIFS la somme de 5.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVER les dépens. La société SGA expose notamment que : -elle n'est pas intervenue tardivement dans la procédure d'opposition comme le prétendent à tort les sociétés 3M C et 3M FRANCE, mais a, au contraire, respecté les conditions posées par l'article 105 de la Convention sur le brevet européen (la « C.B.E. ») et de la règle 89(1) de son Règlement d'exécution, la procédure orale de première instance a lieu le 30 mai 2017, -le président du tribunal de grande instance de Paris a été saisi par les sociétés 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY et 3M C d'une requête aux fins de saisie- contrefaçon au siège de la société SGA, la requête était fondée sur la partie française du brevet EP'488 mais aussi sur la partie française du brevet européen EP'373 dont la société 3M C est titulaire, et sur la partie française du brevet européen EP'823 dont la société 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY est titulaire, -la saisie-contrefaçon, en ce que qu'elle porte sur la partie française du brevet EP'823, n'a pas été validée par une assignation produisant des effets faute d'avoir été délivrée par une partie ayant un intérêt à agir, en ce que la société 3M C n'est pas titulaire du brevet EP 823 pas plus qu'elle ne bénéficie d'une licence et la société 3M FRANCE n'est pas habilitée à agir seule au terme de son contrat de licence, pas plus qu'elle ne justifie avoir mis en demeure le titulaire du brevet conformément à l'article L. 615-2, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, 1 'intervention volontaire de la société 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY par conclusions du 5 décembre 2016 est irrecevable et en tout état de cause trop tardive pour régulariser la procédure et donc valider la saisie-contrefaçon du 24 juin 2016, -la société SGA a dès lors demandé par voie d'assignation la nullité de l'intégralité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 juin 2016 et des actes subséquents, ce sans chercher à ralentir la procédure en introduisant une action distincte de l'action principale en contrefaçon du brevet EP 823, elle y était contrainte puisque 3M INNOVATIVE P COMANY n'était pas partie à l'instance engagée sur le fondement de ce titre, -il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée le 24 juin 2016, -en application de l'article 101 de la C.B.E., le brevet EP 488 peut être maintenu, modifié ou révoqué à l'issue de la procédure d'opposition et le risque que le brevet EP'488 soit révoqué ou à tout le moins modifié est important, -la deuxième demande de sursis est parfaitement recevable même présentée postérieurement à la première, en ce que le 25 octobre 2016 sa cause n'était pas née de manière certaine. Suivant conclusions notifiées par voie électronique les 5 décembre 2016 et 9 janvier 2017, les sociétés 3M C et 3M FRANCE demandent au juge de la mise en état de : REJETER la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive concernant la nullité de la saisie-contrefaçon dans la procédure parallèle intentée par SAINT-GOBAIN ABRASIFS SA ; DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'OEB sur le brevet européen n° 1961488 et en tout état de cause, rejeter cette demande de sursis à statuer ; DEBOUTER la société SAINT-GOBAIN ABRASIFS SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société SAINT-GOBAIN ABRASIFS SA à payer aux sociétés 3M C et 3M FRANCE la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SAINT-GOBAIN ABRASIFS SA aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me David P, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés 3M C et 3M FRANCE soutiennent notamment que : -la contestation de la validité de la saisie-contrefaçon constitue de jurisprudence constante une défense au fond dont le juge saisi de l'action en contrefaçon a vocation à connaître, ce choix d'élever cette contestation au moyen d'une procédure distincte est à l'évidence dilatoire, -les preuves de la matérialité de la contrefaçon sont multiples, elles résultent d'autres éléments que la mesure dont la validité est contestée, -le sursis sollicité aboutirait à empêcher le prononcé d'une décision sur la contrefaçon avant l'expiration du brevet, -la validité de deux des assignations ayant suivi les opérations de saisie-contrefaçon n'est pas discutée, et concernant l'assignation fondée sur le brevet EP'823 délivrée le 22 juillet 2016, SGA ne prétend pas que cette assignation serait nulle mais seulement que les demanderesses à cette instance n'auraient pas qualité à agir, ce qui constitue une fin de non-recevoir et ne remet pas en cause l'existence d'une demande en justice, valable en la forme, la demande de nullité de ce chef est vouée à l'échec, -l'injonction réclamée ne repose sur aucun fondement juridique, -en application de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément à peine d'irrecevabilité, en tout état de cause la demande de sursis à statuer au motif de ce qu'une procédure d'opposition est en cours est infondée. L'incident a été plaidé à l'audience du 17 janvier 2017 et mis en délibéré au 10 février 2017. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors des cas expressément prévus par la loi, elle peut être prononcée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si l'issue d'un autre procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige. 1-demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une contestation portant sur la validité de la saisie-contrefaçon du 24 juin 2016. Par acte du 25 octobre 2016, la société SGA a fait assigner la société 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY au visa de l'article L615-5 alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle pour voir juger que la saisie-contrefaçon diligentée le 24 juin 2016 par la société 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY n'a pas été validée par celle-ci dans le délai légal et en conséquence prononcer la nullité de l'intégralité du procès-verbal afférent, ordonner la restitution de l'intégralité des pièces appréhendées lors de la mesure ou remises postérieurement, ainsi que la destruction de l'acte et des pièces détenues par la société saisissante et faire interdiction à celle- ci sous astreinte d'utiliser à quelque titre que ce soit le procès-verbal de saisie- contrefaçon et ses annexes. La société SGA fait valoir que l'acte délivré le 22 juillet 2016 par 3 M INNOVATIVE P C et 3M FRANCE n'ayant pas qualité à agir sur le fondement du brevet EP'823, est dépourvu d'effet juridique et partant, n'est pas susceptible d'interrompre le délai prévu par les articles L615-5 et R 615-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute qu'à la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 juin 2016 il apparaît impossible de distinguer, d'une part, les descriptions et les saisies réelles concernant la partie française des brevets EP 488 et EP 823 et, d'autre part, celles portant sur la partie française du brevet EP 373, et qu'à aucun moment l'huissier ne mentionne les brevets concernés (pièce SGA 12). Les sociétés 3M C et 3M FRANCE tout en admettant qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la pertinence des argumentaires respectifs des parties sur ce point, opposent à la demande de nullité que deux autres assignations sont parallèlement délivrées dans le délai prescrit, que le sous-licencié exclusif est demandeur à l'action fondée sur le brevet EP'823, que l'existence de la demande en justice valable en la forme n'est pas remise en cause par une fin de non-recevoir et enfin que l'intervention volontaire de la société 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY emporte régularisation de l'acte. Sans évidemment préjuger de l'issue de cette contestation dans le cadre de laquelle il sera plus amplement conclu, il importe de relever pour l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer sur les demandes des sociétés 3M C et 3M FRANCE, d'une part, que le fait de contester la validité de la saisie-contrefaçon en introduisant une action distincte résulte du seul choix procédural de la société SGA -qui pouvait en effet également assigner en intervention forcée la société 3 M INNOVATIVE P C dans les autres instances parallèlement engagées- et d'autre part, que les demanderesses entendent rapporter la preuve de la contrefaçon qu'elles allèguent par d'autres éléments -un procès-verbal de constat établi le 16 juin 2016 sur le site internet du groupe SAINT-GOBAIN et un constat d'achat de produits NNPS litigieux- dont elles évoquent le contenu dans leur assignation, de sorte que si elle pouvait priver ultérieurement les sociétés 3M de se prévaloir des informations et pièces recueillies lors des opérations de saisie-contrefaçon, la décision statuant sur la validité de cet acte ne les empêcherait pas de poursuivre leur action sur la base des éléments précités de sorte que le sort de l'instance en cours, qui comme il est précédemment observé a été dissociée sans nécessité impérative, n'apparaît pas conditionné par l'issue de la procédure enrôlée sous le n° RG 16/16200. Il n'y a pas non plus lieu d'enjoindre sous astreinte aux sociétés 3M C et 3M FRANCE de ne pas utiliser le procès-verbal en cause dans quelque procédure que ce soit sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, ce qui serait une mesure prématurée ayant d'ailleurs vocation à être sollicitée dans le cadre de l'instance engagée spécifiquement sur la validité de cet acte. 2-demande de sursis à statuer fondée sur l'existence de la procédure d'opposition pendante devant l'OEB : Les sociétés 3M soutiennent que cette demande est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile disposant que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». La société SGA, qui a présenté sa demande de sursis fondée sur son intervention à la procédure d'opposition formée à l'encontre du brevet EP'488 par conclusions notifiées le 22 novembre 2016 alors que son premier moyen a été soulevé le 25 octobre 2016, fait valoir que la deuxième cause de sursis n'était à cette date pas née de manière certaine, mais « apparue postérieurement aux deuxièmes conclusions de sursis » puisque l'OEB n'a pris acte de la dite demande d'intervention que le 28 octobre 2016 (pièce SGA 23). Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas attendre la prise en compte de son intervention volontaire devant l'OEB. pour conclure au sursis de ce chef, sauf à ne pas respecter le calendrier de la mise en état lui imposant de conclure pour le 25 octobre 2016, ce dont les sociétés 3M C et 3M FRANCE n'auraient pas manqué de lui faire grief. En application de l'article 105 de la CBE, « (1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. Cette disposition s'applique à tout tiers qui apporte la preuve, qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. (2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition. Après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d'exécution ». « La déclaration d'intervention doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'une des actions visées à l'article 105 a été introduite ». (règle 89 du règlement d'exécution). La société SGA a été assignée en contrefaçon le 22 juillet 2016 et a formé opposition le 21 octobre 2016, soit la veille de l'expiration du délai précité. L'opposition formée par la société SAINT-GOBAIN ABRASIVES Inc. étant pendante depuis le 18 mars 2015, la société SGA ne peut en premier lieu prétendre ignorer l'existence de cette procédure. Elle pouvait en outre accéder à son contenu. Elle est par ailleurs intervenue dans la procédure d'opposition le 21 octobre 2016 (pièces SGA 14 et 23). Et les sociétés 3M soulignent, sans être contredites, que cet acte d'opposition ne contenait aucun élément nouveau par référence au mémoire du 18 mars 2015 de sorte qu'il n'a pas modifié les termes du débat devant la division d'opposition (pièce 3MC07). La société SGA ne peut dans ces conditions soutenir que la cause du sursis sollicité, tenant à l'existence d'une procédure d'opposition en cours susceptible de modifier le champ de la protection revendiquée ou aboutir à la révocation du brevet, n'est née de façon certaine qu'à réception du document dit « brief communication » de l'OEB - récépissé d'enregistrement de son acte d'opposition- lequel de surcroît était bien transmis le 21 octobre 2016 soit avant les conclusions tendant au sursis à statuer, sur le premier motif. En application de l'article 74 précité du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer s'appuyant sur ce second motif doit par conséquent être déclarée irrecevable. L'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 23 mai 2017 pour les conclusions au fond de la société SAINT-GOBAIN ABRASIFS devant être notifiées avant le 10 mai 2017. Les sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

: Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure civile, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société SAINT-GOBAIN ABRASIFS dans l'attente de la décision définitive sur la validité de la saisie- contrefaçon dans la procédure enrôlée sous le n° RG 16/16200; DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société SAINT- GOBAIN ABRASIFS dans l'attente de la décision définitive de l'OEB dans le cadre de la procédure d'opposition visant le brevet européen n° 1961488 ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 23 mai 2017 à 15h30 pour les conclusions au fond de la société SAINT-GOBAIN ABRASIFS devant être notifiées avant le 10 mai 2017 ; RESERVE l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Fait et rendue à Paris le 10 février 2017