INPI, 19 avril 2012, 11-4767

OPP 11-4767 / JMLe 19/04/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FINANCIERE GUY HOQUET L'IMMOBILIER - FGHI, (société par actions simplifiée) a déposé le 1er août 2011, la demande d’enregistrement n° 11 3 850 232 portant sur le signe complexe LES GARANTIES GUY H. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Logiciels dans le domaine de l'immobilier ; systèmes expert ; Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; agences immobilières ; estimations immobilières ; expertises (évaluation) de biens immobiliers ; évaluations des biens immobiliers des particuliers ; courtage en biens immobiliers ; location d'appartements ; location de bureaux (immobilier) ; Fourniture de logiciels dans le domaine immobilier ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels dans le domaine de l'immobilier ; programmation pour ordinateurs ; services d'assistance technique dans le domaine des systèmes informatiques et des logiciels d'ordinateurs ; fourniture d'applications logicielles opérationnelles concernant le domaine de l'immobilier destinées à être utilisées avec des ordinateurs personnels, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et tout autre dispositif mobile ». Le 26 octobre 2011, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (société organisée selon les lois de l'Etat de Delaware), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque figurative, déposée le 27 mai 1998 et renouvelée sous le n° 98 734 313. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « cartes à puce ; programmes d'ordinateurs pour communication entre des cartes à puce et des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux d'ordinateurs ; Services financiers, y compris : services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de paiement préchargées d'un montant d'argent déterminé et rechargeables, de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé, de cartes de retrait d'espèces, services de porte-monnaie électronique à l'aide de cartes à puce, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de réglement d'opérations et transactions ». L’opposition a été notifiée à la société déposante le 7 novembre 2011 sous le numéro 11-4767 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 10 janvier 2012, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti Par courrier en date du 24 février 2012, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante et la société déposante ont contesté le projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Elle invoque également l’interdépendance des facteurs. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison d’une partie des services. Sur la comparaison des signes Dans l’acte d’opposition, la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. Elle invoque également la grande connaissance de sa marque. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante réitère son argumentation quant à l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la pertinence des preuves d’usage produites par la société opposante et la comparaison des signes.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DES PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DES DROITS DE L’OPPOSANT N’EST PAS ENCOURUE : CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.» ; Qu’aux termes de l’article R 712-17 du code précité, « Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non-exploitation. » ; Qu’enfin, l’article R 712-18 du code précité dispose que : « La procédure d’opposition est clôturée : Lorsque l’opposant … n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue … ». CONSIDERANT en l'espèce, que suite à l’invitation de la société déposante à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, notamment, des extraits de pages Internet relatifs à des cartes bancaires et aux services qui leur sont associés, sur lesquelles figure le signe figuratif constitutif de la marque antérieure ; Que la société déposante conteste la pertinence de ces documents en raison de la présence du terme CIRRUS sur cet élément figuratif ; Que toutefois, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’Institut ne peut que vérifier qu’il n’y a pas eu défaut d’usage de la marque pendant une période ininterrompue de 5 ans, l’appréciation de la portée de l’usage relevant uniquement de la compétence des tribunaux dans le cadre d’une action principale en déchéance ; que notamment il n’appartient pas à l’INPI, hormis le cas d’un défaut de pertinence avéré, de se substituer aux tribunaux pour apprécier si l’usage sous une forme modifiée du signe en altère ou non le caractère distinctif ; Que dès lors les documents produits par l’opposant dans le délai imparti sont propres à attester d’un usage de la marque pour les services suivants : « cartes à puce ; Services financiers, y compris : services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de paiement préchargées d'un montant d'argent déterminé et rechargeables, de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé, de cartes de retrait d'espèces, services de porte-monnaie électronique à l'aide de cartes à puce, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de réglement d'opérations et transactions» ; Qu’ainsi, les pièces fournies attestent d’un usage en France à titre de marque du signe figuratif en cause et portent sur des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui a été faite par l'article R.712-17 du code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence, qu’il n’y a pas lieu, contrairement aux assertions de la société déposante, de prononcer la clôture de la procédure. B.- AU FOND Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe LES GARANTIES GUY H ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'un ensemble complexe comportant deux cercles de couleurs bleues qui se chevauchent, avec des éléments verbaux inscrits en petits caractères de couleur blanches à l’intérieur de ces cercles, alors que la marque antérieure comporte deux cercles pleins de couleurs bleues qui se chevauchent dont l'intersection est marquée par des bandes horizontales rectangulaires ; Que visuellement, les deux signes ont en commun un ensemble figuratif constitué par deux cercles pleins, de même diamètre, se chevauchant et représentés chacun dans une nuance de bleu, les nuances adoptées dans le signe contesté et dans la marque antérieure étant proches ; Que les différences visuelles entre les deux éléments figuratifs, qui résident dans l'absence de bandes horizontales à l'intersection ne sauraient affecter la perception très proches des deux éléments figuratifs en présence dès lors que le signe contesté reprend les caractéristiques essentielles de la marque antérieure, à savoir deux cercles pleins contrastés qui se chevauchent dans un contraste de couleurs bleues ; Qu’en effet, les nuances de couleurs invoquées par la société déposante (bleu du cercle de gauche tirant sur le violet dans la marque antérieure, sur le bleu turquoise dans le signe contesté), ainsi que les différences de dessin de la zone de contact entre les deux cercles, constituent des différences peu perceptibles pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux signes sous les yeux au même moment ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à renforcer cette impression commune ; Qu’en effet, l’élément figuratif, constitutif de la marque antérieure, est distinctif pour les produits et services en cause ; Qu’à cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel cet élément figuratif présenterait un caractère banal au regard des produits et services en cause ; Qu’en effet, la fourniture d’un tableau représentant divers modèles de marques comportant des figures géométriques rondes, dans des quantités et des dispositions des plus variées, de surcroît en l'absence de toute indication quant à leur titulaire, date de dépôt et produits et services revendiqués, ne saurait à elle seule démontrer le caractère usuel de cet élément figuratif ; Que la société déposante ne saurait comme elle le soutient se contenter de fournir les numéros de dépôt des signes qu’elle invoque, dès lors que cette seule indication ne fournit pas d’information quant à la portée des droits sur ces signes ; Qu’en tout état de cause, en l’espèce, ce n’est pas la simple reprise de deux cercles qui est retenue mais la présence de deux cercles qui s’entrecroisent, comportant un agencement et des nuances de couleurs très proches ; Qu’en outre, si les éléments verbaux figurant dans les cercles sont lisibles comme le soulève la société déposante, ils sont toutefois inscrits en caractères fins ; Qu’ainsi, s’il est vrai que ces éléments verbaux sont ceux par lesquels la marque sera désignée, l’élément figuratif, de par sa taille et sa présentation, ne saurait échapper à la vue du consommateur, et conserve sa position distinctive autonome ; Qu’en outre, les éléments LES GARANTIES, PRIX DE VENTE GARANTI, DELAI GARANTI, ASSISTANCE ET SUIVI GARANTIS, et SATISFACTION GARANTIE, ne sont pas distinctifs pour les produits et services visés, contrairement à ce que soutient la société déposante, dès lors qu’ils apparaissent comme de simples mentions commerciales et promotionnelles insusceptibles de distinguer les produits et services de la société déposante de ceux fournis par une autre entreprise ; Qu’il existe donc un risque de confusion entre les signes en cause, le consommateur étant fondé à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure ; Que dès lors, les différences phonétiques et conceptuelles invoquées par la société déposante et résidant dans la présence d’éléments verbaux dans le signe contesté ne sauraient écarter tout risque de confusion, celui-ci résultant des grandes ressemblances visuelles précédemment relevées ; Que le signe complexe contesté LES GARANTIES GUY H constitue donc l'imitation de la marque figurative antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant: « Logiciels dans le domaine de l'immobilier ; systèmes expert (logiciels) ; Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; agences immobilières ; estimations immobilières ; expertises (évaluation) de biens immobiliers ; évaluations des biens immobiliers des particuliers ; courtage en biens immobiliers ; location d'appartements ; location de bureaux (immobilier) ; Fourniture (location, mise à disposition) de logiciels dans le domaine immobilier ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels dans le domaine de l'immobilier ; programmation pour ordinateurs ; services d'assistance technique dans le domaine des systèmes informatiques et des logiciels d'ordinateurs ; fourniture (location, mise à disposition) d'applications logicielles opérationnelles concernant le domaine de l'immobilier destinées à être utilisées avec des ordinateurs personnels, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et tout autre dispositif mobile »; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « cartes à puce ; programmes d'ordinateurs pour communication entre des cartes à puce et des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux d'ordinateurs ; Services financiers, y compris : services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de paiement préchargées d'un montant d'argent déterminé et rechargeables, de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé, de cartes de retrait d'espèces, services de porte-monnaie électronique à l'aide de cartes à puce, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de réglement d'opérations et transactions ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Logiciels dans le domaine de l'immobilier ; systèmes expert (logiciels) » apparaissent identiques aux « programmes d'ordinateurs pour communication entre des cartes à puce et des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux d'ordinateurs » de la marque antérieure, tous ces produits étant des programmes informatiques ; Qu’à cet égard, est inopérante l’argumentation de la société déposante relative aux domaines d’activité des parties et au fait que les produits précités de la demande d’enregistrement sont spécifiquement destinés au domaine immobilier alors que les produits de la marque antérieure seraient seulement destinés au secteur bancaire ; Qu’en effet, ces spécificités ne sauraient faire échapper les produits et services précité à la catégorie générale des logiciels ; Que ces produits sont donc identiques ; Qu’ainsi, l’identité des produits précités ayant été constatée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens d’identité ou de similarité invoqués par la société opposante. CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Fourniture (location, mise à disposition) de logiciels dans le domaine immobilier ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels dans le domaine de l'immobilier ; programmation pour ordinateurs ; services d'assistance technique dans le domaine des systèmes informatiques et des logiciels d'ordinateurs ; fourniture (location, mise à disposition) d'applications logicielles opérationnelles concernant le domaine de l'immobilier destinées à être utilisées avec des ordinateurs personnels, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et tout autre dispositif mobile » et les « programmes d'ordinateurs pour communication entre des cartes à puce et des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux d'ordinateurs » de la marque antérieure sont tous constitués par des logiciels ou des services afférant aux logiciels (fourniture, assistance), de sorte que, quelle que soit leur destination particulière (immobilier ou lecture de cartes à puce), ils sont susceptibles d’être proposés par les mêmes sociétés éditrices de logiciels ; Que ces services et produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche, que les services de « Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; agences immobilières ; estimations immobilières ; expertises (évaluation) de biens immobiliers ; évaluations des biens immobiliers des particuliers ; courtage en biens immobiliers ; location d'appartements ; location de bureaux (immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations matérielles ayant pour objet le commerce, l'estimation et la gestion de bien immobiliers, ne présentent pas les mêmes nature, objets et destination que les « Services financiers, y compris : services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de paiement préchargées d'un montant d'argent déterminé et rechargeables, de cartes de téléphone préchargées d'un montant d'argent déterminé, de cartes de retrait d'espèces, services de porte-monnaie électronique à l'aide de cartes à puce, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, services de versement d'espèces, services d'autorisation et de réglement d'opérations et transactions » de la marque antérieure qui s'entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, les premiers étant rendus par des promoteurs, agences immobilières et administrateurs de biens alors que les seconds sont rendus par des établissements financiers et des banques ; Que ces services ne sont pas davantage en étroite relation, en ce que la prestation des premiers ne nécessite pas celle des seconds, qui peuvent être mis en œuvre indépendamment de ces derniers ; Qu’en effet, les services de la marque antérieure ne sont pas nécessairement tournés vers l’immobilier ; qu’à cet égard, si certaines banques se tournent vers des activités immobilières comme le soutient la société opposante, encore faut-il pour qu’il existe un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services qu’il s’agisse de signes identiques ou extrêmement proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; agences immobilières ; estimations immobilières ; expertises (évaluation) de biens immobiliers ; évaluations des biens immobiliers des particuliers ; courtage en biens immobiliers ; location d'appartements ; location de bureaux (immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « cartes à puce ; programmes d'ordinateurs pour communication entre des cartes à puce et des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux d'ordinateurs » de la marque antérieure ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que, s'il est vrai, comme le souligne la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, la proximité des signes n’est pas telle en l’espèce qu’il pourrait en résulter un risque que le public attribue la même origine aux services précités (contrairement au cas de la décision citée par la société opposante) ; Qu’en effet, s’il existe des ressemblances entre les signes en cause de nature à générer un risque de confusion, ces ressemblances ne sauraient justifier une appréciation plus large de la similitude des services en cause. CONSIDERANT en outre, que la société opposante invoque « la renommée de la marque antérieure»; qu’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que toutefois, les documents fournis par la société opposante établissent l’exploitation de la marque antérieure pour des cartes de crédit mais ne démontrent pas pour autant que cette marque bénéficierait d’une large connaissance par le public. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que la similitude des signes, conjuguée à l'identité et à la similarité d’une partie des produits et services en cause, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques en cause. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté LES GARANTIES GUY H ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n° 98 734 313.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-4767 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels dans le domaine de l'immobilier ; systèmes expert (logiciels) ; Fourniture (location, mise à disposition) de logiciels dans le domaine immobilier ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels dans le domaine de l'immobilier ; programmation pour ordinateurs ; services d'assistance technique dans le domaine des systèmes informatiques et des logiciels d'ordinateurs ; fourniture (location, mise à disposition) d'applications logicielles opérationnelles concernant le domaine de l'immobilier destinées à être utilisées avec des ordinateurs personnels, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et tout autre dispositif mobile » . Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 850 232 est partiellement rejetée, pour les produitset services précités. Marie JAOUEN, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe