TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2012
3ème chambre 1ère section N° RG : 10/16806
DEMANDERESSE S.A. EVASION CULINAIRE ZI l'Argile, Avenue de la Quiera 06370 MOUANS SARTOUX représentée par Me Dominique BASCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0272
DEFENDEURS S.A.S PARFIP [...] 75008 PARIS représentée par Me Philippe YON - Association TISAON SAUVAIN YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0281
Monsieur Hoan A LE KIEU représenté par Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0598
Maître Martine C es qualités de mandataire liquidateur de la SUSHI O GROUP, SARL. [...] 75004 PARIS représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1205
S.A.R.L. SUSHI O GROUP 12ruedeThionville 75019 PARIS défaillante
Monsieur François C défaillant
Monsieur David G défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 29 Mai 2012 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article
786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENTPrononcé par mise à disposition au greffeRéputé contradictoireen premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société ÉVASION CULINAIRE exerce dans le domaine de la restauration japonaise et de la vente à emporter de mets et produits japonais. Elle exploite une vingtaine d'établissements sous l'enseigne « O'SUSHI », pour la plupart situés dans la moitié sud de la France.
Elle est titulaire des trois marques françaises suivantes :- la marque semi-figurative « O'SUSHI » n°98734689, d éposée le 29 mai 1998 en classe 42 pour désigner des « services de restauration (alimentation) » et renouvelée en 2008 ;- la marque semi-figurative « O'SUSHI » n°3413567, dé posée le 27 février 2006 en classes 29, 30 et 43, pour désigner notamment des « services de restauration (alimentation) » ;- la marque verbale « O'SUSHI » n°083578832, déposée le 29 mai 2008 en classes 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39 et 43 pour désigner notamment des « services de restauration (alimentation) ».
Elle exploite un site internet « O'Sushi », accessible via les noms de domaine : , , et .
La société SUSHI Ô GROUP, gérée par M. François C et ayant pour nom commercial « SUSHI Ô » exploite à Paris sous l'enseigne « SUSHI O » un restaurant spécialisé dans la vente à emporter de produits japonais.
MM. François C, David G et Hoai An LE KIEU ont la marque verbale française « SUSHI Ô » n°083610229, le 7 novembre 2008 en clas ses 30, 35, 39, 41, 43 et 45 pour désigner notamment des « services de restauration (alimentation) ».
La société SUSHI Ô GROUP exploite un site internet « Sushi Ô », propriété de la société PARFIP France, avec pour directeur de publication M. François C, et accessible via les deux noms de domaine suivants :- , enregistré le 25 avril 2009 au nom de M. François C ;- , enregistré le 14 août 2009 au nom de M. François C.
La société ÉVASION CULINAIRE a fait dresser un procès verbal de constat le 11 janvier 2010 afin de démontrer l'utilisation des termes « SUSHI Ô » sur le site internet en question.
Estimant que l'utilisation des termes « SUSHI Ô » en tant que dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque, sur le site internet et dans les noms de domaine permettant l'accès audit site de la société SUSHI Ô GROUP portait atteinte à ses
marques « O'SUSHI », la société ÉVASION CULINAIRE a, après mises en demeure du 20 octobre 2009 et du 15 janvier 2010 réceptionnées par M. François C et restées infructueuses, fait assigner par actes délivrés les 6 et 7 avril 2010 les sociétés SUSHI Ô GROUP et PARFIP FRANCE, ainsi que MM. François C, David G et Hoai An LE KIEU en contrefaçon.
Un jugement du tribunal de Commerce de Paris en date du 12 août 2010 a prononcé la liquidation judiciaire de la société SUSHI Ô GROUP, et désigné Me Martine M en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 octobre 2010, l'affaire était radiée du rôle faute de diligence des parties, le demandeur ne demandant pas la fixation de l'affaire et les défendeurs n'ayant pas conclu.
A la demande du conseil de la société demanderesse, l'affaire a été rétablie et par acte délivré le 23 février 2011, la société ÉVASION CULINAIRE a fait assigner en intervention forcée Me M es qualité.
Les instances ont été jointes le 11 mai 2011.
Dans son assignation du 6 avril 2010, la société ÉVASION CULINAIRE demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :Vu le Livre VII du Code de la propriété intellectuelle ;Vu l'article
700 du Code de procédure civile ;Dire et juger que la marque « SUSHI Ô » enregistrée à PINPI sous le n°083610229, propriété commune de MM. C, G et LE KIEU et exploitée par la société SUSHI Ô GROUP constitue une contrefaçon des marques antérieures « O'SUSHI » n°98734689, n°3413567 et n°083578832 de la demander esse
;
En conséquence
- ordonner à MM. C, G et LE KIEU de procéder au retrait total de la marque française n°083610229 auprès de l'INPI sous astreinte de 2.50 0 € par jour à compter de la notification dudit jugement ;- ordonner à MM. C, G et LE KIEU, et à la société SUSHI Ô GROUP de cesser immédiatement tout usage de la dénomination « SUSHI Ô » et ce à quel que titre que ce soit, sous astreinte de 2.500 € par jour à compter de la notification dudit jugement ;- condamner MM. C, G et LE KIEU et la société SUSHI Ô GROUP à verser à la demanderesse, solidairement, respectivement in solidum,"sic" la somme de 60.000 € à titre de réparation.- dire et juger que la dénomination sociale SUSHI 0 GROUP, le nom commercial inscrit « SUSHI Ô » et l'enseigne « SUSHI Ô » constituent une contrefaçon des marques antérieures « O'SUSHI » n°98734689, n°34135 67 et n°083578832 de la demanderesse ;
En conséquence- ordonner à la société SUSHI Ô GROUP de procéder au changement de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son enseigne auprès du Registre du commerce et des sociétés de Paris de sorte à exclure tout risque de confusion avec les marques antérieures « O'SUSHI » n°98734689, n°3413567 et
n°083578832 de la demanderesse, sous astreinte de 2 .500 € par jour à compter de la notification dudit jugement ;- ordonner à la société SUSHI Ô GROUP de cesser immédiatement tout usage de la dénomination « SUSHI Ô » à quel que titre que ce soit, sous astreinte de 2.500 € par jour à compter de la notification du jugement ;- condamner la société SUSHI Ô GROUP à verser à la demanderesse la somme de 20.000 € à titre de réparation.
Dire et juger que l'exploitation du site internet « Sushi Ô », accessible via les noms de domaine et constitue un acte de contrefaçon à rencontre des marques antérieures « O'SUSHI » n°987 34689, n°3413567 et n°083578832 de la demanderesse ;En conséquence- ordonner la cessation immédiate de l'exploitation du site internet « Sushi Ô » accessible via les noms de domaine et ;- condamner la société PARFIP France, en tant qu'éditeur du site « Sushi Ô », à verser à la demanderesse la somme de 30.0006 à titre de réparation.Constater que les noms de domaine et constituent des contrefaçons des marques antérieures « O'SUSHI » n°98734689, n°3413567 et n°083578832 de la demanderesse ; En conséquence- ordonner la cessation immédiate de tout usage des noms de domaine et sous astreinte de 2.500€ par jour à compter de la notification du jugement ;- ordonner le transfert immédiat des noms de domaine et au nom de la demanderesse et aux frais avancés du titulaire M. C, sous astreinte de 2.500 € par jour à compter de la notification dudit jugement ;- condamner M. François C à verser à la demanderesse la somme de 20.000 € à titre de réparation.
En toute hypothèse ;- ordonner la publication du jugement à intervenir dans un quotidien national, deux quotidiens régionaux et deux revues spécialisées au choix de la demanderesse et aux frais avancés des défendeurs in solidum, respectivement solidairement, avec un coût minimum par insertion de 5.500 € TTC et sous astreinte de 2.500 € par jour à compter de la notification dudit jugement ;- ordonner l'affichage du jugement à intervenir sur la page d'accueil du nouveau site internet des défendeurs aux frais solidaires, respectivement in solidum, de ces derniers, sous astreinte de 2.500 € par jour et pendant une durée de 3 mois à compter de la notification dudit jugement ;- condamner les défendeurs solidairement, respectivement in solidum, aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais et honoraires de la SCP Laurent BUCHERT et Gérald VITELLI pour le procès-verbal de constat dressé en date du 11 janvier 2010 ;- condamner les défendeurs solidairement, respectivement in solidum, à verser à la demanderesse la somme de 20.0006 au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ÉVASION CULINAIRE souligne que la société SUSHI Ô GROUP a exactement la même activité qu'elle, à savoir la restauration et la vente à emporter de produits japonais.
Elle fait valoir que le signe litigieux « SUSHI Ô » utilisé en tant que marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, ainsi que dans les noms de domaine et sur le site internet de la société SUSHI Ô GROUP est très similaire, tant visuellement que phonétiquement et esthétiquement, au signe « O'SUSHI » qu'elle exploite depuis une dizaine d'années.
Dans son assignation du 23 février 2011, la société ÉVASION CULINAIRE demande au tribunal de :Vu les articles
L. 713-1,
L. 713-2,
L. 713-3 et
L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;Vu l'article
376 du Code de procédure civile ;Vu l'article
1382 du Code civil ;- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à Me M en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SUSHI Ô GROUP.
Dans ses conclusions du 21 septembre 2011, la société PARFIP France sollicite du tribunal de :Vu l'article
1134 du Code civil ;Vu les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ;
À titre principal,- dire et juger que le montant du préjudice allégué par la société ÉVASION CULINAIRE n'est pas justifié ;- débouter en conséquence la société ÉVASION CULINAIRE de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PARFIP FRANCE.
À titre subsidiaire,- condamner solidairement MM. C, G et LE KIEU à garantir la société PARFIP FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;- condamner solidairement MM. C, G et LE KIEU à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 3.0006 au titre des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile. En tout état de cause,- condamner la société ÉVASION CULINAIRE à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société PARFIP indique que la société SUSHI Ô GROUP, représentée par son gérant M. François C, bénéficiait contractuellement d'une licence d'exploitation de son site internet accordée par la société PARFIP FRANCE, que le contrat a été résilié suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société SUSHI Ô GROUP mais que la coupure effective du site n'a jamais été autorisée par le mandataire liquidateur, malgré la demande expresse de la société PARFIP FRANCE, par ailleurs créancier chirographaire déclaré à la procédure de liquidation.
Elle fait valoir que le préjudice allégué par la société ÉVASION CULINAIRE du fait des agissements de la société PARFIP n'est pas démontré, faute de précision sur les conséquences du risque de confusion invoqué, et que ledit préjudice est dès lors disproportionné. Elle rappelle les termes de l'article 13 du contrat de licence d'exploitation qui la liait à M. François C, gérant de la société SUSHI O GROUP,
lequel engageait notamment ce dernier à ne pas porter atteinte à un droit de marque au moyen du site internet fourni.
Dans ses conclusions du 18 novembre 2011, Me Martine M, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SUSHI Ô GROUP, demande au tribunal de :Vu les articles L. 622-1.1 alinéa 1 et
L. 641-3 du Code de commerce :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les éventuelles contrefaçons commises par la société SUSHIO GROUP antérieurement au prononcé de sa liquidation judiciaire ;- lui donner acte de ce qu'elle n'entend utiliser ni la marque SUSHI Ô, ni la dénomination SUSHI Ô GROUP ;- débouter la société ÉVASION CULINAIRE d'une part de ses demandes de dommages et intérêt dirigées contre la société SUSHI Ô GROUP, en liquidation judiciaire ; d'autre part de sa demande visant à voir condamner la société SUSHI Ô GROUP à financer la publication et l'affichage de la décision à intervenir ;- condamner la société ÉVASION CULINAIRE à payer à Me M es qualité la somme de 1.300 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ;- condamner la société ÉVASION CULINAIRE et subsidiairement tout autre succombant en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Pascal GOURDAIN, avocat, dans les termes des articles
696 et
699 du Code de procédure civile.
Me M rappelle le principe d'interdiction des poursuites de la part des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la liquidation. Elle indique que la société ÉVASION CULINAIRE n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SUSHI Ô GROUP, ni sollicité le relevé de la forclusion qu'elle encourait.
MM. C et G bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera donc rendu conformément aux dispositions de l'article
474 du code de procédure civile.
M. L quant à lui a constitué avocat mais n'a jamais conclu.
La clôture a été prononcée le 21 mars 2012.
MOTIFS
M° Carillier, es qualité de mandataire liquidateur de la société SUSHI Ô, a rappelé l'interdiction des poursuites de la part des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la liquidation, précise que la société EVASION CULINAIRE n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SUSHI Ô ni sollicité le relevé de forclusion.
Ainsi si sa demande en contrefaçon concernant la société SUSHI Ô n'est pas irrecevable du fait de son absence de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société SUSHI O , il n'en demeure pas moins que du fait de cette absence de déclaration, elle ne peut voir fixer sa créance née antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société défenderesse au passif et que toutes ses demandes pécuniaires formées à l'encontre de cette dernière sont sans objet.
Sur les actes de contrefaçon
La société EVASION CULINAIRE soutient que la marque SUSHI Ô constitue une contrefaçon par imitation de ses trois marques françaises au motif que le dépôt effectué par MM. L, C et G porte atteinte à ses droits antérieurs ainsi que l'exploitation qu'en fait la société SUSHI Ô GROUP et ce, par application des dispositions de l'article
L713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
M° CARILLIER es qualité s'en rapporte sur les actes de contrefaçon qu'aurait commis la société SUSHI O.
En l'espèce, le signe litigieux est constitué de la dénomination "SUSHI O" déposée à titre de marque verbale par les actionnaires de la société SUSHI Ô qui a été enregistrée le 7 novembre 2008 sous le n° 3 610 229 soit avant l'immatriculation de la société SUSHI 0 GROUP le 1er mars 2009.
La fiche marque versée au débat indique qu'un enregistrement avec modification a été publié au BOPI2009-16 mais cet élément n'est pas versé au débat.
Au vu des statuts de la société défenderesse versés au débat, il apparaît que cette marque est visée à l'article 3.1 après le nom commercial mais pas qu'elle a été apportée par les actionnaires au capital de la société défenderesse au titre II.
En conséquence, MM. L, C et G sont seuls titulaires de la marque.
La marque semi-figurative française "O'SUSHI" enregistrée sous le n°98 734 689 le 29 mai 1998 et renouvelée le 5 août 2008 pour désigner, en classe 43 la restauration est constituée d'un élément figuratif représentant dans un cartouche de couleur bleu un poisson stylisé de couleur orange et noir laissant échapper une bulle blanche de sa bouche, et de la mention dans une police particulière du terme "O'SUSHI".
Il s'agit d'une marque complexe dont la partie figurative est au moins aussi déterminante pour caractériser la distinctivité de la marque que la partie nominale.
La marque semi figurative française "O'SUSHI" enregistrée sous le n°413 567 le 27 février 2006 pour désigner certains produits des classes 29, 30 et 43 est constituée d'un élément figuratif représentant dans un cartouche de couleur blanche entouré d'un trait bleu clair, d'une forme ronde de couleur orange dans laquelle le O spécifique du signe nominal est repris en blanc et de la mention dans une police particulière du terme "O'SUSHI", le 0 en orange et SUSHI en noir.
Il s'agit d'une marque complexe dont la partie figurative est au moins aussi déterminante pour caractériser la distinctivité de la marque que la partie nominale.
La marque nominale française "O'SUSHI" enregistrée sous le n°3 578 832 le 29 mai 2008 pour désigner de nombreux produits des classes 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39 et 43 n'est composée que du terme "O'SUSHI".
L'article
L713-3 du Code de propriété intellectuelle dispose :Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement "
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Une marque semi-figurative et à plus forte raison complexe doit être appréciée en son ensemble.
La comparaison entre la marque SUSHI O et les deux marques complexes n°98 734 689 et n°413 567 de la société EVASION CUL INAIRE montre que l'élément figuratif n'a pas été repris de sorte que sur le plan visuel, aucune confusion ne peut intervenir dans l'esprit d'un consommateur moyen raisonnablement averti d'autant que le terme SUSHI pour vendre de la restauration japonaise n'a aucun caractère distinctif.
Sur le plan intellectuel de la même façon, l'absence de l'élément figuratif est également déterminant puisque l'image associée à l'élément verbal est absente et empêche une appréhension commune des deux signes.
Aucune contrefaçon par imitation entre les marques complexes n°98 734 689 et n°413 567 ne peut donc intervenir du fait de l'abse nce de confusion possible entre les signes en présence du fait des différences importantes existant entre les signes.
En revanche, entre la marque nominale n°3 578 832 d e la société EVASION CULINAIRE qui se caractérise par l'ajout de la lettre O en majuscule et en attaque et la marque nominale SUSHI O des défendeurs, il apparaît que l'élément distinctif ne provient que de cet ajout, que d'un point de vue visuel les deux signes sont très proches comprenant le même nombre de lettres et les mêmes lettres, que seule la place de la lettre O diffère mais qu'elle a la même importance située au début ou à la fin du signe puisqu'elle est à chaque fois placée en exergue.
Sur le plan phonétique, les deux termes sont également proches et sur le plan intellectuel ils sont tout à fait semblables.
Ils sont déposés dans les mêmes classes et visent les mêmes produits.
En conséquence, le consommateur moyennement informé sera nécessairement induit en erreur en lisant les deux marques et confondra l'une avec l'autre, se rappelant de la présence du O sans savoir préciser sa place dans la locution.
La marque n° 3 610 229 dont MM. L, C et G sont titu laires est donc susceptible de porter atteinte aux droits antérieurs de la société EVASION CULINAIRE sur la marque O'SUSHI n°3 578 832.
Cependant, il n'est reproché à MM. L, C et G qu'un dépôt de marque et non une exploitation de cette marque et il est désormais établi qu'un simple dépôt de marque ne peut constituer un acte de contrefaçon car il ne s'agit pas d'un acte de la vie des affaires qui met en contact le public avec le signe de sorte que la société EVASION
CULINAIRE sera déboutée de ses demandes de contrefaçon à l'encontre de MM. L, C et G .
La société EVASION CULINAIRE indique que la société SUSHI Ô GROUP exploite cette marque mais ne verse au débat aucun autre élément que les statuts de la société défenderesse en pièce 11 pour établir cette exploitation.
Elle prétend que la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne de la société SUSHI Ô GROUP constituent une contrefaçon de ses marques mais l'usage d'un signe à titre de dénomination sociale, nom commercial et enseigne ne peut constituer un acte de contrefaçon que si le signe est exploité pour des produits similaires ou identiques, c'est-à-dire en étant apposé sur des emballages, des menus ou des brochures commerciales ; que ces éléments ne sont pas versés au débat de sorte que la société EVASION CULINAIRE sera donc encore déboutée de ses demandes de contrefaçon de ce chef.
Enfin, la société EVASION CULINAIRE prétend que les noms de domaine sushio-paris.com et sushio-asia activent le site internet sushio-paris.com dont il est indiqué qu'il est la propriété de la société PARFIP; ce site présente l'activité de la société SUSHI Ô GROUP.
Or, il ressort de la lecture du procès-verbal de constat dressé le 11 janvier 2010 que le site sushioparis.com est en construction, cette mention apparaissant en gros et en première ligne de la page d'accueil.
Dès lors ce site n'étant pas actif bien qu'accessible au public ne peut constituer un acte de contrefaçon car il n'offre pas au public des produits et services similaires à ceux visés au dépôt de la marque.
En conséquence, les demandes en contrefaçon formées à l'encontre du site sushio-paris.com et des noms de domaine dirigeant sur ce site sont mal fondées et la société EVASION CULINAIRE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, d'autant qu'elle n'a formé aucune demande en nullité de la marque et en concurrence déloyale à titre subsidiaire.
II sera donné acte en tant que de besoin à M0 C ARILLIER es qualité de ce qu'elle n'entend pas exploiter cette marque ni la céder.
Sur les autres demandes
La demande de garantie de la société PARFIP à rencontre de MM. L, C et G est sans objet.
Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Les conditions sont réunies pour condamner la société EVASION CULINAIRE à payer à M° Carillier, es qualité, la somme de 2.500 euros et à la société PARFIP la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par remise au greffe le jour du délibéré,
Déboute la société EVASION CULINAIRE de ses demandes en contrefaçon de ses marques françaises n°3 578 832, n° 98 734 689 et n° 413 567 et de toutes ses demandes susbséquentes comme mal fondées.
Déboute la société Parfip de ses demandes de garantie formée à l'encontre de MM. L, C et G.
Donne acte à M° Carillier es qualité de mandataire liquidateur de la société SUSHI Ô GROUP, de ce qu'elle n'entend pas exploiter la marque française verbale SUSHI Ô n°3 610 229 ni la céder.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la société EVASION CULINAIRE à payer à la société PARFIP et à Me C es qualité de mandataire liquidateur de la société SUSHI Ô GROUP, la somme de 2.500 euros à chacune sur le fondement de l'article
700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société EVASION CULINAIRE aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de M° Pascal Gourdain, avocat , conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile.