INPI, 27 août 2013, 12-4729

OPP 12-4729 / NG

27 août 2013

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 2 4 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

Messieurs Philippe H et Eric V ont déposé, le 14 août 2012, la demande d’enregistrement n° 1 2 3 940 477 portant sur le signe complexe ASTRE.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; affaires financières ; estimations immobilières ; gestionfinancière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Services juridiques ».

Le 8 novembre 2012, l’Association des Transporteurs Européens, ASTRE (société anonyme coopérative) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande de marque complexe communautaire ASTRE, déposée le 13 août 2012 sous le n° 11 116 522.

Cette demande de marque revendique notamment les services suivants : « Aide à la direction des affaires; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de comptabilité; Etablissement de statistiques; Consultation pour les questions de personnel; Recrutement de personnel; Service de recueil de données dans un fichier central; Publicité; Informations d'affaires; Agences d'informations commerciales en matière de transport et logistique; Gestion des stocks y compris gestion électronique des stocks; Service d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Agences d'import-export; Aide à la gestion commerciale ou industrielle pour l'import-export; Estimations en affaires commerciales et notamment en matière de fret et de cargaisons. Assurances; Affaires financières; Affaires bancaires; Agences en douane; Location de bureaux [immobilier]; Locations de bâtiments; Estimations fiscales; Informations financières; Informations fiscales en matière de transport et logistique. Services juridiques, assistance, conseil et informations juridiques; gestions de portefeuille de droits de propriété intellectuelle et concessions de licences de droits de propriété intellectuelle ».

L’opposition a été notifiée le 16 novembre 2012 aux déposants. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande.

Suite à la notification de reprise, les déposants ont présenté des observations en réponse à l'opposition.

En date du 20 juin 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Les déposants ont contesté le bien-fondé de ce projet et la société opposante a présenté des observations en réponse à cette contestation.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

L’opposante fait valoir, à l’appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

Suite au projet de décision, la société opposante requiert la confirmation de ce dernier, répondant aux dernières observations des déposants.

B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans leurs observations en réponse à l’opposition, les déposants contestent la comparaison des services en insistant sur le caractère réglementé des services en cause.

Suite au projet de décision, ils insistent sur l’activité réelle de la société opposante, limitée au transport et à la logistique, et affirment le caractère abusif de l’opposition, fondée sur une marque non encore soumise à l’obligation d’usage, la société opposante cherchant à se réserver indûment un signe distinctif pour des produits et services qu’elle n’exploite pas.

En outre, ils contestent la comparaison des signes, invoquant des différences visuelles et intellectuelles entre ceux-ci.

Enfin, ils affirment que la marque de l’opposante invoquée dans la présente procédure est elle-même antériorisée par la dénomination sociale ASTRE de leur société.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée désigne les services suivants : « travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; affaires financières ; estimations immobilières ; gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Services juridiques ».

Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Aide à la direction des affaires; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de comptabilité; Etablissement de statistiques; Consultation pour les questions de personnel; Recrutement de personnel; Service de recueil de données dans un fichier central; Publicité; Informations d'affaires; Agences d'informations commerciales en matière de transport et logistique; Gestion des stocks y compris gestion électronique des stocks; Service d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Agences d'import-export; Aide à la gestion commerciale ou industrielle pour l'import-export; Estimations en affaires commerciales et notamment en matière de fret et de cargaisons. Assurances; Affaires financières; Affaires bancaires; Agences en douane; Location de bureaux [immobilier]; Locations de bâtiments; Estimations fiscales; Informations financières; Informations fiscales en matière de transport et logistique. Services juridiques, assistance, conseil et informations juridiques; gestions de portefeuille de droits de propriété intellectuelle et concessions de licences de droits de propriété intellectuelle ».CONSIDERANT que les services de « conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; affaires financières ; estimations immobilières ; gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Services juridique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ;

Qu’à cet égard, contrairement à l’argumentation des déposants, sont sans incidence les différences d’activités des titulaires des marques en cause (services spécialisés dans « ...l’expertise comptable... » pour la demande d'enregistrement contestée, services spécialisés dans le « ...transport et la logistique... » pour la marque antérieure) et le caractère réglementé de l’activité exercée par les déposants (inscription auprès de « ...l’Ordre National des Experts C... » ; qu’en effet, la comparaison des services s’effectue en fonction des libellés des services en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation, de la règlementation applicable et de l’activité réelle des parties ;

Qu’est également inopérant l’argument des déposants selon lequel la société opposante aurait sciemment invoqué à l’appui de son opposition une marque non encore soumise à l’obligation d’usage et chercherait à se réserver indûment un signe distinctif pour des produits et services qu’elle n’exploite pas ;

Qu’en effet, ces circonstances sont extérieures à la procédure d’opposition, dont le bien-fondé doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des raisons ayant présidé aux choix et au dépôt desdites marques ;

Qu’enfin, est extérieure à la procédure l’intention des déposants d’intenter une action en déchéance devant les tribunaux à l’encontre de la marque française ASTRE n° 92446925 de la société opposante, dès lors qu’il s’agit d’une marque autre que celle invoquée dans la présente opposition.

CONSIDERANT en revanche, que les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents » de la demande d'enregistrement, qui désignent des travaux administratifs ou de secrétariat et des prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié, ne sont pas inclus dans les services d’ « aides à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante ;

Que ces services, qui n’ont manifestement pas les mêmes nature, objet et destination, ne font pas appel aux mêmes compétences et ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, contrairement à ce que soutient la société opposante (secrétariat et imprimeurs pour les premiers, consultants d’affaires et cabinets d’audit pour les seconds) ;

Qu’il ne s‘agit dès lors pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ASTRE, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs.

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ASTRE, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs.

CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme ASTRE ; qu’ils se distinguent par leurs éléments graphiques/figuratifs et leurs couleurs ;Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu’en effet, la dénomination ASTRE des signes apparait distinctive au regard des services en cause ;

Qu’en outre, le terme ASTRE présente manifestement un caractère dominant dans chacun des deux signes, en ce qu’il constitue l’unique terme par lequel les marques seront lues et prononcées ;

Que s’il est vrai que les éléments figuratifs et les couleurs respectifs des deux signes sont différents, comme l’invoquent les déposants dans leurs dernières observations, il ne s’agit néanmoins que d’éléments purement visuels de présentation sans incidence sur l’identité phonétique des deux signes et qui n’affectent nullement le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ASTRE, lequel est du reste nettement mis en évidence au sein des signes ; qu’ainsi, leur présence ne suffit pas à écarter tout risque de confusion ;

Qu’enfin, ne saurait prospérer l’argument des déposants selon lequel la dénomination ASTRE serait un acronyme renvoyant à des notions distinctes dans le signe contesté et la marque antérieure (ASsociation des TRansporteurs Européens / Audit Surveillance Techniques de Révision Expertise) ; qu’en effet, rien ne permet de considérer que le public perçoive ces significations au sein des deux signes, dès lors qu’elles ne figurent pas dans les signes tels que déposés et ne sont nullement évidentes ;

Qu’en outre, les éléments figuratifs des deux signes, qui représentent notamment des étoiles et/ou planètes, incitent spontanément le public à percevoir la dénomination commune ASTRE dans son sens commun, à savoir la désignation d’un corps céleste ;

Qu'il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, celui-ci étant fondé à confondre ou du moins associer les deux marques en les rattachant à la même origine.

CONSIDERANT qu’est extérieur à la présente procédure l’argument des déposants selon lequel la marque invoquée serait elle-même antériorisée par la dénomination sociale de leur société ;

Qu’en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard à la seule marque antérieure invoquée et à la seule demande contestée, indépendamment de l’existence d’éventuelles antériorités remettant en cause la validité de la marque servant de base à l’opposition, dont l’appréciation relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.

CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté ASTRE constitue l’imitation de la marque antérieure ASTRE invoquée ;

Qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause, ainsi que de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur desdits services.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté ASTRE ne peut pas être adopté comme marque pour les services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe ASTRE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; affaires financières ; estimations immobilières ; gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Services juridiques ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B Chef de groupe