OPP 08-2801 / DGV
Le 18/12/2008
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITIONDevenu définitif le 20/01/2009****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société VIRGIL (société par actions simplifiée), a déposé, le 30 avril 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 573 424 portant sur la dén omination PRORETAIL.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ; fenêtres non métalliques, cadres et châssis de fenêtres non métalliques ; cadres et châssis de portes non métalliques ; carreaux pour la construction non métalliques, carrelages non métalliques ; charpentes non métalliques ; cheminées non métalliques ; cloisons non métalliques ; couvertures de toits non métalliques ; escaliers non métalliques ; glaces [vitres] pour la construction ; gouttières non métalliques ; verre isolant [construction] ; lambris non métalliques ; boîtes aux lettres en maçonnerie ; revêtements de murs [construction] non métalliques ; portails non métalliques ; Construction ; réparation ; services d'installation ».
Le 4 août 2008, la société TRIFLEX BESCHICHTUNGSSYSTEME GMBH & CO (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale PRODETAIL déposée le 10 novembre 2006 et enregistrée sous le n° 5717509.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; joints de dilatation et joints d'expansion et obturations pour ceux-ci ; bandes de jointoiement, bandes adhésives et rubans adhésifs distants, ces derniers destinés à la construction. Matériaux de construction non métalliques ; matériaux de couverture pour la construction, non métalliques ; cadres profilés non métalliques pour la construction ; revêtement (construction) non métalliques ; Travaux de calfeutrage, services d’isolation, travaux de recouvrement de toitures, travaux de recouvrement de sols, travaux de peinture, de vernissage et de tapisserie, déshumidification de bâtiments, isolation ».
L'opposition a été notifiée à la déposante le 11 août 2008.
Le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
La société TRIFLEX BESCHICHTUNGSSYSTEME GMBH & CO fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à la régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ; fenêtres non métalliques, cadres et châssis de fenêtres non métalliques ; cadres et châssis de portes non métalliques ; carreaux pour la construction non métalliques, carrelages non métalliques ; charpentes non métalliques ; cheminées non métalliques ; cloisons non métalliques ; couvertures de toits non métalliques ; escaliers non métalliques ; glaces [vitres] pour la construction ; gouttières non métalliques ; verre isolant [construction] ; lambris non métalliques ; boîtes aux lettres en maçonnerie ; revêtements de murs [construction] non métalliques ; portails non métalliques ; Construction ; réparation d’édifice, d’immeubles et d’éléments de construction ; service d’installation d’éléments de construction » ;
Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; joints de dilatation et joints d'expansion et obturations pour ceux-ci ; bandes de jointoiement, bandes adhésives et rubans adhésifs distants, ces derniers destinés à la construction. Matériaux de construction non métalliques ; matériaux de couverture pour la construction, non métalliques ; cadres profilés non métalliques pour la construction ; revêtement (construction) non métalliques ; Travaux de calfeutrage, services d’isolation, travaux de recouvrement de toitures, travaux de recouvrement de sols, travaux de peinture, de vernissage et de tapisserie, déshumidification de bâtiments, isolation ».
CONSIDERANT que les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; matériaux à bâtir non métalliques ; fenêtres non métalliques, cadres et châssis de fenêtres non métalliques ; cadres et châssis de portes non métalliques ; carreaux pour la construction non métalliques, carrelages non métalliques ; charpentes non métalliques ; cheminées non métalliques ; cloisons non métalliques ; couvertures de toits non métalliques ; escaliers non métalliques ; glaces [vitres] pour la construction ; gouttières non métalliques ; verre isolant [construction] ; lambris non métalliques ; boîtes aux lettres en maçonnerie ; revêtements de murs [construction] non métalliques ; portails non métalliques » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à l’évidence à ceux invoqués de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, la société déposante ne saurait se contenter d’affirmer que la société opposante en invoquant uniquement des circuits de distribution identiques, n’a pas démontré l’existence d’un risque de confusion entre les produits et services en présence dès lors que cette dernière a établi des liens d’identité et de similarité entre les produits et services de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure invoquée, et qu’en l’espèce l’identité tout comme la similarité entre les produits et services en cause apparaît à l’évidence ;
Qu’en outre, il n’y a pas lieu d’examiner la similarité entre les produits suivants : « asphalte, poix et bitume » de la demande d’enregistrement et les « Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; joints de dilatation et joints d'expansion et obturations pour ceux-ci ; bandes de jointoiement, bandes adhésives et rubans adhésifs distants, ces derniers destinés à la construction » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « matériaux de construction non métalliques » de la marque antérieure invoquée apparaît à l’évidence, et que ce dernier lien n’a pas été contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que les services suivants : « Construction ; réparation d’édifice, d’immeubles et d’éléments de construction ; service d’installation d’éléments de construction de la demande d'enregistrement contestée tout comme les services suivants : « Travaux de calfeutrage, services d’isolation, travaux de recouvrement de toitures, travaux de recouvrement de sols, travaux de peinture, de vernissage et de tapisserie, déshumidification de bâtiments, isolation » de la marque antérieure, concourent à la construction de bâtiments quelque soit leur importance ;
Que ces services ont donc les mêmes fonction, destination et clientèle ; qu’ils sont tous fournis par des entreprises générales de bâtiment ;
Qu’il s’agit donc services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
CONSIDERANT que les arguments de la société déposante concernant son activité sont sans incidence sur la présente procédure, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation.
CONSIDERANT en revanche, que contrairement à ce que soutient la société opposante, les « constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques » de la demande d’enregistrement qui s’entendent respectivement de constructions mobiles raccordables à l’eau et à l’électricité et d’ouvrages importants non métalliques n’ont pas les même nature, fonction et destination que les « Matériaux de construction non métalliques ; matériaux de couverture pour la construction, non métalliques » de la marque antérieure ;
Que la société opposante ne saurait valablement soutenir que les produits précités de la demande d’enregistrement relèvent de la catégorie générale des matériaux de construction qui désignent des produits semi-finis nécessaires à la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage ;
Qu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits susvisés puissent se trouver dans les mêmes magasins spécialisés ; qu’en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits présentant néanmoins des caractéristiques différentes ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PRORETAIL, présentée en lettres minuscules d’imprimerie droites, grasses et noires (à l’exclusion des lettres P et R en majuscules) ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination PRODETAIL, présentée en lettres minuscules d’imprimerie droites, grasses et noires (à l’exclusion des lettres P et D en majuscules).
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que, visuellement, les dénominations PRORETAIL et PRODETAIL, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont de même longueur et comportent huit lettres identiques (P, R, O, E, T, A, I, L), placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi les mêmes séquences de lettres d’attaque PRO et finales -ETAIL, ce qui leur confère une physionomie et une architecture extrêmement proches ;
Que phonétiquement, ces dénominations sont pareillement composées de trois syllabes et produisent des sonorités successives proches [pro-ré-tail] ou [pro-re-tail] pour le signe contesté, [pro-détail] pour la marque antérieure, ces dénominations pouvant être également prononcées comme des termes anglais en l’absence d’accent sur la lettre E ([proritail / proditail]) ; qu’elles présentent ainsi un rythme identique et des sonorités très semblables ;
Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces deux dénominations tient à la substitution dans le signe contesté de la lettre R à la lettre D de la marque antérieure ;
Que toutefois, cette substitution, portant que sur une seule lettre et placée au cœur des dénominations, n’est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion, en ce que les dénominations en présence restent dominées par des séquences communes de lettres et sonorités précitées ;
Que le fait que le préfixe PRO évoque le terme « professionnel » et soit faiblement distinctif, comme le souligne la société déposante, ne saurait être de nature à écarter tout risque de confusion en l’espèce, dès lors que celui-ci résulte non pas de la seule présence commune du terme PRO mais des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble ;
Qu’intellectuellement, à supposer comme l’affirme la société déposante que les signes en présence présentent des évocations différentes, celles-ci ne sauraient supplanter, au point de les écarter, les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées ;
Qu ’ainsi, les deux dénominations en cause en cause génèrent une impression d’ensemble proche.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation entre les signes, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ;
Qu’ainsi, la dénomination contestée PRORETAIL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale PRODETAIL.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro 08-2801 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; matériaux à bâtir non métalliques ; fenêtres non métalliques, cadres et châssis de fenêtres non métalliques ; cadres et châssis de portes non métalliques ; carreaux pour la construction non métalliques, carrelages non métalliques ; charpentes non métalliques ; cheminées non métalliques ; cloisons non métalliques ; couvertures de toits non métalliques ; escaliers non métalliques ; glaces [vitres] pour la construction ; gouttières non métalliques ; verre isolant [construction] ; lambris non métalliques ; boîtes aux lettres en maçonnerie ; revêtements de murs [construction] non métalliques ; portails non métalliques ; Construction ;
réparation d’édifice, d’immeubles et d’éléments de construction ; service d’installation d’éléments de construction ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 08 3 573 424 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Chef de groupe