Cour d'appel de Nancy, 18 mai 2016, 2015/01335

Mots clés
déchéance de la marque • dégénérescence • marque devenue usuelle • néologisme • caractère distinctif • caractère descriptif • qualité • désignation usuelle • public pertinent • professionnel • défense du titre • dégénérescence

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
18 mai 2016
Tribunal de grande instance de Nancy
30 mars 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de pourvoi :
    2015/01335
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Bois Rétifié ; rétifier
  • Classification pour les marques : CL19 ; CL20 ; CL28 ; CL07
  • Numéros d'enregistrement : 97660427 ; 3610661
  • Parties : SEFCCO SA / A (Me Frédérique, ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL RETIWOOD) ; RETIWOOD SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nancy, 30 mars 2015
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY

ARRÊT

N° /16 DU 18 mai 2016 CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01335 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy, R.G. n° 11/02328, en date du 30 mars 2015, APPELANTE : SA SEFCCO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 7 Bout du Dessous 88 600 MORTAGNE et sur son lieu d'activité [...] – 88000 DEYVILLERS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 325 300 465 Représentée par Me Gérard WELZER substitué par Me Sylvie L de la SELARL W, avocats au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Maître Frédérique A, mandataire judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL RETIWOOD inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 429 805 070 dont le siège social est [...] 75 008 PARIS régulièrement assigné à personne le 22 juin 2015 et n'ayant pas constitué avocat SARL RETIWOOD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social demeurant [...] – 75008 PARIS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 429 805 070 régulièrement assignée à personne morale le 22 juin 2015 et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, chargé du rapport, et Monsieur Claude SOIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller Monsieur Claude SOIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL; À l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Sylvie Meslin, Président et par M. Ali Adjal, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel déclaré le 7 mai 2015 par la société anonyme Société d'Exploitation Forestière Courtage et Commercialisation (société Sefcco), contre le jugement prononcé le 30 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nancy dans l'affaire l'opposant à la société à responsabilité limitée Retiwood (société Retiwood)- RG 11-2328 ; Vu le jugement entrepris'; Vu les ultimes conclusions présentées le 4 août 2015 par la société Sefcco, appelante, Vu l'ensemble des actes de procédure et notamment les exploits d'huissier des 22 juin et 5 août 2015 délivrés aux parties intimées non constituées (société Retiwood et Maître Frédérique A ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société) valant signification de la déclaration d'appel, d'une part et significations des conclusions susvisées d'autre part ainsi que l'ensemble des éléments du dossier présentés par la société Sefcco.

SUR CE,

La marque française « 'Bois Rétifié» n° 97 660 427 a été déposée le 22 janvier 1997 pour les classes 19, 20 et 28 par la société anonyme New option wood (société'Now.), également titulaire de plusieurs brevets relatifs au traitement du bois. Cette société a par contrat du 30 janvier 2002, concédé à la société Sefcco une licence de brevets et de la marque « 'Bois Rétifié» avec exclusivité pour les Vosges et sans exclusivité pour neuf autres départements. Par acte du 20 décembre 2005, la société EPMBH, prétendant venir aux droits de la société Now en qualité de cessionnaire, a fait assigner la société Sefcco alors placée en redressement judiciaire ainsi que Maître Fabien V ès qualités de représentant des créanciers devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir constater que le contrat de licence concédé avait été résilié par l'administrateur judiciaire et dire qu'en conséquence le licencié ne bénéficiait plus du dit contrat, de lui faire interdiction d'user de la marque « 'Bois Rétifié», de constater que le licencié avait continué à en faire usage postérieurement à la résiliation, ce qui constituait des actes de contrefaçon et en conséquence, de le condamner au paiement de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. La société Sefcco a fait l'objet d'un plan de continuation par jugement du 28 juin 2006 et Maître Fabien V a été nommé commissaire à l'exécution du plan Par jugement du 15 février 2008, le tribunal de grande instance de Nancy a, constaté la résiliation au 21 avril 2005 du contrat de licence de brevet consenti à la Sefcco et a, subséquemment fait interdiction à celle-ci de faire usage de la marque « 'Bois Rétifié'» ainsi que des brevets encore en vigueur visés par ce contrat de licence, sous astreinte provisoire de 1'000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Le tribunal s'est par ailleurs, réservé la faculté de liquider l'astreinte prononcée et a notamment, condamné la société Sefcco à payer 10'000 euros à la société EPMBH en réparation du préjudice subi par celle-ci. La société Sefcco a déclaré appel de ce jugement. La société EPMBH ayant elle-même été placée en redressement puis en liquidation judiciaire le 30 avril 2009, une déclaration de créance a été faite le 12 mai 2009 au nom de la société Now revendiquant le nantissement pris par elle sur la marque « 'Bois Rétifié'» dès lors que l'intégralité du prix de cession de cette marque par la société cessionnaire ne lui avait pas été réglé. Les sociétés EPMBH et Rétiwood, anciennement Rétitech, ont nonobstant ce nantissement, conclu le 26 novembre 2009 un acte de cession aux termes duquel, « 'l'acquéreur déclare acquérir ces marques, brevet, droits et dénomination en parfaite connaissance de la situation du vendeur en liquidateur judiciaire, et des incertitudes et aléas liés à cette situation, entendant faire son affaire personnelle notamment de la validité des brevets et de la poursuite de leur exploitation ». Cette dernière cession a été inscrite au registre national des marques le 5 février 2010 sous le n° 517042. Estimant que la société Sefcco et son président, M. Antoine Royal, avaient procédé courant 2008 et 2009 à plusieurs dépôts de marques portant atteinte à la marque «'Bois Rétifié'» (marques 08.3.610.661';09.3.624.113'; 09.3.623.867'; 09.3.623.870'; 09.3.623.853'; 09.3.623.859), la société Retitech a, ès qualités de cessionnaire de la société EPMBH et par actes d'huissier des 19 et 25 mai 2010, fait assigner cette société placée en redressement judiciaire et son président M. Antoine Royal ainsi que Maître Yves-Jérôme K ès qualités d'administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance de Nancy en constatation de nullité de ces marques déposées pour contrefaçon par imitation de la marque 97 660 427 et en paiement solidaire d'une indemnité provisionnelle à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 31 mai 2011, la cour d'appel de Nancy devant laquelle la société Retitech nouvelle titulaire de la marque était intervenue de manière volontaire, a confirmé le jugement du 15 février 2008 et écarté les demandes reconventionnelles de la société Sefcco en considérant que la marque « 'Bois Rétifié'» était valable et que l'acte de cession de marque entre la société Now et la société EPMBH ne pouvait être remis en cause. La cour a également confirmé la constatation de la résiliation du contrat de licence du 21 mars 2005 et fait interdiction sous astreinte à la société Sefcco, de faire usage de la marque « 'Bois Rétifié'». Le pourvoi formé par la société Sefcco contre cette décision n'a pas été admis par la Cour de cassation. Par jugement du 30 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nancy saisi selon assignations des 19 et 25 mai 2010, a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes qui suivent': - déclare la société Sefcco irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, - l'en déboute, - dit que la marque «'rétifier'» n° 08.3.610.661 déposée par la société Sefcco constitue la contrefaçon par imitation de la marque « 'Bois Rétifié'» n° 97/660427 dont est titulaire la société Retiwood, anciennement dénommée Retitech, - prononce la nullité de la marque « 'rétifier'» n° 08.3.610.661, - dit que les dénominations « 'peuplier rétifié'», « 'hêtre rétifié'», « 'frêne rétifié'», « 'pin rétifié'» et « 'epicéa rétifié '», constituent une contrefaçon par imitation de la marque 97/660427 dont est titulaire la société Retiwood, - fait interdiction à la société Sefcco de faire usage à quelque titre, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des dénominations « 'peuplier rétifié'», « 'hêtre rétifié'», « 'frêne rétifié'», « 'pin rétifié'» et « 'epicéa rétifié'», - condamne la société Sefcco à verser à la société Retiwood la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamne la société Sefcco à publier le dispositif du présent jugement sur la page d'accueil de son site internet www.sefwood.com et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du dit jugement, - condamne la société Sefcco à verser à la société Retiwood la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclare le jugement commun à Me K ès qualité d'administrateur de la SA Sefcco, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamne la société Sefcco aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître K, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, que la demande de nullité des demandes d'enregistrement de marques déposées personnellement par M. Antoine Royal n'avaient plus d'objet puisqu'elles avaient été refusées par le directeur de l'INPI'; que la question de la validité de la cession de la marque à la société Retiwood avait été tranchée définitivement par l'arrêt du 31 mai 2011 dans des termes dépourvus de tout équivoque et qu'ainsi, la société Sefcco était parfaitement irrecevable et mal fondée à soutenir être toujours en droit de profiter du contrat de licence et d'utiliser la marque litigieuse'; que la demande en déchéance de la marque litigieuse pour prétendue dégénérescence était irrecevable et mal fondée'; que la société Retiwwod établit que le signe « 'Bois Rétifié» a été utilisé de manière régulière à titre de marque pour distinguer les produits offerts à la vente de sorte que la demande en déchéance présentée par la société Sefcco ne peut qu'être rejetée'; que la société Sefcco a en toute connaissance de cause et en feignant d'ignorer le litige l'opposant depuis le 20 décembre 2005 à la société EPMBH en suite de la résiliation de la licence l'autorisant à utiliser la marque « 'Bois Rétifié», cru devoir transformer l'adjectif «'rétifié'» en verbe «'rétifier1»'; qu'il a donc lieu de lui faire interdiction d'utiliser ces dénominations dont le caractère imitant persistait encore sur son site internet le 11 décembre 2014, les faits d'imitation reprochés étant constitutifs d'actes de contrefaçon. La société Sefcco a déclaré appel de cette décision. Régulièrement assignés par actes d'huissier des 22 juin et 5 août 2015, la société Retiwood et Maître A ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 janvier 2016 et l'affaire, renvoyée à l'audience du 16 mars 2016 tenue en formation de double rapporteur. À cette audience, les débats ont été ouverts et l'affaire, renvoyée à l'audience de ce jour pour plus ample délibéré. 2. dispositif des conclusions de la partie appelante Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile' ; La société Sefcco prie la Cour de : - vu l'article L. 714-5, L. 713-2, L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, - vu les articles 1719 et 1690 du code civil, - infirmer dans son intégralité le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 mars 2015 et statuant à nouveau, - prononcer la nullité ou la déchéance de la marque « 'Bois Rétifié'», - dire et juger que la société Sefcco n'a commis aucun acte de contrefaçon, - en conséquence, débouter la société Retiwood de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Retiwood aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Welzer de la Selarl W et associés avocat aux offres de droit ainsi qu’à verser à la société Sefcco la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un exposé complet de son argumentaire dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt. CELA ETANT EXPOSE Vu les articles 474 alinéa 1 et 472 alinéa 2 du code de procédure civile'; La Cour statue sur le bien-fondé d'une demande d'annulation de marques déposées courant 2008 et 2009 formée par la société Retiwood venant aux droits de la société Retitech, elle-même aux droits de la société EPMBH, cessionnaire de la société Now, contre la société Sefcco, pour prétendue contrefaçon de la marque «'Bois Rétifié'» déposée en octobre 1997 pour les classes 19, 20 et 28 et à front renversé, du mérite de l'action en déchéance de cette marque exercée par la société Sefcco sur le fondement de l'article L.714-6 du code de propriété intellectuelle. Sur la dégénérescence de la marque «'Bois Rétifié'» par excès de notoriété La société Sefcco fait principalement valoir que le terme «'rétifié'» est devenu usuel pour désigner du bois ayant subi un traitement thermique de sorte que, descriptive depuis son dépôt, la marque «'Bois Rétifié'» encourt l'annulation par simple application des dispositions de l'article L.711-2 b du code de la propriété intellectuelle. Elle précise': - que la société Retitech a en effet laissé le public employer la marque « 'Bois Ratifié», pour désigner communément le bois traité thermiquement, ainsi qu'en témoignent les catalogues publicitaires et divers articles se rapportant à ce bois qu'elle verse aux débats, et pour en évoquer ses propriétés et son élaboration'; - que sur son site, la société Retiwood mentionne « 'le bois Rétifié': Stable, Durable, Ecologique'» sans préciser qu'il s'agit d'une marque et simplement pour désigner la qualité du bois qu'elle vend'; - que pour la société Retitech elle-même, le terme bois rétifié est devenu l'expression usuelle pour désigner des produits en bois traité par rétification'; - que quoi qu'il en soit, l'adjectif rétifié n'a fait l'objet d'aucun dépôt de marque'; - que manifestement, dans le domaine professionnel du bois, le terme bois rétifié désigne communément le bois ayant été chauffé à haute température ainsi qu'elle en justifie par les documents qu'elle verse aux débats'; - que l'INPI lui-même juge que le terme rétifé est descriptif lorsqu'il est déposé pour couvrir des classes de produits ou services relatifs à des matériaux en bois'; - que compte tenu de la déchéance de cette marque, l'action en nullité et en dommages-intérêts est privée de tout fondement. Vu l'article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle dont il ressort qu'encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service en cause'; Ce texte consacre la théorie dite de la dégénérescence aux termes de laquelle le signe perd sa vigueur privative, dès lors que le public a pris l'habitude d'identifier la marque au produit. En l'espèce, la société Sefcco démontre par l'ensemble des documents soumis à l'appréciation de la Cour que la désignation de bois rétifié est pour les professionnels du bois, à la date des dépôts incriminés, la désignation usuelle d'un bois ayant subi une épreuve de rétification (chauffe à haute température sous une atmosphère inerte), à fin d'en renforcer la résistance et la stabilité. Un note de 2002 établie par la société Now présente ainsi le Bois Rétifié comme « un bois naturel, résineux ou feuillu, dont certaines caractéristiques sont améliorées à la suite d'un traitement thermique appelé Rétification» avant de préciser «'Le mot «Retificatioti» qui est un néologisme né de la contraction de «réticulatioti» (réarrangement de certaines chaînes moléculaires sous l'action de la chaleur) et de « 'torréfaction », est en passe de devenir le nom usuel pour désigner le traitement haute température du bois» - pièce 27. Le jugement du 15 février 2008 du tribunal de grande instance de Nancy a également souligné dans sa motivation que « 'les termes rétifié et rétification apparaissent à ce jour quasi génériques ». La société Retiwood ne précise pas sur son site que le terme « 'Bois Rétifié» est une marque et emploie le terme «'rétifié'» de manière parfaitement usuelle pour désigner la qualité du bois qu'elle vend. De nombreux documents professionnels ultérieurs établissent que le terme bois rétifié est utilisé de manière usuelle à telle enseigne que les architectes dans les appels d'offres comme dans l'établissements des CCTP emploient le terme rétifié pour désigner la qualité de bois attendu si bien que le public pertinent perçoit nécessairement ce terme comme une désignation usuelle. - voir pièces 33 à 36 L'INPI lui-même dans le projet de décision de refus d'enregistrement de la marque « 'hêtre rétifié» notifié le 22 mars 2011 à M. Antoine Royal souligne que « 'le terme rétifié s'entend pour du bois d'un produit qui a été modifié afin de le rendre hydrophobe et moins favorable aux moisissures et ne pourra être appréhendé par le consommateur que comme désignant du bois de peuplier ayant subi un tel traitement » - voir pièce 7. Ainsi que le fait remarquer l'appelante, la société Retiwood fait état du bois rétifié en faisant usge de l'adjectif « 'rétifié» sous une présentation descriptive pour désigner la qualité du bois qu'elle vend avec l'expression « 'le bois Rétifié': Stable, Durable et Ecologique» - voir pièce 32. Or, il est constant que l'adjectif rétifié n'a fait l'objet d'aucun dépôt de marque. En l'absence de justification par la société Retiwood qu'elle a combattu l'usage à titre descriptif du terme « 'bois rétifié'» ou simplement du terme «'rétifié» par une campagne menée contre cet usage généralisé de son signe comme nom commun, la marque « 'Bois Rétifié » apparaît frappée de dégénesrence par excès de notoriété, peu important les actions isolées qu'apparaît avoir menée la société Retiwood envers la société Sefcco ou encore une société BRD. À partir du moment où la marque est largement exploitée par les autres acteurs économiques du marché considéré pour désigner les mêmes produits ou services, la fonction de garantie d'origine ne trouve plus à s'appliquer et l'objet spécifique justifiant principalement l'octroi d'un monopole d'exploitation n'existe plus. Le droit concédé doit alors être déchu afin de garantir la primauté de l'intérêt supérieur constitué par la liberté du commerce et de l'industrie sauf à affecter fortement la concurrence légitime entre opérateurs économiques en empêchant même potentiellement, toute concurrence pour cause de droit des marques. Il s'évince de tout ce qui précède que dans les circonstances de la présente espèce, la société Retiwood ne peut être déclarée fondée en son action d'annulation de dépôts de marques et d'indemnisation pour contrefaçon par imitation. Sur les dépens Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile'; La société Retiwood et Maître Frédérique A ès qualités de d'administrateur judiciaire de la société Retiwood, parties perdantes au sens de ces dispositions, seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de la Selarl W, avocats associés.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire. INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. DEBOUTE la société à responsabilité limitée Retiwood ainsi que Maître Frédérique A ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Retiwood de leur demande d'annulation de dépôt de marques et d'indemnisation de leur préjudice pour contrefaçon par imitation. CONDAMNE la société à responsabilité limitée Retiwood et Maître Frédérique A ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Retiwood aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de procédure collective avec faculté de recouvrement direct en faveur de la Selarl W, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'article 700 du code de procédure civile'; DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Note...

Décisions d'espèce similaires

Cour d'appel de Nancy, Chambre 2, 30 juin 2022, 21/00848
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel de Nancy, Chambre 5, 13 décembre 2022, 21/02697
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel de Nancy, Chambre 5, 6 septembre 2023, 22/01847
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée