OPP 17-3479 DDL15/02/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Brice W a déposé, le 1er juin 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 365 629 portant sur le signe verbal HOVERLIB’.
Le 22 août 2017, la COMMUNE DE PARIS (collectivité territoriale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne AUTOLIB’ enregistrée le 5 juillet 2013 sous le n° 11541356.
A l'appui de son opposition, la collectivité opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La collectivité opposante invoque le principe d’interdépendance des facteurs et joint des documents à l’appui de son argumentation.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 1er septembre 2017, sous le n° 17-3479. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues
de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Location d'Hoverboard ; Location d'Hoverboard en libre service ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; clés USB; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; dispositifs de protection personnelle contre les accidents, masques de protection; programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels de jeu; nécessaires mains libres pour téléphones; étuis pour téléphone portable; batteries électriques; chargeurs de piles et batteries. Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules électriques; amortisseurs, capots, carrosseries, châssis, pare-chocs, stores pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; vêtements de sport; gants (vêtements); Jeux; jouets; commandes pour consoles de jeu; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries; arbres de Noël en matières synthétiques; appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeu; tables, queues ou billes de billard; jeux de cartes ou de table; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport); gestion de bases de données, y compris de bases de données informatisées; Transport; transport de personnes ou de marchandises; transport en automobiles; location de places de stationnement; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; informations concernant les voyages et le transport; réservation de places pour le tourisme, pour le transport et pour le voyage; services de chauffeurs; location de véhicules de transport; locations de garages; assistance en cas de panne de véhicule (remorquage); services de parcs de stationnement. Evaluations, estimations et recherche dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs; recherche et développement de nouveaux produits; recherche en chimie, en mécanique, analyse chimique, analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; élaboration, conception de logiciels; locations de logiciels informatiques, locations d'ordinateurs, ingénierie; conception de sites web; conception de programmes informatiques; fourniture de services d'application, à savoir hébergement de logiciels d'application de tiers; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; récupération de données informatiques; recherches en matière de protection de l'environnement; contrôle technique de véhicules automobiles ».CONSIDERANT que les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments
et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Location d'Hoverboard ; Location d'Hoverboard en libre service ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche que les services d’« architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement des services de réalisation de plans rendus par des architectes en vue de la construction d’un édifice, de prestations réalisées par des décorateurs d’intérieur dans le but d’aménager et d’embellir des espaces intérieurs, de prestations rendues par des artistes ou graphistes de conception visuelle et de mise en scène d’une création artistique par le recours à différentes techniques (dessin, peinture, photographie, etc…) et de prestations rendues par un designer, personne chargée de créer de nouveaux modèles industriels ;
Que ces services ne sont pas inclus dans la catégorie constituée par le service d’« ingénierie » de la marque antérieure qui désignent l’étude d'un projet industriel sous tous ses aspects (techniques,
économiques, financiers, monétaires et sociaux) et qui nécessite un travail de synthèse coordonnant les travaux de plusieurs équipes de spécialistes ;Que ces services ne présentent pas davantage, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination, ni de lien étroit et obligatoire, leur prestation étant indépendante et la mise en œuvre des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds ;
Qu’en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services dans lesquels des ingénieurs sont susceptibles d’intervenir, alors même que le public ne sera pas porté à les associer ni à les confondre ;Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services d’« authentification d'œuvres d'art » de la demande contestée qui s’entendent de prestations réalisées par des experts et visant à permettre l’attribution d’une œuvre à un artiste ou à permettre de déterminer son origine ne sont pas étroitement liés aux services de « recherche en chimie, analyse chimique » de la marque antérieure, la prestation des seconds n’ayant pas nécessairement pour objet la mise en œuvre des premiers mais ayant vocation à s’appliquer à des domaines variés ;
Qu ’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.CONSIDERANT enfin que les « cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits et services qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits et services qu'il désigne ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services identiques ; qu’à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement et des produits et services invoqués de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi.
CONSIDERANT par conséquent que les produits et services de la demande contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal HOVERLIB’ ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe AUTOLIB’.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les services en cause et inversement.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’une dénomination unique suivie d’une apostrophe ;
Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes présentent une même structure reposant sur l’association de la séquence LIB, évocatrice de la liberté, à un terme en position d’attaque, étant chacun susceptible de renvoyer au domaine des véhicules (HOVER pour le signe contesté pouvant être appréhendé comme faisant référence au terme hoverboard, dont l’opposante établit l’usage et la connaissance pour désigner une planche motorisée et AUTO pour la marque antérieure, contraction du mot « automobile ») ;
Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune un risque d’association dans l’esprit du public, le consommateur des produits et services en cause étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent à un même titulaire ou à des entreprises économiquement liées ;
Qu’en particulier, le consommateur pourra percevoir le signe contesté comme une nouvelle gamme de services de la marque antérieure, spécifiquement dédiée à la mise à disposition d’hoverboard ;
CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ;
Que la collectivité opposante fournit des documents démontrant une certaine connaissance de la marque antérieure auprès du public dans la mise à disposition de véhicules en libre-service à Paris et en région Parisienne ;
Que cette connaissance significative de la marque antérieure sur le marché vient renforcer le risque de confusion entre les signes.
CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté HOVERLIB’ constitue l’imitation de la marque antérieure AUTOLIB’.
CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les consommateurs concernés ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté HOVERILIB’ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe antérieur AUTOLIB’.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1: L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Location d'Hoverboard ; Location d'Hoverboard en libre service ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » .
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Diane DJuriste