OPP 09-2312 / FBR
Nanterre, le 7 janvier 2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le
Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société FEW INTERACTIVE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 2 avril 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 641 384 portant su r le signe verbal LE GRAVE REPORTER.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Publication de livres ; prêts de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition".
Le 7 juillet 2009, la société FIN.ING Srl (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale REPORTER, déposée le 11 avril 2001 et enregistrée sous le n° 2 176 717.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Livres, imprimés, journaux et revues ; articles pour reliures ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils ); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes ); cartes à jouer ; caractères typographiques et clichés".
L'opposition a été notifiée le 13 juillet 2009 au titulaire de la demande d’enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Le 10 novembre 2009, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société opposante a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société FIN.ING Srl fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
La société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations en réponse au projet de décision, la société opposante conteste les objections de la société déposante et demande la confirmation du projet.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme REPORTER au sein des signes en cause.
Dans ses observations en réponse au projet de décision, la société opposante demande la confirmation du projet.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle portant sur les signes.
Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité de l’opposition au motif que la société opposante n'aurait pas précisé sa forme juridique précise et invoque à cet égard un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26 novembre 2008.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision de l'Institut, la société déposante conteste la comparaison des produits et services suivants : "cartes ; affiches ; albums ; prospectus ; brochures ; calendrier ; articles de papeterie ; instruments de dessin ; objets d'art gravés ou lithographiés. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publication de livres ; prêts de livres publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition".
Elle conteste également la comparaison des signes effectuée dans le projet de décision.
III.- DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
CONSIDERANT que l'article
L.712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'"…opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut National de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement…" ;
Qu’aux termes de l’article R 712-14 susvisé : "L’opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R 712-26. Elle précise : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir la nature, l’origine et la portée de ses droits".
CONSIDERANT que l'opposition a été présentée par la société italienne FI.ING S.R.L. ; que cette marque a été enregistrée au nom de la "société italienne FI.ING S.R.L, personne morale" ;
Que le déposant fait valoir qu'en inscrivant la mention "société italienne" comme forme juridique, la société opposante n'a pas indiqué sa forme juridique mais sa nationalité et qu'ainsi, la société opposante n'ayant pas respecté les exigences de l'article R.712-14, l'opposition devrait être déclarée irrecevable ;
Que toutefois, force est de constater que la société opposante apparaît constituée sous le régime des sociétés à responsabilité limitée relevant du droit italien, ce qu'indique la mention S.R.L qui figure à la suite du nom de la société FIN.ING, accompagnée de la précision que cette société relève du droit italien ;
Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tirés d'une décision de justice, dès lors que celle-ci a été rendue dans des circonstances différentes de la présente espèce ;
Qu’ainsi, l'identification de la société opposante doit être considérée comme ayant respecté les formes et conditions prescrites en matière d’opposition ; que l’opposition est donc recevable.
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Publication de livres ; prêts de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Livres, imprimés, journaux et revues ; articles pour reliures ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères typographiques et clichés".
CONSIDERANT que les "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; livres ; journaux" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux "Livres, imprimés, journaux et revues ; articles pour reliures ; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères typographiques et clichés" de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que les "affiches ; albums ; prospectus ; brochures ; calendrier" de la demande d'enregistrement contestée sont inclus dans la catégorie générale des "imprimés" de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, le déposant ne saurait valablement invoquer le caractère imprécis du libellé "imprimés" de la marque antérieure pour l'écarter de la comparaison des produits en cause ;
Qu'en effet, les "imprimés" de la marque antérieure se définissent de façon constante notamment comme des ouvrages ou documents reproduits en très nombreux exemplaires par impression et constituent donc une catégorie suffisamment précise pour permettre leur comparaison avec les produits de la demande d'enregistrement ; que ces produits ne sauraient dès lors être considérés comme "…beaucoup trop vague…" ainsi que le fait valoir à nouveau la société déposante dans ses observations après projet ;
Qu'en outre, si les produits précités de la demande d'enregistrement sont susceptibles d'être accessibles sous une forme immatérielle ainsi que le fait valoir la société déposante, tous ont également vocation à être commercialisés imprimés ; qu'ainsi, leur publication ou transmission via Internet, n'apparaît pas incompatible avec leur impression, dès lors que le consommateur internaute peut choisir à tout moment de les imprimer ;
Qu'il s'agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, contrairement aux assertions de la société déposante.
CONSIDERANT que les "cartes" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de feuilles de carton mince destinées à divers usages qui peuvent être imprimées ou non et qui à défaut de précision, couvrent les cartes à jouer constituent une catégorie générale incluant les "cartes à jouer" de la marque antérieure qui s'entendent de petits cartons fins et rectangulaires portant sur une face une figure de couleur avec lesquels on joue à divers jeux ;
Qu'il s'agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires par leur nature, contrairement aux assertions de la société déposante.
CONSIDERANT que les "articles de papeterie" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de l'ensemble des produits susceptibles d'être vendus dans une papeterie (papier, fournitures scolaires, articles de bureau) et non seulement de produits fabriqués à partir de papier ainsi que l'indique la société déposante, constituent une catégorie générale de produits incluant les "articles de bureau (à l'exception des meubles)" de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante présentés en réponse au projet de décision, selon lesquels, les articles de papeterie seraient destinés aux écoliers et aux particuliers, contrairement aux articles de bureau qui seraient destinés aux entreprises et ne seraient donc pas fournis par les mêmes distributeurs ; qu'en effet, au vu de la définition du terme "papeterie" issue du dictionnaire "Le Petit Larousse" (magasin où l'on vend du papier, des fourniture scolaires et des articles de bureau ; ces fournitures, ces articles), force est de constater que les "articles de papeterie" de la demande d'enregistrement relèvent bien de la catégorie générale des "articles de bureau (à l'exception des meubles) de la marque antérieure ";
Qu'il s'agit donc bien de produits identiques ou à tout le moins similaires par leur nature, objet et destination, contrairement aux allégations du déposant.
CONSIDERANT que les "instruments de dessin" de la demande d'enregistrement contestée entrent dans la catégorie générale du "matériel pour les artistes" de la marque antérieure, qui s’entend de tout type d’objets destinés aux travaux artistiques commercialisés dans les papeteries ou dans les magasins spécialisés dans les fournitures pour les artistes ;
Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante présentés en réponse au projet de décision, selon lesquels, "…le matériel pour les artistes couvre une gamme de produits divers tels : partitions, diapason, pellicules cinématographiques, caméras, châssis, etc…" ; qu'en effet, les diapasons tout comme les instruments de musique, les pellicules, les caméras ne relèvent pas de la catégorie du matériel pour artistes qui doit s'entendre plus particulièrement du matériel destiné à la pratique des beaux-arts et qui est commercialisé, ainsi qu'il a été précisé précédemment, dans les papeterie ou magasins spécialisés dans les fournitures pour beaux-arts et non dans des magasins de musique ou de matériel photographique ou cinématographique ;
Qu’il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires par leur nature, objet et destination, contrairement aux allégations du déposant.
CONSIDERANT que les "objets d'art gravés ou lithographiés" de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des objets d’art reproduits par impression entrent dans la catégorie générale des "imprimés" de la marque antérieure, qui regroupe tout type d’ouvrages ou de documents reproduits par impression ;
Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante présentés en réponse au projet de décision, selon lesquels les "objets d'art gravés ou lithographiés" de la demande d'enregistrement contestée ne seraient pas destinés à être reproduits en nombre, contrairement aux "imprimés" destinés à être reproduits en quantité industrielle ; qu'en effet, il importe peu que ces produits ne soient pas imprimés en quantité égales dès lors qu'il apparaît que les produits de la demande d'enregistrement sont inclus dans la catégorie générale des imprimés de la marque antérieure ;
Qu'en outre, rien ne permet d'affirmer que les produits précités de la demande d'enregistrement sont composés de matériaux précieux, dès lors qu'ils peuvent tout autant être reproduits sur papier ;
Qu’il s’agit donc de produits identiques, ou à tout le moins similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, contrairement aux allégations du déposant.
CONSIDERANT que les "tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins" de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire au "matériel pour les artistes ; pinceaux" de la marque antérieure, la réalisation des premiers nécessitant le recours aux seconds ;
Qu'en outre, ces produits sont vendus sur les mêmes lieux de vente (magasins d'art) ;
Que ces produits complémentaires sont donc similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune, contrairement aux allégations du déposant.
CONSIDERANT que les "sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de produits finis destinés à l'emballage sont unis par un lien étroit et obligatoire aux "matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes)" de la marque antérieure qui s'entendent de matières brutes, les seconds entrant nécessairement dans la composition des premiers lesquels ne peuvent être fabriqués sans les seconds ;
Que ces produits complémentaires sont donc similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune, contrairement aux allégations du déposant.
CONSIDERANT que les services de "diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)" de la demande d'enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux "imprimés" de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds ;
Que ces services et produits complémentaires sont donc similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune, contrairement aux allégations du déposant.
CONSIDERANT que les services de "publication de livres ; prêts de livres ; publication électronique de livres" de la demande d'enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux "Livres" de la marque antérieure, les premiers étant destinés exclusivement aux seconds lesquels ont nécessairement recours aux premiers ;
Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante présentés en réponse au projet de décision, selon lesquels l'opposition serait fondée exclusivement sur des "journaux et revues" et non sur des "livres" ; qu'en effet, les "livres" qui sont couverts par la marque antérieure, servent également de base à l'opposition et sont cités en page 3 de l'annexe 1/3A de l'acte d'opposition pour établir un lien de complémentarité avec les services précités de la demande d'enregistrement ;
Que ces services et produits complémentaires sont donc similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune, contrairement aux allégations du déposant.
CONSIDERANT que les services de "publication électronique de périodiques en ligne ; micro-édition" de la demande d'enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux "imprimés, journaux et revues" de la marque antérieure, les premiers étant destinés exclusivement aux seconds lesquels ont nécessairement recours aux premiers ;
Que ces services et produits complémentaires sont donc similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune, contrairement aux allégations du déposant.
CONSIDERANT en revanche que les "instruments d'écriture" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent d'accessoires destinés à l'écriture, n'entrent pas dans la catégorie générale
des "machines à écrire" de la marque antérieure qui s'entendent d'appareils électriques ou électroniques, destinés à établir des documents ;
Que ces produits qui ne présentent pas la même nature, ne répondent pas davantage aux mêmes besoins et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution ainsi que le souligne la société déposante ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement aux allégations de la société opposante.
CONSIDERANT que les "papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de produits bruts ou semi-finis destinés à entrer dans la composition d'objets très divers après traitement ainsi que de boîtes en ces matières, qui ne sont donc pas des fournitures de bureau, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "articles de bureau (à l'exception des meubles)" de la marque antérieure ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement aux allégations de la société opposante.
CONSIDERANT ainsi que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE GRAVE REPORTER, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination REPORTER, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme REPORTER ;
Que le terme REPORTER apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ;
Qu'en effet, si, comme le souligne la société déposante, ce terme est évocateur de produits et services en rapport avec le journalisme, il ne constitue pas pour autant la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en présence, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique ;
Qu'ainsi, il ne saurait suffire qu'"…un reporter utilise des "machines à écrire" et des articles de bureau pour réaliser ses travaux qui sont publiés dans des "journaux et revues" et éventuellement illustrés de "photographies"…", ni même que ce terme soit utilisé comme le titre d'un journal pour constater le caractère descriptif de ce terme ;
Qu'au sein du signe contesté, ce terme REPORTER, constitutif de la marque antérieure, bien que placé à la fin, conserve un caractère dominant ;
Qu'en effet, il se trouve précédé du simple article défini LE et de l'adjectif qualificatif GRAVE, qui se rapporte directement au terme REPORTER comme le reconnaît la société déposante, en sorte que
l’élément REPORTER ne forme pas avec cet adjectif un ensemble dans lequel il ne serait plus perceptible ou perdrait son caractère prépondérant et cela même si l'expression est perçue selon la signification argotique que lui attribue la société déposante ;
Qu'il en va d'autant plus ainsi que le signe contesté est construit selon les règles habituelles de la grammaire, l'adjectif GRAVE venant qualifier le terme REPORTER qui apparaît dès lors l'élément dominant du signe contesté ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la société déposante, il ne s'agit pas d'isoler artificiellement le terme REPORTER mais d'apprécier l'expression dans son ensemble ; qu'en outre, le terme REPORTER conserve la même signification dans les deux signes en présence et cela même si on reconnaît au terme GRAVE un sens argotique ;
Qu'il s'ensuit que le signe contesté est susceptible d'apparaître dans son ensemble comme une déclinaison de la marque antérieure ;
Que les différences relevées par la société déposante dues à la présence des éléments LE et GRAVE dans le signe contesté, ne sont pas davantage de nature à distinguer les signes en présence, dès lors que le risque de confusion résulte de la présence commune de l'élément REPORTER distinctif et dominant.
CONSIDERANT ainsi que le signe contesté LE GRAVE REPORTER constitue l'imitation de la marque antérieure REPORTER.
CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tirés de décisions de justice, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe pour le consommateur un risque de confusion sur l'origine de ces marques.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté LE GRAVE REPORTER ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale REPORTER.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition numéro 09-2312 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Publication de livres ; prêts de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition".
Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 09 3 641 384 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Florence BRÈGE, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle
Christine BChef de groupe