INPI, 16 mai 2022, OP 21-2671

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OPP 21-2671 16/05/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

La société ICCORE SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 748 697 portant sur le signe verbal IMAGINE-YOU.

Le 15 juin 2021, la société CAIXABANK, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe IMAGIN déposée le 19 août 2019, et enregistrée sous le n° 018 110 071 ;

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe IMAGINSHOP déposée le 7 mars 2017, et enregistrée sous le n° 016 436 974. L'opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Toutefois, cette opposition étant fondée notamment sur une demande d’enregistrement, la procédure d’opposition a été suspendue puis a repris à l’enregistrement de la marque antérieure n° 018 110 071, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 8 décembre 2021.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque n° 018 110 071

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition porte sur les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'artDocument issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en matière d'énergie; stockage électronique de données ».

Suite à l’opposition, la marque antérieure a été confirmée pour les services suivants : « Activités sportives et culturelles; Services d'agences en matière de billeterie; Services de billetterie pour évènements sportifs, concerts, pièces de théâtre, expositions d'art, conférences, évènements culturels, évènements éducatifs, évènements artistiques autres évènements en direct en tous genres; Réservation de représentations théâtrales; Services de réservation de billets; Services d'édition, autres que d'impression; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables En rapport avec les produits suivants: Billets pour évènements sportifs, concerts, pièces de théâtre, expositions d'art, conférences, évènements culturels, évènements éducatifs, évènements artistiques et autres évènements en direct en tous genres; Lettres d'informations électroniques En rapport avec des évènements sportifs, concerts, pièces de théâtre, expositions d'art, conférences, évènements culturels, évènements éducatifs, évènements artistiques et autres évènements en direct en tous genres; Informations en matière de récréation; Échange en ligne et hors ligne de billets pour événements sportifs, concerts, théâtre, expositions artistiques, spectacles télévisés, films cinématographiques, conférences, événements culturels, événements éducatifs, événements artistiques, événements récréatifs et autres événements en direct, fourniture en ligne de loteries promotionnelles, jeux de hasard, concours et programmes de primes; Services de fourniture de billets pour événements sportifs et culturels. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conceptions y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Services de logiciels-services proposant des logiciels pour la fourniture d'une plate-forme financière électronique facilitant les transactions de paiement par le biais d'un réseau informatique ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Les services d’« activités sportives et culturelles; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l'information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En revanche, les services d’ « Éducation; formation; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestation de services visant à acquérir l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier, de prestations de formation professionnelle complémentaire dispensée à des adultes pour leur permettre de s'adapter à l'évolution technique de leur secteur d'activité, de prestation de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de divers accessoires permettant laDocument issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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réalisation de décors de théâtre, de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d'évènements particuliers et, de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions spécifiques, tout comme les services d’ « activités sportives et culturelles » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public, n’appartiennent pas à la catégorie générale formée par les services d’ « Education, formation, divertissement ».

Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante.

En outre, les services de « numérisation de documents; informatique en nuage; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations visant à retranscrire électroniquement des documents, et de prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d'abonnés d'accéder aux services qu'ils proposent, et de services de stockage et archivage de divers types de documents, sous forme électronique et dématérialisée, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Services de logiciels-services proposant des logiciels pour la fourniture d'une plate-forme financière électronique facilitant les transactions de paiement par le biais d'un réseau informatique » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de services rendus par des ingénieurs, en vue de réaliser pour le compte d’un tiers, un ordinateur ou programme informatique exécutable par un ordinateur.

Ils ne sont pas, davantage, unis par un lien étroit et obligatoire, en ce que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet les premiers.

Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services d’ « architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles; authentification d'œuvres d'art; audits en matière d'énergie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent diverses prestations techniques, scientifiques ou artistiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Conception et développement de matériel informatique et de logiciels » de la marque antérieure, qui s’entendent de services rendus par des ingénieurs, en vue de réaliser pour le compte d’un tiers, un ordinateur ou programme informatique exécutable par un ordinateur.

Ils ne présentent pas, davantage, de lien étroit et obligatoire, la mise en œuvre des premiers ne nécessitant pas obligatoirement recours aux seconds, lesquels sont susceptibles de multiples applications et ne sont pas uniquement dédiés à l’architecture, à la décoration intérieure, au contrôle technique de véhicules automobiles, à l’authentification d'œuvres d'art ou aux audits en matière d'énergie.

Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services de « services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conceptions y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielle » de la marque antérieure, en ce que les seconds n’ont pas pour objet les premiers.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la comparaison des autres services de la demande qui a effectuée par l’opposant au regard de services pour lesquels la marque antérieure n’a pas été enregistrée.

En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IMAGINE-YOU, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe complexe IMAGIN, ci-dessous reproduit :

La marque a été déposée en couleurs.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composée de deux termes et d’un trait d’union alors que la marque antérieure est composée d’un terme, d’une présentation particulière, d’un élément figuratif et de couleurs.

Il n’est pas contesté que les signes ont en commun la dénomination IMAGIN(E), constitutive de la marque antérieure.

Ces signes diffèrent par la présence du terme YOU au sein du signe contestée.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.

En effet, le terme IMAGIN(E), constitutif de la marque antérieure, est distinctif au regard des services en cause.Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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En outre, le terme IMAGINE présente un caractère essentiel, dans la marque antérieure, du fait de sa position d’attaque et en ce que le terme YOU, qui le suit, plus court, et aisément compris comme la traduction anglaise du pronom personnel « tu / vous » ne fait qu’évoquer le consommateur lui-même, autrement dit, la destination des services en cause.

Par ailleurs, l’élément figuratif représentant un signe infini de couleur bleu et vert, dans la marque antérieure, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal IMAGIN.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, l’opposant a établi une similarité entre les signes, ce qui n’a pas été contesté.

Le signe verbal contesté IMAGINE-YOU est donc similaire à la marque complexe antérieure IMAGIN.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine de ces produits et services.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

B. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque n° 016 436 974

Sur la comparaison des services

L’opposition porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relationsDocument issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ».

La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales; Travaux de bureau; Administration commerciale; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; Gestion des affaires commerciales et Services en matière d'information des consommateurs ».

Les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales) services d'intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En revanche, les services de « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, de prestations visant à manipuler, pour le compte d'un tiers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de publicité, de marketing et de promotion » de la marque antérieure, qui visent toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées.

Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Par ailleurs, les « services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de répartition d’offres et de demandes d’emplois, des prestations visant la mise en place de forme d’emploi fondée sur une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes et des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les services de «Gestion des affaires commerciales; Travaux de bureau; Administration commerciale; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; Gestion des affaires commerciales et Services en matière d'information des consommateurs » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques. En effet, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les premiers ne visent pas, comme les seconds, à « accroître le chiffre d’affaires de l’entreprise ».

Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Sur la comparaison des signes

La marque antérieure porte sur le signe complexe IMAGINSHOP, ci-dessous reproduit :

La marque a été déposée en couleurs.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu'il en diffère par la présence du terme SHOP dans la marque antérieure, qui n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence de l'élément commun IMAGIN(E) comme développé précédemment.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine de ces produits et services.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal IMAGINE-YOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale. activités sportives et culturelles; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l'information » ;

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.