Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2015, 2014/14034

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 30 JANVIER 2015 Pôle 5 - Chambre 2 (n°17, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14034 Décision déférée à la cour : jugement du 05 juin 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 1ère section - RG n°13/05000 APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES S.A.R.L. DU PUITS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 22, place de la Gare 59000 LILLE Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 381 180 306 S.A.R.L. GOUPY, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] 92100 BOULOGNE Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 331 088 864 Représentées par Me Julien LACKER de l'AARPI GOMIS & LACKER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1398 INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. AXELLE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé 38, cours Jean J 84000 AVIGNON Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653 Assistée de Me Solène M plaidant pour le Cabinet GUIDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles

455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 5 juin 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section), Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2014 par la S.A.R.L. Goupy et la S.A.R.L. Du Puits Vu les dernières conclusions des sociétés Goupy et Du Puits appelantes en date du 20 octobre 2014, Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Axelle, intimée et incidemment appelante en date du 25 novembre 2014, Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2014,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : La société Goupy immatriculée au RCS de Nanterre depuis le 23 novembre 1984 est titulaire de la marque verbale française O'Neil n° 1 579 151 déposée le 7 mars 1990 régulièrement renouvelée pour désigner divers produits et services en classes 30, 32, 33, 42 et 43. La société Du Puits immatriculée au RCS de Lille depuis le 20 mars 1991, filiale de la société Goupy, et licenciée exclusive, exploite la marque O'Neil en offrant des services de restauration autour de la bière. Cette licence a été inscrite à l'INPI le 15 février 2006. L'établissement dénommé O'Neil est situé [...] dans le 6ème arrondissement et propose aux amateurs de bière des bières éponymes de qualité qui sont brassées sur place. Selon les sociétés Goupy et Du Puits, la marque O'Neil, utilisée depuis plus de 20 ans aurait acquis une notoriété dans le domaine des services de restauration dédiés à la bière, celle-ci étant citée dans de nombreux guides et dans la presse française et internationale. La S.A.R.L. Goupy a découvert l'existence d'un bar O'Neill's situé en Avignon, proposant également des bières, mais industrielles, qui utilise la dénomination O'Neill's à la fois pour désigner un établissement de restauration où est servie de la bière pour divers plats qui y sont servis. Cet établissement est exploité par la S.A.R.L. Axelle immatriculée au RCS d'Avignon depuis le 5 juin 2000 qui exerce son activité de restauration et de débit de boissons sous l'enseigne O'Neill's Irish Pub ou Pub O'Neill's. La tentative de règlement amiable du litige n'a pas abouti et c'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 11 avril 2013 les sociétés Goupy et Du puits ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Axelle sur le fondement des articles L713-3 et l 716-5 du code de la propriété intellectuelle en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et agissements parasitaires et réparation des préjudices en résultant. Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement : - rejeté la demande de nullité de la marque verbale française O'Neil n° 1 579 151 dont la société Goupy est titulaire, - dit que la société Axelle n'a pas commis d'acte de contrefaçon par imitation de la marque verbale française O'Neil n° 1 579 151, - en conséquence, - débouté la société Goupy de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque, - débouté la société Du Puits de ses demandes de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme formée à l'encontre de la société Axelle, - déclaré la société Axelle irrecevable en sa demande reconventionnelle pour parasitisme, - débouté la société Axelle de sa demande au titre de la procédure abusive, - condamné les sociétés Goupy et Du Puits à payer in solidum à la société Axelle la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,. En cause d'appel les sociétés Goupy et Du Puits appelantes demandent essentiellement dans leurs dernières écritures en date du 20 octobre 2014 de - dire et juger que la marque O'Neil n° 1 579 151 est une marque valable, - dire et juger que l'usage des dénominations O'Neill's Pub O'Neill's ou O'Neill's Irish Pub en tant que marque non enregistrée, nom commercial et enseigne et signe distinctif, constitue une imitation illicite de la marque n° 1 579 151, - en conséquence, - condamner la société Axelle à verser à la société Goupy la somme de 74.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de la marque n° 1 579 151, - condamner la société Axelle à verser à la société Du Puits la somme de 30.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, - ordonner, sous astreinte des mesures d'interdiction et de retrait, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - débouter la société Axelle de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Axelle à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'en déduit que les sociétés appelantes sollicitent la réformation partielle du jugement déféré. La société Axelle, intimée s'oppose aux prétentions des sociétés appelantes, et pour l'essentiel, demande dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2014 portant appel incident de : - réformer le jugement en e qu'il a rejeté sa demande de nullité de la marque n° 1 579 151, - statuant à nouveau, - dire et juger nulle cette marque, - confirmer le jugement pour le surplus, - en tout état de cause, - débouter les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les sociétés appelantes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la validité de la marque La société Goupy est titulaire de la marque verbale française O'Neil n° 1 579 151 déposée le 7 mars 1990 régulièrement renouvelée pour désigner divers produits et services en classes 30, 32, 33, 42 et 43. La société Axelle conteste la validité de la marque dont est titulaire la société Goupy aux motifs qu'elle est à la fois descriptive, non distinctive et déceptive. Elle se fonde sur les dispositions des articles L 711-2, L 711-3 et L 711-4 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou service désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service, c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans les cas prévus au c), être acquis par l'usage. Selon l'article L 711-3 du même code, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : a) exclu par l'article 6 ter de la convention de paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce, b) contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite, c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. L'article L 711-4 du même code prévoit que 'ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de paris pour la protection de la propriété industrielle, b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, c) à un nom commercial ou une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, Cependant la validité d'une marque s'apprécie à la date de son dépôt selon le droit applicable à cette époque soit en l'espèce la loi du 31 décembre 1964, le dépôt de la marque étant intervenu le 7 mars 1990. L'article 3 de cette loi précise que ne peuvent être considérées comme des marques valables, 'celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire et générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ; celles qui sont composées exclusivement de terme indiquant la qualité essentielle du produit ou du service indiquant la composition du produit'. Sous l'empire de ces textes successifs, un signe est considéré comme valable s'il présente un caractère arbitraire et s'il remplit la fonction essentielle de la marque qui est de permettre au consommateur d'appréhender l'origine du produit. La société Goupy n'ayant opposé à la société Axelle que les services relevant de la classe 43, les services de restauration, cette dernière n'est recevable en sa demande de nullité de la marque que pour ces services relevant de la classe 43 dès lors qu'elle ne justifie d'aucun intérêt légitime pour solliciter la nullité de cette marque pour d'autres produits et services qu'elle n'exploite pas. La société Axelle au soutien de sa demande de nullité fait valoir que la marque O'Neil est en réalité une référence expresse au pub irlandais notoire O'Neill's de Suffolk Street en Irlande, vieux de plus de trois cents ans dont la dénomination a été reprise par de nombreux pubs à travers le monde et notamment en Irlande et que la société Goupy ne peut avoir le monopole de l'utilisation de ce terme . Elle poursuit en faisant valoir que le nom O'Neil est descriptif puisqu'il est d'un usage courant à travers le monde ; qu'en entrant les mots- clefs O'Neill's Irish Pub dans le moteur de recherche Google ont obtient 327.000 résultats et sur la première page des résultats de référence de pubs du monde entier ce qui démontre que cette marque est purement descriptive. Elle ajoute que la marque O'Neil telle que déposée se veut dans sa dénomination et dans sa calligraphie une référence directe au pub irlandais et présente en conséquence un caractère déceptif. Cependant il n'est pas démontré par la société Axelle qu'à la date du 7 mars 1990 le terme O'Neil était considéré par le public français raisonnablement attentif et normalement informé comme synonyme de pub ou restaurant alors qu'au contraire elle soutient relativement à l'absence de contrefaçon, que ce terme fait référence à un nom propre à consonance anglo-saxonne. L'existence de pubs dans des pays étrangers sous la dénomination O'Neill's qui se distingue selon la société Axelle de la marque O'Neil est sans incidence sur la validité de la marque française qui revêt à cette date un caractère distinctif des produits visés et en particulier ceux de la restauration. Cette dénomination n'est pas, par ailleurs, dans le langage courant ou professionnel, à la date de son dépôt, exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits de restauration. Elle ne désigne pas la qualité essentielle des produits visés au dépôt. La société Axelle ne peut par ailleurs se prévaloir de droits de tiers sur cette dénomination qu'elle qualifie de notoire et dont il n'est par ailleurs pas démontré, à la date du dépôt, la connaissance du public français de cette prétendue notoriété. Par ailleurs, la société Goupy justifie avoir par des mesures appropriées : négociations ou procédures judiciaires, défendu depuis le dépôt de sa marque tout acte lui portant atteinte. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque n° 1 59 151 dont est titulaire la société Goupy. Sur la contrefaçon Aux termes de l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode' ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement... Selon l'article L 713-3 de ce même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la reproduction, l'usage, ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Il est reproché à la société Axelle d'utiliser les termes O'Neill's Irish Pub sur sa devanture, O'Neill's Avignon sur internet et notamment sur son compte facebook et Pub O'Neill's Avignon et MC O'Neill's sur les tickets de caisse pour des services de restauration, sur les tee-shirts de ses serveurs, sur les menus, sur les tables, en tant que signes distinctifs susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services fournis. La marque antérieure porte sur la dénomination O'Neil. La comparaison doit s'opérer avec la marque dénominative telle que déposée. Les signes en présence portent sur les mêmes services de restauration, même si l'activité des sociétés appelantes est d'avantage centrée sur la commercialisation de la bière artisanale brassée sur place. Les signes critiqués ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque qui leur sont opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Visuellement, les signes litigieux comportent une similitude visuelle avec la marque par la reprise du terme 0'Neil, en élément d'attaque ; les dénominations respectives diffèrent par leur longueur : O'Neil d'une part et O'Neill's Irish Pub, O'Neill's Avignon, Pub O'Neill's Avignon et MC O'Neill's, d'autre part. Phonétiquement, la prononciation du terme d'attaque est quasi identique, l'adjonction du s en final ne présente pas de différence significative sur la phonétique ; l'adjonction des termes Irish Pub, Avignon, Pub, MC, simplement descriptifs, renforce lors de leur prononciation le caractère attractif du terme O'Neill's dominant. Conceptuellement, les signes opposés évoquent tous deux un nom propre irlandais, Les signes litigieux sont utilisés, comme cela ressort des nombreux documents communiqués par les sociétés appelantes, à titre de marque sur des supports variés pour l'exercice de leur commerce de restauration, ce qui n'est pas contesté par la société intimée qui fait valoir que leurs activités respectives n'ont pas le même concept. L'implantation géographique du titulaire de la marque qui s'applique sur l'ensemble du territoire est sans incidence sur la portée de sa protection. Il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage des termes O'Neil, et O'Neill's Irish Pub, O'Neill's Avignon, Pub O'Neill's Avignon et MC O'Neill's est, contrairement à ce que soutient la société Axelle, propre à générer un. risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise de la marque O'Neil, combinée à l'identité ou à la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les signes dont s'agit et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure, comme cela résulte de certains articles publicitaires ou commentaires tant sur support papier que par communication électronique que le signe litigieux reproduit parfois la marque sans l'adjonction du deuxième L et du S. et ce d'autant, que les sociétés appelantes justifient que la marque O'Neil est connue depuis plusieurs années d'une large partie du public renseigné par de très nombreux guides et articles tant français qu'étrangers, relatifs aux bars et pubs. Il convient en conséquence, réformant le jugement à ce titre, de dire que la société Axelle a commis des actes de contrefaçon de la marque dont est titulaire la société Goupy et, en application de l'article L 716-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, de dire que ces actes sont constitutifs à l'égard de la société du Puits, licenciée exclusive, des actes de concurrence déloyale. Sur les mesures réparatrices L'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle énonce que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. ». En regard du chiffre d'affaires de la société Axelle sur la période de 2010 à 20014, des informations obtenues par les sociétés appelantes sur le site société.com, de ses bénéfices (262.000 euros) de redevances qui peuvent être fixées sur la base de 1% du chiffre d'affaires moyen, et en regard de l'atteinte portée à sa marque favorablement connue, exploitée par une micro brasserie, la société Goupy est fondée en sa demande en paiement de la somme de 74.000 euros en réparation de son préjudice. La société du Puits qui exploite cette marque dans le cadre d'une licence exclusive et qui a subi un préjudice propre pour l'atteinte portée à ses investissements dans le cadre de cette exploitation tant humain qu'en équipement pour offrir une bière artisanale dont la qualité est très largement reconnue, est fondée en sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice. Il convient en conséquence de condamner la société intimée à leur payer lesdites sommes. Il convient à titre de dommages et intérêts complémentaires et pour faire cesser les actes fautifs de faire droit aux mesures d'interdiction et de retrait, sous astreinte, selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur les autres demandes En regard du dispositif de la présente décision, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, n'est pas fondée et doit être rejetée. L'équité commande d'allouer aux sociétés appelantes la somme de 13.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société intimée. Les dépens resteront à la charge de la société intimée qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'appel incident de la société intimée, Déclare fondé l'appel des sociétés appelantes, En conséquence, Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire et a condamné les sociétés Goupy et Du Puits sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société intimée a commis des actes de contrefaçon de la marque O'Neil dont est titulaire la société Goupy et des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Du Puits en usant les dénominations O'Neil, et O'Neill's Irish Pub, O'Neill's Avignon, Pub O'Neill's Avignon et MC O'Neill's en tant que marque non enregistrée, nom commercial, enseigne et signe distinctif, Fait interdiction à la société intimée d'utiliser sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit sur tous supports, les signes incluant le mot O'Neill's et notamment O'Neill's Irish Pub, O'Neill's Avignon, Pub O'Neill's Avignon et MC O'Neill's pour désigner des activités identiques ou similaires au service restauration couverts par la marque O'Neil, passé le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai, Ordonne le retrait de toute référence du signe O'Neill's sur tout support la destruction de tout document destiné à la clientèle concernée en faisant mention, passé le délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, Condamne la société intimée à payer à : * la société Goupy la somme de 74.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de la marque dont elle est titulaire, * la société Du Puits la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, * aux deux sociétés prises ensemble la somme de 13.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société intimée aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.