INPI, 8 mars 2006, 05-2546

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • société • produits • risque • propriété • référé • substitution • pourvoi • redevance • requête • service

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-2546
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ERAM ; EXCLUSIVE BY ETAM
  • Classification pour les marques : 25
  • Numéros d'enregistrement : 93466508 ; 3362503
  • Parties : MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM / ETAM

Résumé

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Texte intégral

05-2546/PAB 8/3/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ETAM (société anonyme) a déposé, le 1er juin 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 362 503, portant sur le signe verbal EXCLUS IVE BY ETAM. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; chaussures de plage ou de sport » (classe 25). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/27 du 8 juillet 2005. Le 2 septembre 2005, la société ERAM (société à directoire et conseil de surveillance), représentée par Mme Michèle DRI, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles », du cabinet BREMA, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ERAM, renouvelée par déclaration en date du 26 janvier 2001 sous le n° 1 652 959. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « articles chaussants » (classe 25). L'opposition, formée à l’encontre d’une partie des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante le 13 septembre 2005, sous le numéro 05-2546. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 22 septembre 2005, la société ETAM, représentée par M. Jérôme CHRETIEN, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet SCHMIT-CHRETIEN-SCHIHIN S.N.C., a présenté ses observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l’Institut le 26 septembre suivant. Le 16 janvier 2006, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites et à présenter une demande d’audition au plus tard le 17 février 2006. Le 17 février 2006, par télécopie confirmée par courrier, la société opposante a présenté des observations faisant suite au projet de décision, ainsi qu'une requête aux fins de réunir la commission mise en place pour recueillir les observations orales, transmises le même jour à la société déposante par l’Institut. Il était précisé aux parties qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 24 février 2006. Le 20 février 2006, par télécopie confirmée par courrier, la société déposante a présenté des observations en réponse à celles de la société opposante, transmises à cette dernière par l’Institut, le 22 février 2006, par télécopie confirmée par courrier. Le 20 février 2006, par télécopie confirmée par courrier, les deux parties ont été convoquées à venir en personne ou valablement représentées pour présenter leurs observations orales. La commission s'est tenue le 2 mars 2006, en présence des mandataires respectifs des parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ERAM fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les « chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; chaussures de plage ou de sport » de la demande d’enregistrement contestée et les « articles chaussants » de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en présence. A l’appui de son argumentation, la société opposante invoque la jurisprudence communautaire sur l’interdépendance des facteurs et notamment la prise en compte de l’identité des produits en cause. Elle invoque également le fait que la marque antérieure est connue du public au regard de ces produits. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les mots EXCLUSIVE BY présents dans le signe contesté ne sont pas distinctifs et n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du consommateur. En conséquence, au sein de ce signe, seule la dénomination ETAM constitue un élément distinctif. La société se réfère par ailleurs à une décision de l’Institut statuant en matière d’opposition. Cette décision, qui reconnaissait le bien-fondé d’une opposition formée à l’encontre d’une marque REMIX ETAM sur la base d’une marque ERAM, a été ultérieurement annulée suite à un arrêt de la cour d’appel de Paris. La société opposante relève toutefois que cet arrêt fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation. Enfin, la société opposante attire l’attention de l’Institut sur le fait que la marque ETAM est bien connue du public au regard de la lingerie, alors que la marque ERAM dispose d’un fort caractère distinctif acquis par l’usage au regard des chaussures. Le fait que la marque ETAM désigne désormais des chaussures risque de provoquer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes et cite des décisions de justice. Elle ne présente en revanche aucun argument quant à la comparaison des produits. Suite au projet de décision, la société déposante se réfère à l’arrêt de la cour d’appel de Paris cité par la société opposante et relève que cette décision a jugé qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques ETAM et ERAM. Elle rappelle également qu’elle détient sur la marque ETAM des droits depuis les années 30.

III.- DECISION

CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits, que le projet de décision a reconnu l’identité des produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, et de certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les parties. CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal EXCLUSIVE BY ETAM, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ERAM, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de trois dénominations ; que la marque antérieure est constituée d’une dénomination à l’exclusion de tout autre élément ; Que ces signes ont en commun une dénomination de cinq lettres, ayant en commun la lettre d’attaque E et la séquence finale AM (ETAM en ce qui concerne le signe contesté, ERAM en ce qui concerne la marque antérieure) ; Que les dénominations ETAM et ERAM sont distinctives au regard des produits en présence ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes dès lors que ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, visuellement, au sein du signe contesté, la dénomination ETAM se distingue de la dénomination ERAM de la marque antérieure par la substitution de la lettre T à la lettre R ; Que phonétiquement, ces dénominations se différencient par leur sonorité centrale (sonorité dentale [t] pour le signe contesté et gutturale [r] pour la marque antérieure) ; Qu'en outre, le signe contesté comporte les termes EXCLUSIVE BY, qui créent entre les signes une différence de longueur et de structure (trois termes totalisant quinze lettres pour le signe contesté, une seule dénomination de cinq lettres pour la marque antérieure) et une différence de rythme et de prononciation ; Qu’à cet égard, s’il est vrai que les termes anglais EXCLUSIVE BY sont susceptibles d’être compris par le public français comme signifiant « exclusivement par …. » ou « une exclusivité de … » et sont donc faiblement distinctifs, ils ne sauraient pour autant être écartés dans le cadre de la comparaison des signes en présence, contrairement à ce que tend à faire valoir la société opposante, et participent de l’impression différente produite sur le consommateur ; Qu'enfin, intellectuellement, la notoriété de l’élément ETAM dans la demande d’enregistrement contestée, loin de provoquer, contrairement aux assertions de la société opposante, un risque de confusion avec la marque antérieure, confère au signe contesté une évocation différente de celle dégagée par la marque antérieure. CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, tel n’est le cas en l’espèce ; Qu'en effet, si la demande d’enregistrement contestée porte sur des produits identiques à ceux visés par la marque antérieure invoquée, les signes en présence possèdent des différences telles que le public n’est pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté verbal contesté EXCLUSIVE BY ETAM ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du consommateur des produits concernés et ce, malgré l’identité de ces derniers ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté EXCLUSIVE BY ETAM peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ERAM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition numéro 05-2546 est rejetée. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle