INPI, 1 février 2022, NL 21-0113

Mots clés
produits • nullité • société • risque • propriété • vente • déchéance • production • ressort • tiers • relever • rapport • service • contrat • pourvoi

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 21-0113
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : empasa ; empasa
  • Classification pour les marques : CL06 ; CL11 ; CL24 ; CL35 ; CL39
  • Numéros d'enregistrement : 4515248 ; 008786667
  • Parties : M.A.C.'s HOLDING GmbH (Allemagne) / B

Résumé

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Texte intégral

NL 21-0113 Le 01/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 31 mai 2021, la société M.A.C.'s HOLDING GmbH, société "GmbH" de droit allemand, (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0113 contre la marque n°19/4515248 déposée le 14 janvier 2019, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur A B est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2019-19 du 10 mai 2019. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre l’intégralité des produits visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques ; Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ; Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ». 3. Le demandeur invoque les motifs de nullités suivants : - un motif de nullité relative fondée sur un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe verbal EMPASA déposée le 10 décembre 2009, enregistrée sous le n°8786667 et régulièrement renouvelée, dont le demandeur est titulaire ; - un motif de nullité absolue fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité aux termes duquel le demandeur : - fait notamment valoir sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure EMPASA, les grandes similarités des produits et services en cause, l’identité entre les signes, et une prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents desquels résulterait un risque de confusion entre les marques en présence ; - souligne le fait que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi en connaissance de ses droits antérieurs par le titulaire de la marque contestée, qui était gérant et salarié de sa filiale française, la société EMPASA Sarl ; - relève également que l’intention du titulaire de la marque contestée est de le priver ou de le gêner et, de manière générale les sociétés de son groupe, de la possibilité de faire un usage paisible de la marque EMPASA en France. - souligne enfin que le signe déposé est identique et que les produits et services désignés sont très proches de ceux de la marque antérieure. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 21 juillet 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Cette notification ayant été réexpédiée à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 21/36 du 10 septembre 2021 sous forme d'un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 novembre 2021. La notification adressée au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 22/01 du 7 janvier 2022 sous forme d'un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance.

II.- DECISION

A- Sur le motif relatif de nullité 1. Sur le droit applicable 8. La marque contestée a été déposée le 14 janvier 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 9. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 10. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4». 11. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 12. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits et services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ». 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond 14. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale EMPASA est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne verbale EMPASA. 15. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 16. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les produits et services 17. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 18. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la marque contestée, à savoir : «Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ». 19. La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants, invoqués par le demandeur : «vente en gros et au détail de métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques (non électriques), serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, produits métalliques, minerais, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, joaillerie, bijouterie, matériel pour les artistes, constructions transportables (non métalliques), monuments (non métalliques), récipients pour le ménage ou la cuisine, , tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table». 20. Les « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage » de la marque contestée apparaissent similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. 21. Les « plaques d'immatriculation métalliques » de la marque contestée, ne présentent pas nécessairement et obligatoirement de lien étroit avec le service de « vente en gros et au détail de serrurerie » de la marque antérieure. Toutefois, le demandeur démontre que les plaques d’immatriculations métalliques sont susceptibles d’être commercialisées et installées par des entreprises proposant des produits de serrurerie et fournit des documents à cet effet (pièce 4 du demandeur). 22. Ainsi, les «plaques d'immatriculation métalliques » de la marque contestée sont faiblement similaires au service de « vente en gros et au détail de serrurerie » de la marque antérieure. b) Sur les signes 23. La marque contestée porte sur le signe verbal, reproduit ci-dessous : 24. La marque antérieure porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : empasa 25. La reproduction s’entend de la reprise d’un signe à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. 26. En l’espèce, force est de constater que les signes en cause sont identiques. c) Autres facteurs pertinents 27. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 28. En l’espèce, il n’est pas discuté que les produits en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé. 29. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 30. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée du terme EMPASA n’est pas discuté. d) Sur l’appréciation globale du risque de confusion 31. L'appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 32. En l’espèce, la faible similarité entre les produits de la marque contestée visés au paragraphe 22 et ceux de la marque antérieure invoquée se trouve compensée par l’identité des signes en présence. 33. Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits et services cités au paragraphe 20, de la faible similarité des produits visés au paragraphe 22, compensée par l’identité des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 34. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement. B- Sur le motif absolu de nullité 1. Sur le droit applicable 35. Comme précédemment développé, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 36. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi. 37. A cet égard, la Cour de cassation, a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d'autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l'annulation d'une marque déposée en fraude des droits d'autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 38. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond 39. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d'une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu'il porte atteinte aux intérêts d'un tiers, notamment lorsqu'il a été effectué dans l'intention de priver illégitimement autrui d'un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 40. La Cour de justice de l'Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, aff. C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 41. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 42. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue. 43. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité. 44. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 45. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit : et que le demandeur invoque l’usage antérieur d’un signe identique, à savoir le signe EMPASA ci-dessous reproduit : empasa pour désigner notamment des services de vente de matériaux de construction Connaissance de l’usage antérieur du signe EMPASA 46. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14 janvier 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe EMPASA par le demandeur. 47. Le demandeur est titulaire de la marque antérieure EMPASA déposée le 10 décembre 2009 pour désigner des services de «vente en gros et au détail de métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques (non électriques), serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, produits métalliques, minerais, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, joaillerie, bijouterie, matériel pour les artistes, constructions transportables (non métalliques), monuments (non métalliques), récipients pour le ménage ou la cuisine, , tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table ». 48. Il ressort de l’exposé des moyens et des pièces produites que le signe EMPASA constitue également la dénomination sociale d’une des filiales du demandeur, la société française EMPASA Sarl, immatriculée au RCS de Strasbourg le 9 mars 2010 et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2020. 49. En effet, le demandeur fournit des documents démontrant qu’il détient une société filiale allemande dénommée EMPASA GMBH créée en 2009 ainsi qu’une société filiale allemande dénommée HECHT INTERNATIONAL. 50. Les pièces fournies par le demandeur montrent également que sa filiale française EMPASA Sarl a été créée par deux associés, à savoir, la société HECHT INTERNATIONAL, détenant 198 des 200 parts sociales de la société EMPASA SARL et le titulaire de la marque contestée, détenant 2 des 200 parts sociales et désigné gérant pour une durée indéterminée selon les statuts signés le 28 janvier 2011. L’article 3 des statuts susvisés précise que « la société a pour dénomination sociale : EMPASA ». L’article 2 des statuts précise que la société EMPASA SARL a pour objet « le négoce et la vente d’articles divers pour la maison, le jardin et la cuisine » (statuts de la société EMPASA Sarl fournis en pièces 21 et 24). Le demandeur indique que sa filiale EMPASA SARL proposait sur son site Internet www.empasa.fr au 16 janvier 2019 les produits suivants : « parasol chauffant, cheminée éthanol, brise vue, store, table à tapisser, maison et jardin, store banne, store enrouleur, store plissé, jardin, bricolage, utile et pratique, accessoire de barbecue, diffuseur aromatique » tel que cela ressort des captures d’écran fournies en pièce 30. 51. En outre, le demandeur précise que c’est sa filiale allemande EMPASA GMBH qui « définit la politique et l’usage de la marque empasa » tel que cela ressort des échanges d’email du 1er octobre 2018 et 20 mai 2019 entre la société EMPASA GMBH et la société EMPASA SARL (pièce 28 et 31). 52. Le titulaire de la marque contestée était, en outre, salarié de la société EMPASA Sarl en qualité de « responsable commercial et administratif chargé de la conduite des affaires de la société » depuis le 1er septembre 2011 pour une durée indéterminée selon le contrat de travail et son avenant fournis en pièces 22 et 23. 53. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée le 14 janvier 2019 de l’usage antérieur du signe EMPASA pour désigner la vente d’articles pour la maison, le jardin et la cuisine. L’intention du titulaire de la marque contestée 54. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l'intention de priver illégitimement autrui d'un signe nécessaire à son activité. 55. En l’espèce, le demandeur fait valoir que la marque contestée a été déposée le 14 janvier 2019 au moment où « la société française EMPASA venait de clôturer une seconde année de pertes financières, en doublant même ses pertes par rapport à l’année précédente (voir pièce 20 extrait infogreffe). C’est au moment où la société qu’il gère et dont il est salarié subit de très sérieuses difficultés financières qu’il décide de déposer la marque EMPASA en son nom propre et finalement peu de temps avant la mise en liquidation de ladite société ». Le demandeur relève en effet que le résultat de la société EMPASA SARL était négatif au 31 décembre 2017 ainsi qu’au 31 décembre 2018, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran du site Internet Info greffe en Pièce 20. 56. La filiale française du demandeur EMPASA Sarl a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 février 2020 comme indiqué dans l’extrait des inscriptions du RCS au 17/02/2021 de la société EMPASA, publié le 31 mars 2021 (pièce 25). 57. Il convient de relever également, tel que souligné par le demandeur, que la marque contestée porte sur un signe identique au signe antérieur invoqué et désigne des produits très proches des produits et services visés dans la marque antérieure et commercialisés par le demandeur par l’intermédiaire de sa filiale française EMPASA SARL. 58. En outre, le demandeur précise que le titulaire de la marque contestée « n’a pas été autorisé à déposer la marque EMPASA et encore moins à son nom propre, ainsi qu’il l’a effectué. En procédant ainsi, il manifeste clairement son intention de priver ou de gêner le demandeur et de manière générale les sociétés du groupe du demandeur de la possibilité de faire un usage paisible de la marque empasa en France. […] Le choix de déposer une marque identique EMPASA en visant uniquement des produits exclusivement et nécessairement liés avec les services de la MA, tout en ayant connaissance de l’usage antérieure de la marque EMPASA par le ddeur et les sociétés du groupe auquel appartient la société dont il est gérant et salarié, ne peut s’expliquer que par l’intention du titulaire d’empêcher le ddeur et ses filiales d’utiliser librement la marque empasa en France». 59. Cette identité entre la marque contestée et le signe antérieur invoqué, conjuguée à la grande proximité entre les secteurs d’activité des parties en présence et les produits et services des marques en cause, ne saurait être le fruit du hasard. 60. Dans ces conditions, il apparaît que le titulaire de la marque contestée ayant déposé la marque contestée alors qu’il connaissait les difficultés financières de la société qu’il gérait et dont il était salarié, a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur afin de générer une association avec la marque antérieure et les services du demandeur, en sorte que la mauvaise foi est caractérisée. 61. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement. C- Conclusion 62. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée totalement nulle pour les produits désignés dans son enregistrement en ce que : - il existe un risque de confusion avec la marque antérieure française EMPASA pour tous les produits désignés dans son enregistrement (point 34) ; - elle a été déposée de mauvaise foi par son titulaire, en sorte qu’elle doit être déclarée totalement nulle pour tous les produits désignés dans son enregistrement (point 61). D- Sur la répartition des frais 63. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 64. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 65. Il indique, en outre, dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 66. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par le titulaire de la marque contestée. 67. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande. 68. Par ailleurs, si la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations en réponse, sa mauvaise foi a été caractérisée. 69. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 21-0113 est justifiée. Article 2 : La marque n°19/4515248 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement. Article 3 : La somme de 1.100 euros est mise à la charge de Monsieur A B au titre des frais exposés. 13