OPP 21-1239 28/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame R T a déposé le 29 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 716 616 portant sur le signe complexe IDGOOGIES.
Le 19 mars 2021, la société BANK MILLENNIUM S.A. (société de droit polonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe GOODIE, déposée le 20 septembre 2016 et enregistrée sous le n° 015842313.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr –
[email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 2
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Cartes de réduction; Cartes-cadeaux. Services de publicité, de marketing et de promotion; Distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Promotion des produits et des services de tiers via la distribution de cartes de réduction; Publicité en ligne; Promotion des ventes pour des tiers; Mise à disposition d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services. Conception et développement de cartes de vœux électroniques; Dessin industriel; Services de design industriel pour ordinateurs; Élaboration [conception] de logiciels; Mise à jour de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Location de logiciels ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Produits de l'imprimerie ; affiches ; cartes ; prospectus ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 3
publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, les « photographies ; articles de papeterie ; albums ; livres ; journaux ; brochures ; calendriers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement d’images fixes et durables obtenues par l'action de la lumière sur une surface sensible, de l’ensemble des papiers, fournitures et articles scolaires et de bureau, de recueils imprimés de grand format comprenant des illustrations, de l’assemblage de feuilles imprimées et réunies en un volume, broché ou relié, de publications périodiques relatant les événements saillants dans un ou plusieurs domaines, de petits ouvrages imprimés et brochés, de blocs de feuillets présentant pour une année déterminée la suite des mois et des jours, accompagnés de renseignements divers, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination, que les « Cartes de réduction; Cartes-cadeaux » de la marque antérieure, lesquelles désignent des outils promotionnels et de fidélisation de la clientèle.
En outre, répondant à des besoins distincts, ces produits ne sont pas susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes lieux de vente (papeterie pour les premiers / fournisseurs spécialisés dans les produits promotionnels ou tout opérateur économique souhaitant fidéliser sa clientèle pour les seconds).
Enfin, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits aient « vocation à informer le public », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires des produits présentant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances particulières en matière commerciale, financière et industrielle, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de publicité, de marketing et de promotion; Distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Promotion des produits et des services de tiers via la distribution de cartes de réduction; Publicité en ligne; Promotion des ventes pour des tiers; Mise à disposition d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services » de la marque antérieure, lesquels désignent un ensemble de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, si les seconds s’entendent tous de services de publicité, les premiers, tels que précédemment définis, ne relèvent pas de cette catégorie générale.
En outre, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « la publicité joue un rôle essentiel dans la gestion d’entreprise », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires des services présentant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. 4
Par ailleurs, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprises d'audit et de conseils pour les premiers / agences de communication et de publicité pour les seconds).
Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services d’ « informatique en nuage » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services qui, par l’entremise de serveurs distants interconnectés par Internet, permettent un accès réseau, à la demande, à des ressources informatiques configurables et externalisées, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Élaboration [conception] de logiciels; Mise à jour de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Location de logiciels » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de développement de logiciels ainsi que de prestations relatives à leur mise en œuvre et à leur bon fonctionnement dans le temps.
En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (prestataires de services d’informatique en nuage/cloud pour les premiers / développeurs de logiciels pour les seconds).
A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « L’ensemble de ces services relève donc à l’évidence du même domaine », dès lors que, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans de multiples domaines d’activité, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires une multitude de services en raison de leur nature informatique, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement.
Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe IDGOODIES, reproduit ci-dessous : 5
La marque antérieure porte sur le signe complexe GOODIE, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal adoptant une présentation particulière, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs ainsi que d’une couleur.
Les signes en présence ont, visuellement, phonétiquement et intellectuellement, en commun la séquence verbale GOODIE(S).
Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la séquence ID- et par leurs présentations particulières, éléments figuratifs et couleurs respectives.
Au regard des services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) », pour lesquels l’identité et la similarité ont été retenues, le terme commun GOODIE(S) apparaît distinctif, dès lors qu'il ne présente pas de lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique.
Par ailleurs, s’il est vrai que le terme GOODIE(S) constitue un terme du langage courant comme le relève la déposante, il n’est nullement démontré que ce terme soit descriptif ou serait devenu usuel pour désigner les services précités.
En outre, ce terme présente un caractère essentiel dans le signe contesté au regard des services précités, dès lors que la courte séquence ID- qui le précède, laquelle évoque le terme « idée », n’affecte pas la perception prépondérante de l’élément -GOODIES. 6
Il en résulte que le terme -GOODIES conserve un caractère essentiel au sein du signe contesté, la séquence ID- lui étant simplement juxtaposée, sans former avec lui un ensemble unitaire dans lequel le terme -GOODIES ne serait plus perceptible, dès lors que ces deux termes sont aisément identifiables séparément du fait de leur différence de couleurs.
Ainsi, les différences visuelles et phonétiques, tenant à la présence de la séquence ID-, ne sont pas de nature à écarter le risque d’association entre les signes en présence.
En outre, les différences liées à la présence au sein du signe contesté d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs ne sont pas déterminantes, dès lors que l’élément verbal IDGOODIES reste immédiatement perceptible.
Il en est de même, au sein de la marque antérieure, dès lors les éléments figuratifs n’ont pas davantage pour effet de faire perdre le caractère immédiatement perceptible du terme GOODIE.
Il s’ensuit qu’au regard des services précités de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) », il existe une similarité entre les deux signes dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
En revanche, au regard des produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Produits de l'imprimerie ; affiches ; cartes ; prospectus ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) », lesquels ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, le terme commun GOODIE(S) présente un caractère peu ou pas distinctif. En effet, comme le relève la déposante, ce terme est largement utilisé et compris en France comme désignant des cadeaux à vocation publicitaire, des objets publicitaires, de sorte qu’il est peu ou pas distinctif pour désigner de tels produits et services qui présentent un caractère publicitaire ou peuvent présenter un tel caractère.
Il s’ensuit qu’en présence d’un tel terme, le consommateur portera davantage son attention sur les spécificités des marques en cause, à savoir la présence de la séquence ID- au sein du signe contesté, les présentations spécifiques des signes, leurs éléments figuratifs et couleurs.
Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif du terme GOODIE(S) au regard des produits et services précités et des différences relevées ci-dessus, les signes en présence se distinguent suffisamment pour exclure tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, au regard des produits et services précités.
En conséquence, au regard des produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Produits de l'imprimerie ; affiches ; cartes ; prospectus ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion 7
d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) », le signe contesté IDGOODIES n’est pas similaire à la marque complexe antérieure GOODIE. Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) » à ceux invoqués de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Produits de l'imprimerie ; affiches ; cartes ; prospectus ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) », dès lors que la similarité entre les signes n’a pas été retenue au regard de ces produits et services.
Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal IDGOODIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 8
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) » ;
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.