INPI, 9 juillet 2021, NL 20-0056

Mots clés
produits • nullité • propriété • risque • publicité • publication • remboursement • condamnation • spectacles • déchéance • vente • référencement • représentation • préjudice • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 20-0056
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : L'ESPRIT ANGÉLY
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL35 ; CL40 ; CL41 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 19/4568143
  • Parties : COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY / X

Résumé

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E Siège15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 NL 20-0056 Le 09/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. $22

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 24 juillet 2020, la Commune de SAINT-JEAN D'ANGÉLY (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 20-0056 contre la marque n°19/4568143 déposée le 16 juillet 2019, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur X, (le titulaire de la marque contestée) est titulaire, a été publié au BOPI 2019/45 du 8 novembre 2019. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ; affiches ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Classe 41 : Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française portant sur le signe complexe L'ESPRIT ANGÉLY n° 17/4381880, déposée le 7 août 2017 et enregistrée au BOPI 2017-50 en date du 15 décembre 2017. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le 9 septembre 2020, le demandeur a adressé un courrier sollicitant la condamnation du titulaire de la marque contestée à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure, outre les 600 € en remboursement de la redevance qu’elle a réglée, ainsi que versé un bordereau des pièces communiquées dans sa demande.5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. La demande en nullité ainsi que ses pièces annexes a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 23 septembre 2020, reçu le 30 septembre 2020. Cette notification l’invitait à présenter $23 des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 27 novembre 2020, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier recommandé en date du 2 décembre 2020, reçu le 4 décembre 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. 8. Le demandeur a présenté des observations en réponse le 21 décembre 2020, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 14 janvier 2021. Cette notification, qui a fait l’objet d’une première présentation au titulaire de la marque contestée le 16 janvier 2021, a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». 9. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations le 13 février 2021, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier recommandé du 22 février 2021, reçu le 24 février 2021. 10. Le demandeur a présenté ses dernières observations le 11 mars 2021, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 6 avril 2021. Cette notification, qui a fait l’objet d’une première présentation au titulaire de la marque contestée le 8 avril 2021, a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». 11. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de dernières observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 mai 2021 (les 8 et 9 mai 2021 tombant respectivement un samedi et un dimanche), conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle. Prétentions du demandeur 12. Dans son exposé des moyens, le demandeur : - Soutient que la marque « L’ESPRIT ANGÉLY », dont il est titulaire, est antérieure au droit acquis deux ans plus tard par le titulaire de la marque contestée « sur une marque identique »; - Relève que sa marque est enregistrée « pour les produits et services des classes 14, 16, 18, 21, 25, 30, 35 et 41 », tandis que le titulaire de la marque contestée « a visé les classes de produits et services 16, 35, 40, 41 et 45 ». - En déduit que « les deux marques sont donc identiques et désignent bien trois classes de produits et services également identiques » ; - Ajoute qu’une erreur de référencement dans la dénomination de la marque antérieure a été signalée à l’Institut et a fait l’objet d’une correction à sa demande ; $24 - Soutient que la proximité géographique du titulaire de la marque contestée avec la Commune de SAINT-JEAN D’ANGÉLY créée un risque de confusion dans l’esprit du public. 13. Par courrier en date du 9 septembre 2020, le demandeur sollicite la condamnation du titulaire de la marque contestée à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure, outre les 600 € en remboursement de la redevance qu’elle a réglée. 14. Dans ses observations, le demandeur : - Présente des arguments visant à justifier de l’antériorité de la marque n°17/4381880 ; - Soutient, à titre principal, que les deux marques sont rigoureusement identiques en ce qu’elles portent sur le signe « L’ESPRIT ANGÉLY » et qu’elles ont été déposées pour les classes de produits et services 16, 35 et 41 ; - Soutient, à titre subsidiaire, que « les deux marques sont, sinon identiques, en tous les cas à tout le moins très proches, tant sur les plans auditifs que visuels et conceptuels » et que l'identité ou la similarité des produits et services n’est pas contestable « dans la mesure où trois classes identiques sont visées » ; - Précise qu’il importe peu qu’aucune opposition n’ait été formée antérieurement contre la marque contestée dès lors que le code de propriété intellectuelle prévoit la possibilité de demander la nullité d’une marque déjà enregistrée ; - Soutient que les demandes indemnitaires du titulaire de la marque contestée à titre d’indemnité pour procédure abusive, en réparation du préjudice résultant de l’utilisation frauduleuse du nom de domaine et en remboursement des frais occasionnés par la procédure sont irrecevables en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence de l’Institut et sont, en tout état de cause, mal fondées ; - Réitère sa demande sur le fondement de l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle et sollicite la condamnation du titulaire de la marque contestée à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure. 15. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur : - Réitère et développe les arguments précédemment invoqués dans ses précédentes observations ; - Soutient, sur le sur le fondement de l’article L. 711-2, 11° du code de la propriété intellectuelle, que la marque contestée a été déposée frauduleusement « dans le but exclusif de nuire à la Commune de SAINT-JEAN-D’ANGÉLY et à son Maire ». $25 Prétentions du titulaire de la marque contestée 16. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée : - Soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité au motif que « la marque déposée par [le titulaire de la marque contesté] n’est pas identique » à celle du demandeur, dès lors que ce dernier a déposé « « L ESPRIT AGELY » et non pas « L’ESPRIT ANGELY », d’où [sa] demande de rectification faite par la suite le 22 juillet 2020 soit plus de trois ans après » - Précise que la marque antérieure déposée par le demandeur consiste en une marque semi- figurative et non une marque verbale - Soutient avoir pris rendez-vous avec un conseil en propriété industrielle dans le cadre des permanences proposée par l’institut et effectué des recherches et précise qu’aucune opposition n’a été formée par le demandeur dans les deux mois de la publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée - Soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure, dès lors qu’ « à aucun moment [le titulaire de la marque contestée] n’a revendiqué l’utilisation de la marque sur le territoire de Saint-Jean- d’Angély ou à proximité » et que des commerçants utilisent le terme « L’Angélys », sans faire l’objet de demande en nullité. - demande la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1500 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive - Soutient que le demandeur « utilise frauduleusement cette catégorie de manière illégale par le biais des réseaux sociaux et du nom de domaine « www.lespritangely.com »» dès lors qu’il « ne dispose pas du dépôt de ladite marque en catégorie 45 » et que cela porte directement en confusion avec son propre site internet. Il demande à ce titre le versement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts - Demande la condamnation du demandeur à lui verser une indemnité pour tous les frais occasionnés par la procédure à hauteur de 1500 euros. - Demande, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en nullité « le remboursement du dépôt de la marque à hauteur de 294 euros et la somme de 3000 euros pour le préjudice futur » au motif que le titulaire de la marque contestée « ne pourra plus jouir de cette marque » 17. Dans ses deuxièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée : - Réitère les arguments développés dans ses premières observations ; - Soutient que le titulaire de la marque contestée ne peut pas être tenu responsable et payer les frais de procédure résultant d’une réelle erreur de référencement dans la base de données des marques de l’INPI ; $26 - Réitère ses demandes de condamnation du demandeur au paiement de 1500 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive ; - Réitère ses demandes relatives à l’utilisation frauduleuse par le demandeur du nom de domaine www.lespritangely.com et de la marque antérieure ; - Réitère ses demandes indemnitaires telles que développées dans ses premières observations en réponse.

II.- DECISION

A. Sur le droit applicable 18. La demande en nullité est présentée à l’encontre de la marque n°19/4 568143 déposée le 16 juillet 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. 19. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 20. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt de la marque contestée, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 21. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 22. Enfin, l’article L.713-2 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction […] d'une marque, […], pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement » ; 23. L’article L.713-3 du même code dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». 24. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. $27 B. Sur le fond 1. A titre liminaire : Sur le référencement de la marque antérieure 25. Dans son exposé des moyens et ses observations ultérieures, le demandeur relève que la marque antérieure avait initialement été mal référencée dans la base marques de l’Institut (en ce qu’elle avait été inscrite « L ESPRIT AGELY » - sans apostrophe, ni « N » entre le « A » et le « G », ni accent sur le « E » -, et non […] « L’ESPRIT ANGÉLY ») avant que cette erreur ne soit rectifiée suite au signalement qu’il a fait auprès de l’Institut. Il en déduit que cette erreur a conduit l’Institut à « « validé » par erreur la demande d’enregistrement puis l’enregistrement de la marque identique « L’ESPRIT ANGÉLY » en 2019 ». 26. Le titulaire de la marque contestée soutient, quant à lui, que la marque antérieure étant protégée pour le signe « L ESPRIT AGELY », la marque contestée ne peut être considérée comme identique et qu’en toute hypothèse, l’enregistrement de la marque antérieure tel qu’il a été publié au BOPI consiste en une marque semi-figurative « ce qui implique que la marque aurait été déposée uniquement sur la base d’une charte graphique contenant les spécifiés du graphisme ainsi que le dépôt du logo dans les catégories utilisées ». Il précise enfin avoir procédé à toutes les recherches de disponibilité nécessaires auprès de l’Institut. 27. Il convient préalablement de préciser qu’il n’appartient pas à l’Institut de vérifier d’office la disponibilité d’un signe dès lors que, s’agissant d’un motif relatif, celui-ci ne peut se prononcer que sur demande du titulaire d'un droit antérieur et uniquement dans les cas prévus par la loi. 28. En outre, il convient de rappeler que, conformément à l’article L.712-2 du code de la propriété intellectuelle en vigueur au jour de dépôt, « La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique ». 29. L’article R.712-3 du même code précise, à ce titre que « Le dépôt comprend : 1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment : […] b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière […]. 30. Enfin, l’article R.712-8 du code précité dispose que « Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle ». $28 31. En l’espèce, force est de constater que la demande d’enregistrement de la marque antérieure a été déposée par le titulaire de la marque contestée, puis publiée au BOPI n°2017-35 du 1er septembre 2017, sous la forme suivante : 32. Ainsi, la marque antérieure à laquelle doit être comparée la marque contestée ne consiste pas en une marque verbale portant sur le signe « L’ESPRIT ANGÉLY » ou « L ESPRIT AGELY », mais en la marque semi-figurative ci-dessus reproduite, dont la représentation est, du fait de sa publication au BOPI, opposable à tous tiers au dépôt. 33. En outre, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, l’imprécision en lien avec la rectification de l’erreur sur le référencement de la marque antérieure ne pouvait avoir d’effet sur une recherche en similitude de marque effectuée sur les éléments verbaux L’ESPRIT ANGELY. 34. Par conséquent, la présente demande en nullité doit s'apprécier eu égard à la seule marque antérieure invoquée telle que publiée au BOPI n°2017-35 du 1er septembre 2017 (Point 31) et enregistrée le 15 décembre 2017. $29 2. Sur le fondement de la double identité entre la marque française L'ESPRIT ANGÉLY n°17/4381880 et la marque contestée 35. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque, à titre principal, la reproduction de la marque antérieure au motif que « les deux marques sont […] identiques et désignent bien trois classes de produits et services également identiques ». 36. La double identité suppose que la marque contestée soit identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée soient identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. a) Sur les produits et services 37. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ; affiches ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles». $210 38. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produit de l'imprimerie, articles pour reliures – photographies – articles de papeterie – adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et pour le ménage, matériel pour artistes – pinceaux – articles de bureau – caractères d'imprimerie – clichés – boîtes en carton ou en papier affiches – albums – cartes – livres – journaux – prospectus – brochures – calendriers – instruments d'écriture – objets d'art gravés – objets d'art lithographiés – tableaux (peinture) encadrés ou non – aquarelles – dessins – instruments de dessins – mouchoirs de poche en papier – serviettes de toilette en papier – linge de table en papier – sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matière plastique pour l'emballage ; Publicité – gestion des affaires commerciales – administration commerciale – travaux de bureau – diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, échantillon) services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers – présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente en détail – conseils en organisation et direction des affaires – comptabilité – reproduction de documents – services de bureaux de placement – portage salarial – gestion de fichiers informatiques – optimisation du trafic pour site Web – organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité – publicité en ligne sur réseau informatique – location de temps publicitaire sur tout moyen de communication – publication de textes publicitaires – location d'espaces publicitaires – diffusion d'annonces publicitaires – relations publiques – service d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Education – formation – divertissement – activités sportives et culturelles – informations en matière de divertissement – informations en matière d'éducation – recyclage professionnel – mise à disposition d'installation de loisirs – publication de livres production de films cinématographiques – location d'enregistrements sonores – location de postes de télévision – location de décors de spectacles – montage de bandes vidéo – services de photographie – organisation de concours – organisation et conduite de colloques – organisation et conduite de conférences – organisation et conduite de congrès – organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs – réservation de places de spectacles – publication électronique de lignes et de périodiques en ligne – micro-édition». 39. A titre liminaire, il convient de rappeler que la classification internationale des produits et services n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique. Dès lors, il ne saurait suffire de constater que les marques en cause désignent « des classes identiques » (à savoir 16, 35 et 41) comme le soutient le demandeur, pour conclure à l’identité des produits et services qu’elles recouvrent. 40. Néanmoins, force est de constater que les produits et services, objet de la présente demande en nullité, se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure ou relèvent de la catégorie générale formée par ceux invoqués de la marque antérieure. $211 41. Par conséquent, les « Produits de l'imprimerie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ; affiches ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles» de la marque contestée sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. b) Sur les signes 42. Un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen (CJCE, 20 mars 2003, aff. C-291/00, LTJ Diffusion SA et Sadas Vertbaudet SA ). 43. La marque contestée porte sur le signe verbal L'ESPRIT ANGÉLY. 44. La marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : 45. Ce signe a été déposé en couleurs. $212 46. En l’espèce, la marque contestée consiste en une marque verbale composée de trois éléments verbaux et d’une apostrophe alors que la marque antérieure consiste en une marque semi- figurative composée de douze termes dans une présentation particulière, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs. 47. En particulier, la marque antérieure comporte une répétition des éléments L’ESPRIT D’ANGELY à trois reprises, des éléments figuratifs (bulle noire) et une présentation dans une typographie particulière des termes qui la compose, des couleurs ainsi que les termes « NOM DE LA MARQUE » et « LOGOTYPES ». Or, ces éléments ne se retrouvent pas dans le signe contesté. 48. Ainsi, le signe contesté ne constitue pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le demandeur dès lors que les différences précitées ne peuvent être qualifiées d’insignifiantes. 49. Par conséquent, la demande en nullité est rejetée en ce qu’elle est fondée sur la double identité entre la marque française L'ESPRIT ANGÉLY n°17/4381880 et la marque contestée 3. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque de française L'ESPRIT ANGÉLY n°17/4381880 et la marque contestée 50. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française « L'ESPRIT ANGÉLY » n°19/4568143 est également fondée, à titre subsidiaire, sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe antérieure L'ESPRIT ANGÉLY n° 17/4381880. 51. Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 52. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits et services 53. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. $213 54. La comparaison entre les produits et services en présence ayant été effectuée, ci-dessus, il est renvoyé aux points 37 à 41 pour le détail de l’analyse. 55. Ainsi, il y a lieu de relever que les produits et services en présence sont identiques. 2. Sur les signes 56. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 57. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : 58. Ce signe a été déposé en couleurs. 59. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 60. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. $214  L’impression d’ensemble produite par les signes 61. Tel que mentionné au point 46, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une apostrophe et que la marque antérieure est composée de douze éléments verbaux dans une présentation particulière, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs. 62. A cet égard, si comme le relève le titulaire de la marque contestée, la marque antérieure consiste en une marque semi-figurative, il ne saurait pour autant en être déduit que celle-ci est « déposée uniquement sur la base d’une charte graphique contenant les spécifiés du graphisme ainsi que le dépôt du logo dans les catégories utilisées » dès lors que la protection de la marque antérieure porte sur l’ensemble des éléments verbaux et figuratifs qui la composent. 63. En outre, l’absence d’identité entre les signes ne saurait exclure l’existence d’une atteinte à la marque antérieure enregistrée dès lors que sa protection s’étend également aux signes qui lui sont similaires dès lors qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public. 64. Ainsi, visuellement et phonétiquement les signes ont en commun les termes L’ESPRIT ANGELY présents à trois reprises dans la marque antérieure. 65. Les séquences communes L’ESPRIT ANGELY se distinguent uniquement par leur présentation respective, le signe contesté consistant en une marque verbale alors qu’au sein de la marque antérieure, les termes L’ESPRIT ANGELY se caractérisent par l’inscription manuscrite d’une première occurrence puis par une présentation particulière et en couleur pour les deux occurrences suivantes (le terme ANGELY étant inscrit en lettres dorées en gros caractère et les termes L’ESPRIT, en petits caractères respectivement en lettres blanches sur fond noir et en lettres noires sur fond blanc). Toutefois, ces différences n’en affectent pas leur lisibilité et leur prononciation. 66. Il en résulte des similitudes visuelles et phonétiques importantes entre les signes. 67. Si les signes en cause se distinguent par la présence des termes « NOM DE LA MARQUE » et « LOGOTYPES » au sein de la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 70 à 73). 68. Enfin, intellectuellement, les termes communs L’ESPRIT ANGELY seront appréhendés comme évoquant pareillement un état d’esprit propre à une localité ou à une personne prénommée Angély. 69. Par conséquent, les signes ont en commun les éléments verbaux L’ESPRIT ANGELY, visuellement très proches et phonétiquement et intellectuellement identiques en sorte qu’ils présentent des ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 70. Au sein de la marque antérieure, l’élément verbal « L’ESPRIT ANGELY», commun aux deux signes, apparaît distinctif dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n'en indique ou évoque une caractéristique précise. $215 71. En outre, les éléments verbaux « L’ESPRIT ANGELY» présentent un caractère dominant au sein de la marque antérieure en raison de leur triple répétition et en ce que les termes « NOM DE LA MARQUE » et « LOGOTYPES » apparaissent purement informatifs quant à la composition de la marque antérieure et sont dès lors faiblement distinctifs. 72. Le public est donc incité à porter essentiellement son attention sur les éléments verbaux «L’ESPRIT ANGELY» de la marque antérieure. 73. Par conséquent, les signes présentent de grandes ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 74. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 75. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services des marques en cause s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et dont le degré d’attention est plus élevé.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 76. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 77. En l’espèce, en l’absence de lien entre la marque antérieure et les services couverts par celle-ci, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. 4. Appréciation globale du risque de confusion 78. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 79. En l’espèce, les signes en présence présentent un degré élevé de similitude, renforcé par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et les produits et services sont strictement identiques. Il résulte de ces facteurs, conjugués au caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, un risque de confusion sur l’origine des deux marques pour les produits et services en cause dans l’esprit du public pertinent. $216 80. A cet égard, si la proximité géographique des parties invoquée par le demandeur ne constitue pas un critère d’appréciation, l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel « à aucun moment [le titulaire de la marque contestée] n’a revendiqué l’utilisation de la marque sur le territoire de Saint-Jean-d’Angély ou à proximité » ne saurait davantage exclure le risque de confusion dès lors que la protection de la marque antérieure française s’étend à l’ensemble du territoire national. 81. Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits et services visés par la demande en nullité relevés au point 41. C. Sur la demande relative au dépôt effectué de mauvaise foi, par le demandeur, dans ses dernières observations 82. Dans ses dernières observations en réponse, le demandeur soutient au visa de l’article L.711-2, 11° du code de la propriété intellectuelle selon lequel « sont susceptibles d'être déclaré nuls : 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur », que le titulaire de la marque contestée « a déposé « sa marque » dans le but exclusif de nuire à la Commune de SAINT-JEAN-D’ANGÉLY et à son Maire […] ». 83. Toutefois, l’article R.716-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’« après qu'elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d'autres motifs […] que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale » 84. En l’espèce, force est de constater qu’il ressort du récapitulatif de la demande en nullité, que le demandeur a initialement formé sa demande uniquement sur l’atteinte à une marque antérieure enregistrée et non sur celui du dépôt effectué de mauvaise foi. 85. Par conséquent, cette demande, qui constitue une extension de la demande initiale, doit être rejetée. D. Sur les demandes du titulaire de la marque contestée 86. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée demande à l’institut de condamner le demandeur à lui verser : - « La somme de 2500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en cas decondamnation éventuelle de Monsieur X à verser à la commune de Saint Jean d’Angély unequelconque somme que ce soit, - En tout état de cause : - la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour utilisation/location illégale du nom de domaine www.lespritdangely.com par la commune de SAINT JEAN D’ANGELY et de la marque verbale « espritangely » sur les réseaux sociaux alors que Monsieur X a été le seul à déposer la catégorie 45 pour cette marque le 16 juillet 2019, lui permettant la location de nom de domaine sur internet ainsi que les services de réseautage social en ligne, - la somme de 1500 euros en remboursement de ses frais de procédure irrépétibles occasionnés $217 - A titre infiniment subsidiaire, si le Directeur de l’INPI accédait à la demande de nullité faite parla Commune de SAINT JEAN D’ANGELY, Monsieur X demanderait alors le remboursement dudépôt de la marque à hauteur de 294 euros et la somme de 3000 euros à titre de dommageset intérêts pour le préjudice futur et certain occasionné par cette annulation car Monsieur Xne pourra plus jouir de cette marque dans l’avenir». 87. Il ressort de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle que : «I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle : 1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ; 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10. II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ». 88. En outre, l’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 89. Enfin, l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure nullité de marque détermine la nature des frais qui peuvent être alloués à la partie gagnante à savoir « Frais exposés au titre de la phase écrite », « Frais exposés au titre de la phase orale » et « Frais de représentation ». 90. En l’espèce, outre que le titulaire de la marque contestée ne saurait être considéré comme la partie gagnante, la marque contestée étant partiellement annulée (point 81) et, à ce titre, demander le remboursement des « frais de procédure », force est de constater que les demandes du titulaire de la marque contestée ne relèvent pas de la compétence de l’Institut et doivent être rejetées. 91. En effet, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur l’« utilisation/location illégale du nom de domaine www.lespritdangely.com par la commune de SAINT JEAN D’ANGELY et de la marque verbale « espritangely » sur les réseaux sociaux » ni de prononcer des dommages et intérêts à ce titre, ces demandes relevant de la seule compétence des tribunaux judiciaires. 92. Il en va de même de la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices que le titulaire de la marque contestée estime avoir subi du fait de la présente procédure et de l’annulation de la marque contestée. 93. Par conséquent, ces demandes doivent être rejetées en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence de l’Institut. $218 94. Enfin, les cas dans lesquels l’Institut peut rembourser les taxes perçues, sont strictement encadrés par l’article R. 411-17 du code de propriété intellectuelle, et l’annulation d’une marque en raison de l’atteinte qu’elle porte à un droit antérieur n’en relève pas, en sorte qu’elle ne saurait donner lieu à remboursement des taxes de dépôt, ni a fortiori, à indemnisation au motif que le TMC « ne pourra plus jouir de cette marque ». 95. Par conséquent, la demande de remboursement de la taxe de dépôt de la marque contestée est rejetée. E. Sur la répartition des frais 96. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 97. Il indique en outre, dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 98. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en nullité une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produis et services visés initialement dans la demande en nullité. 99. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée qui est une personne physique, représenté par un mandataire a présenté à trois reprises des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande, ainsi que des frais liés aux observations en réplique à celles du titulaire de la marque contestée. 100. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre lasomme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à laprésente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titrede la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). $219

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL20-0056 est reconnue totalement justifiée. Article 2 : La marque n°19/4568143 est déclarée nulle pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ; affiches ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles». Article 3 : La demande relative au dépôt effectuée de mauvaise foi est rejetée. Article 4: La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur X au titre des frais exposés. Article 5 : L’ensemble des demandes du titulaire de la marque contestée est rejetée. $2