OPP 19-1640 / EB
10/09/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean-Luc G a déposé, le 21 janvier 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 519 142 portant sur le signe complexe MAGIC NOTARY.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ».
Le 15 avril 2019, le CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT (établissement d’utilité publique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe NOTAIRE, renouvelée par déclaration du 2 février 2015 sous le n° 04 3 307 745.
Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie. Publicité ; publications, éditions, reproduction de documents, gestion de fichiers informatiques, organisation d'exposition à buts informatif ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location d'espace publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques. Affaires immobilières patrimoniales, financement, conseils juridiques. Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Services juridiques ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 20 avril 2019 sous le n° 19-1640 : cette notification lui impartissait un délai au 2 juillet 2019 pour présenter des observations en réponse à l’opposition.
Le 26 juin 2019, la demande d’enregistrement a fait l’objet d’une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques sous le n° 759 757, au bénéfice de la société MAGIC NOTARY.
Le 27 juin 2019, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à l’opposant par l’Institut en application du principe du contradictoire. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 2 juillet 2019, des pièces ont été fournies dans le délai imparti.
Lors de la transmission des preuves d’usage de la marque antérieure, l’opposant a présenté également des observations, transmises au déposant par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Toutefois, la présentation d’observations par l’opposant n’étant pas prévue à ce stade de la procédure, elles n’ont pu être prises en considération pour l’établissement du présent projet de décision, ce dont les parties ont été informées.
Le 19 août 2019, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
L’opposant a contesté le bien-fondé du projet de décision et a demandé la réunion d’une commission et le déposant a présenté des observations en réponse, suite à cette contestation.
La commission orale s’est tenue le 1 er octobre 2019 en présence des mandataires respectifs des parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Le CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT fait valoir, à l'appui de leur opposition et dans ses arguments faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. Elle sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. L’opposant invoque la notoriété de la marque antérieure ainsi que l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
Suite au projet de décision, l’opposant fait valoir que l’opposition est recevable et qu’il a démontré l’usage de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant invoque l’irrecevabilité de l’opposition. Il conteste également la comparaison de certains des produits et services ainsi que celle des signes.
Suite au projet de décision, le déposant demande le maintien de la décision d’irrecevabilité de l’opposition, ainsi que la validité des preuves d’usage.
III.- DECISION
A.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
CONSIDERANT que l'article
R 712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l’article R 712-26. Elle précise : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droit [...] » ;
Que l'article
R 712-15 du même code prévoit qu' « Est déclarée irrecevable toute opposition [...] soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 ». CONSIDERANT qu’en l’espèce, l’opposant s’est identifié dans le formulaire d’opposition sous le nom « CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT », désignation figurant également dans la copie de la marque antérieure jointe au formulaire d’opposition ;
Que toutefois, dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant a fourni une recherche effectuée sur le site Infogreffe à partir du n° sirene de l’opposant tel qu’indiqué dans le formulaire d’opposition ; que le nom associé à ce numéro est CONSEIL SUPER NOTARIAT et non CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT ;
Que dans ses observations présentées après le projet de décision indiquant, l’opposant invoque le fait que le nom indiqué sur le site Infogreffe résulte d’une erreur ; que cette information est corroborée par un document fourni par l’opposant, à savoir, un extrait de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 instituant un conseil supérieur du notariat, par la proximité de l’ensemble CONSEIL SUPER NOTARIAT et CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT, par l’identité entre l’adresse figurant sur le site infogreffe et celle indiquée dans le formulaire de l’opposition et par la catégorie juridique qui y figure (« association déclarée reconnue d’utilité publique ») ;
Qu’en outre, l’opposant a également fourni la situation au Répertoire SIRENE, à la date du 27 septembre 2019, de la société identifiée par le n° SIRENE 784350134 qui indique comme désignation le « Conseil supérieur du notariat » ;
Qu’à cet égard, si l’opposant ne peut plus corriger, après le délai pour former opposition, les informations figurant dans le formulaire d’opposition et exigées lors de la constitution de l’opposition, il peut répondre aux arguments de la partie adverse et apporter tous documents, informations justifiant la régularité des mentions figurant dans le formulaire d’opposition ;
Que contrairement à ce que soutient le déposant, il n’appartient pas à l’Institut, dans le cadre de la présente procédure, de se prononcer sur la validité d’un dépôt de marque au regard de l’existence du titulaire du droit ; qu’ainsi, est inopérant l’argument du déposant selon lequel l’opposant n’avait pas d’existence légale à la date du dépôt de la marque antérieure ;
Qu’ainsi, en l’espèce, force est de constater que l’opposition a été faite au nom du CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT, qui indique qu’il est propriétaire dès l’origine de la marque antérieure ;
Qu’ainsi et contrairement à ce que soutient le déposant, l’opposant a satisfait aux conditions de l’article R712-4-1° du Code de la propriété intellectuelle ;
CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition est recevable.
B - SUR LA PRODUCTION DES PIÈCES PROPRES À ÉTABLIR QUE LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE POUR DÉFAUT D’EXPLOITATION N’EST PAS ENCOURUE
CONSIDERANT que, selon l’article
L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;
Qu’aux termes de l'article
R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation » ;
Qu’enfin, selon les termes de l'article R. 712-18 1° du code précité, « La procédure d'opposition est clôturée...[lorsque] l'opposant...n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ». CONSIDERANT en l’espèce que la société opposante invoque à l’appui de son opposition notamment les services suivants : « affaires immobilières patrimoniales, conseils juridiques » ;
Que, sur l’invitation de la société déposante à produire de telles pièces, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, un extrait d’un site Internet de janvier 2019 dans lequel figure des annonces immobilières accompagnées de la reproduction de la marque antérieure, un extrait de site Internet du 20 juillet 2018 « nos dernières actualités : les délais nécessaires à la vente ou à l’achat d’un bien ... les donations en vidéo ... les successions en vidéo » accompagnées également de la reproduction de la marque antérieure ;
Qu'il convient de rappeler que, compte tenu de la réglementation actuellement en vigueur, dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces sont fournies dans le délai imparti, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque du signe antérieur invoqué et qu'elles portent sur au moins un des services sur lesquels est fondée l'opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux juridictions compétentes pour apprécier notamment la portée, la durée et la fréquence de l’usage sur le maintien du droit à la marque ;
Qu'ainsi, les pièces fournies attestent d'un usage en France à titre de marque du signe complexe NOTAIRE en cause et portent sur au moins un des services invoqués à l'appui de l'opposition affaires immobilières patrimoniales, conseils juridiques) ;
Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article
R 712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.
C.- SUR LE FOND
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie. Publicité ; publications, éditions, reproduction de documents, gestion de fichiers informatiques, organisation d'exposition à buts informatif ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location d'espace publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques. Affaires immobilières patrimoniales, financement, conseils juridiques. Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Services juridiques ».
CONSIDERANT que les services de « Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; activités culturelles ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Produits de l'imprimerie » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds ;
Que ces services et produits sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en revanche, que les « équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de dispositifs principalement informatiques permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs et de l’ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure, qui désignent des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;
Qu’il ne saurait suffire que les produits et services précités relèvent du domaine de l’informatique pour les considérer comme similaires ; qu’en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu’en outre, ces produits et services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à la prestation des seconds ;
Que ces produits et services ne sont donc pas similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement désignent respectivement la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale, la mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise, un procédé permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois, des prestations permettant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, des prestations de mise à la disposition d’entités économiques de connaissances particulières en matière commerciale, financière et industrielle afin d’améliorer leur activité et l’ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients ;
Que ces services n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « relations publiques. Affaires immobilières patrimoniales, financement, conseils juridiques. Services juridiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations...) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers, de l’ensemble des opérations économiques en matières financière, de banque, de bourse et de prestations visant à conseiller et aider les tiers dans leurs démarches légales ;
Que contrairement à ce que soutient l’opposant, les services précités de la marque antérieure ne relèvent pas de la « ... catégorie générique des services de consulting relatifs à la gestion des affaires » ; qu’en outre, si les services précités de la demande d’enregistrement peuvent être rendus par les « ... sociétés de conseils aux entreprises ... », il n’en est pas de même pour ceux de la marque antérieure qui visent des prestations publicitaires, immobilières, de finances et juridiques ;
Qu’ils ne sont donc pas rendus par les mêmes prestataires ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de services proposés par des prestataires de télécommunications auprès de clients cherchant à accéder à des services de communication à distance de données, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « publicité » de la marque antérieure, qui désignent toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d’ « activités sportives » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations consistant à proposer la pratique d'un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « publications, éditions, reproduction de documents, Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès » de la marque antérieure, qui désignent des prestations destinées publier et diffuser divers types d'œuvres écrites pour le compte de leurs auteurs et rendus par les maisons d'édition, des prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié et des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement désignent l’ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d'avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce ...), des travaux et activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles ou à l'élaboration de produits nouveaux, des prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits, des services rendus par les sociétés de service et d’ingénierie en informatique, consistant à transcrire dans un langage de programmation assimilable par un ordinateur, les instructions qui permettront à ce dernier de réaliser une tâche précise, des prestations tendant à mettre en conformité avec le moment présent des programmes permettant à un système informatique d'exécuter une tâche donnée, des prestations consistant à maintenir dans un état donné ou à conférer des caractéristiques de fonctionnement spécifiques à des programmes permettant à un système informatique d'exécuter une tâche donnée, la mise à disposition des tiers, d’ensembles d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, des prestations d'informations, de conseils relatifs aux ordinateurs, des prestations consistant à scanner des documents et à convertir des données, de prestations d’exploitation commerciale des logiciels installés sur des serveurs distants, de l’ensemble de prestations permettant d'établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et mises à disposition, des prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d'abonnés d'accéder aux services qu'ils proposent, des prestations permettant le stockage de données à distance ;
Que ces services n’entrent pas dans la catégorie générale des services de « gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;
Qu’ils ne sont donc pas identiques ;
Qu’en outre, ils n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination ; qu’il ne saurait suffire que certains des services précités relèvent du « ... domaine de l’informatique » pour les considérer comme similaires ; qu’en effet, retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu’en outre, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les services précités de la marque antérieure n’étant pas destinés exclusivement aux premiers, ces derniers pouvant en outre être rendus dans le recours aux seconds ;
Que ces services ne sont donc pas similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne, en partie, des produits et services identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe MAGIC NOTARY, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe NOTAIRE, reproduit ci-dessous :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominant.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, d’éléments graphiques et figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure est, quant à elle, constituée d’un terme, d’éléments figuratifs et de couleurs ;
Qu’ils ont en commun un terme proche (NOTARY / NOTAIRE) ;
Que toutefois, visuellement, les signes en présence se distinguent par le nombre de leurs éléments verbaux (deux dans le signe contesté, un dans la marque antérieure) et par leur séquence d’attaque (MAGIC pour le signe contesté, NOTAIRE pour la marque antérieure), ce qui leur confère une architecture et une physionomie différentes ; Qu’en outre, le signe contesté comporte le terme MAGIC présenté en violet sur une ligne supérieure, la lettre I étant surmontée d’une couronne, alors que la marque antérieure présente un élément figuratif de grande taille de couleur bleue représentant le symbole du notariat de manière très stylisée ;
Qu’ainsi, ces deux signes présentent une physionomie distincte ;
Que phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté et deux pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque ([magik] / [notèr]) ;
Qu’intellectuellement, si les deux signes comportent la même évocation du notaire, ils évoquent néanmoins deux univers différents ; qu’en effet, le signe contesté est composé d’une combinaison peu usuelle de deux termes anglais signifiant « notaire magique », l’image du notaire n’étant pas traditionnellement associée à celle de la magie, cette évocation étant en outre corroborée par les éléments figuratifs et graphiques rappelant un univers enfantin ; que par la présence de la représentation stylisée du blason des notaires, l’image de la marque antérieure véhicule un caractère officiel, absent du signe contesté ;
Qu’ainsi, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente ;
Qu’en outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;
Qu’en effet, les termes NOTARY / NOTAIRE apparaissent peu distinctifs au vu de certains des produits et services en cause en ce qu’ils en indiquent l’origine, de sorte que leur présence n’est pas susceptible à elle seule de créer un risque de confusion ;
Qu’ainsi, ne saurait être prise en compte la notoriété de la marque antérieure, cette notoriété ne pouvant porter que sur la marque antérieure dans son ensemble et non sur le terme NOTAIRE seul, élément peu distinctif ;
Qu’ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, ceux-ci produisent une impression d’ensemble distincte ne pouvant pas être confondus ni même associés dans l’esprit du public.
CONSIDERANT que le signe complexe MAGIC NOTARY ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure complexe NOTAIRE et ne sera pas perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ;
Que s’il est vrai, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un degré de similitude suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce, malgré l’identité ou la similarité de certains des produits et services en cause ;
Qu’en conséquence, le signe complexe contesté MAGIC NOTARY peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure NOTAIRE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée
Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de Pôle