OPP 11-2292 / EB
22/11/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Michele C (agissant pour le compte de la société Bios Management France en cours de formation) a déposé, le 2 mars 2011, la demande n° 11 3 811 064 portant sur le signe complexe BIOS MANAGEMENT.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; Conseils en organisation et direction des affaires ».
Le 24 mai 2011, la société BECHTLE AG (société régie selon les lois allemandes) formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire BIOS, déposée le 11 juillet 2005 et enregistrée sous le n° 4 535 126.
Cette marque porte sur les services suivants : « Services de commerce de détail, à savoir présentation de produits pour le compte de tiers, présentation de produits dans les médias pour le commerce de détail, les clients finaux commerciaux et l'administration publique, courtage de contrats d'achat et de vente de produits et d'offre de services pour le compte de tiers, rassemblement de produits pour le compte de tiers à des fins de présentation et de vente, courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, également dans le cadre du commerce électronique, services d'achat pour le compte de tiers (acquisition de produits et services pour entreprises tierces) et prise de commandes, services de livraison et gestion de factures, également dans le cadre du commerce
électronique en matière de produits des technologies de l'information, tels qu'accessoires informatiques ».
L’opposition a été notifiée le 9 juin 2011 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 28 septembre 2011, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société opposante et les titulaires de la demande d’enregistrement ont contesté le bien- fondé du projet et présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société BECHTLE AG fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Dans l’acte d’opposition, la société BECHTLE AG fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que le déposant ne démontre pas en quoi le terme BIOS ne serait pas distinctif.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.
Suite au projet de décision, le déposant conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; Conseils en organisation et direction des affaires » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de commerce de détail, à savoir présentation de produits pour le compte de tiers, présentation de produits dans les médias pour le commerce de détail, les clients finaux commerciaux et l'administration publique, courtage de contrats d'achat et de vente de produits et d'offre de services pour le compte de tiers, rassemblement de produits pour le compte de tiers à des fins de présentation et de vente, courtage de
transactions commerciales pour le compte de tiers, également dans le cadre du commerce électronique, services d'achat pour le compte de tiers (acquisition de produits et services pour entreprises tierces) et prise de commandes, services de livraison et gestion de factures, également dans le cadre du commerce électronique en matière de produits des technologies de l'information, tels qu'accessoires informatiques ».
CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; Conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise, tout comme les services de « courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, également dans le cadre du commerce électronique ; services de gestion de factures, également dans le cadre du commerce électronique en matière de produits des technologies de l'information, tels qu'accessoires informatiques » de la marque antérieure, sont des services destinés à la gestion commerciale de l’entreprise ;
Que ces services ont donc des nature, objet et destination proches ; qu’ils sont donc similaires ;
Qu’est extérieur à la présente procédure le fait que le déposant fasse du conseil en management pour l’intégration de logiciels type « business intelligence », et la société opposante, une activité relative à une plateforme d’achats en ligne commercialisant « … un « information ordering system » », dès lors que dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s’effectue en fonction des libellés en cause, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement désigne des services similaires à certains services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe BIOS MANAGEMENT, reproduit ci-dessous :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination BIOS, présentée en lettres minuscules d’imprimerie droites, et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme BIOS ; qu’ils diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme MANAGEMENT, d’un graphisme, de couleurs et d’éléments figuratifs ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ;
Qu’en effet, l’élément commun BIOS apparaît distinctif au regard des services en cause ; qu’à cet égard, il n’est pas démontré en quoi le terme BIOS ne serait pas distinctif, le seul fait qu’il figure déjà dans d’autres marques ne pouvant suffire à cette démonstration ;
Qu’en outre, le terme BIOS, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme MANAGEMENT, apparait peu distinctif au vu des services en cause, en ce qu’il en désigne l’objet ; qu’ainsi, la présence du terme MANAGEMENT dans le signe contesté ne saurait, contrairement à ce que soutient le déposant, supprimer le risque de confusion, ce terme étant des plus accessoire, tant par sa présentation en caractères de petite taille que par son absence de caractère distinctif ;
Qu'ainsi, les différences visuelles et phonétiques tenant à la présence du terme MANAGEMENT ne sont pas de nature à éviter un risque de confusion entre ces deux signes ;
Qu’il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des services relatifs au management ;
Qu’ainsi, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT qu’est extérieur à la présente procédure le fait que la société italienne avec laquelle le déposant travaille, aurait créé et utilisé le signe contesté depuis des années et que la marque antérieure est exploitée en couleurs et selon une présentation particulière, la comparaison dans le cadre de la présente procédure s’effectuant en fonction des signes en cause, indépendamment de tout autre dépôt et de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe complexe contesté BIOS MANAGEMENT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BIOS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition n° 11-2292 est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 11 3 811 064 est rej etée.
Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle
Christine BChef de Groupe