INPI, 5 septembre 2017, 2017-1266

OPP 17-1266 NOA 05/09/2017

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

Madame Suzana V a déposé, 10 janvier 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 328 159 portant sur le signe complexe DELAJOIE.

Le 31 mars 2017, la société RBR LLC (société de droit californien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l’Union européenne JOIE déposée le 26 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 011298288.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée au déposant sous le n° 17-1266. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 20 juin 2017.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : "Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet). Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ». Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Service de vente au détail d'articles de bijouterie et petits accessoires destinés aux particuliers et aux professionnels. Promotion des ventes, gestion administrative et commerciale, publicité sur différents support de communication dont internet ou sous forme papier. Edition et envoi de catalogues, brochures commerciales ou tout type d'informations commerciales liées à la marque ou à la bijouterie en général. Envoi de newsletter et différents types de promotions ou informations par email à la clientèle liés à la marque ou à la bijouterie en général. Impression sur packaging, sac et tous supports à but promotionnel. Gestion du site internet et vente en ligne. Mise à jour de la base de donnée client, aide à la communication et à la promotion des produits par tous les moyens énoncés. Vente à distance, en boutique, sur salon professionnel, sur internet. Création et vente de bijoux et de petits accessoires principalement destinés à un public féminin de tout âge à distance, en boutique, sur salon professionnel, sur internet aux particuliers et aux professionnels. Achat et vente de bijoux à distance, en boutique, sur salon professionnel, sur internet aux particuliers et aux professionnels. Location d'espace publicitaire sur internet. Mise en place de lien publicitaire sur internet" ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "machines à calculer. Joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses ; anneaux porte-clefs ; produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué, à savoir : boîtes, coffrets à bijoux, insignes, monnaies. Cuir ; portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-cartes (portefeuilles), malles et valises ; sacs à main, sacs à l'épaule ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases". Vêtements, gants, ceintures, bandanas, écharpes, bandeaux pour la tête (habillement). Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par correspondance (y compris électronique); publicité radiophonique; publicité télévisée; prévisions économiques; établissement de statistiques; location de matériels, d'espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet); administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; publication de textes publicitaires; consultation professionnelle en matière publicitaire et promotionnelle, notamment dans le domaine de la mode; gestion de fichiers informatiques; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet; recueil et systématisation de données dans un fichier central; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); courrier publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; promotion des ventes pour le compte de tiers; gestion administrative de lieux d'expositions; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; direction professionnelle des affaires artistiques; services d'agences de mannequins, à savoir services de sélection, de recrutement et de placement de mannequins; relations publiques; services de revues de presse; reproduction de documents; gestion administrative de primes promotionnelles; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l'exception de leur transport), à savoir des produits relevant des domaines de l'habillement et des accessoires de mode, permettant aux clients de visualiser (y compris dans un magasin, sur un lieu d'exposition à but commercial, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet) et d'acheter ces produits par tout moyen (y compris de télécommunication); services de vente au détail ou en gros des produits relevant des domaines de l'habillement et des accessoires de mode, de la bijouterie, de la télécommunication ; aide à la gestion d'entreprises commerciales franchisées".

CONSIDERANT que les "Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet). Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ». Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Service de vente au détail d'articles de bijouterie et petits accessoires destinés aux particuliers et aux professionnels. Promotion des ventes, gestion administrative et commerciale, publicité sur différents support de communication dont internet ou sous forme papier. Edition et envoi de catalogues, brochures commerciales ou tout type d'informations commerciales liées à la marque ou à la bijouterie en général. Envoi de newsletter et différents types de promotions ou informations par email à la clientèle liés à la marque ou à la bijouterie en général. Impression sur packaging, sac et tous supports à but promotionnel. Gestion du site internet et vente en ligne. Mise à jour de la base de donnée client, aide à la communication et à la promotion des produits par tous les moyens énoncés. Vente à distance, en boutique, sur salon professionnel, sur internet. Création et vente de bijoux et de petits accessoires principalement destinés à un public féminin de tout âge à distance, en boutique, sur salon professionnel, sur internet aux particuliers et aux professionnels. Achat et vente de bijoux à distance, en boutique, sur salon professionnel, sur internet aux particuliers et aux professionnels. Location d'espace publicitaire sur internet. Mise en place de lien publicitaire sur internet" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres,similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

CONSIDERANT en revanche que le service de "comptabilité" de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entend de procédés permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, ne constitue pas une catégorie générale dans laquelle le service de "reproduction de documents" de la marque antérieure serait inclus, lequel s'entend de prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié ;

Que ces services ne sont pas identiques ;

Qu'ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination ;

Qu’ainsi, les services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ;

Qu'en outre, le service de "comptabilité" de la demande d'enregistrement contestée n'est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux "machines à calculer" de la marque antérieure, les secondes n'étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisées dans le cadre de la prestation des premiers ;

Que ce service et ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que le service de "portage salarial" de la demande d'enregistrement contestée qui s’entend de prestations visant à la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne constitue pas une catégorie générale dans laquelle les "services d'agences de mannequins, à savoir services de sélection, de recrutement et de placement de mannequins" de la marque antérieure seraient inclus, lesquels s'entendent d'agences spécialisées dans le recrutement et le placement de mannequins ;

Que ces services ne sont donc pas identiques ;

Qu'ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination ;

Que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés de portage salarial pour les premiers / agences de mannequinat pour les seconds) ;

Qu'enfin, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que tous ces services portent sur "l'emploi et la gestion de carrière" ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les "services d'abonnement à des journaux (pour des tiers)" de la demande d'enregistrement contestée qui s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ne présentent pas les mêmes nature et objet que le "service de revues de presse" de la marque antérieure, qui désigne un service consistant à rassembler et analyser un ensemble d’extraits d’articles qui donne un aperçu des différentes opinions sur l’actualité ;

Que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprise de souscription d’abonnements pour les premiers / prestataire de documentation spécialisée pour les seconds) ;Qu’ainsi, les services précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine contrairement à ce qu’indique la société opposante.

CONSIDERANT que les "services d'intermédiation commerciale (conciergerie)" de la demande d'enregistrement contestée qui désignent un ensemble de prestations de service du quotidien mis à la disposition de tiers contre paiement, ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes nature, objet et destination que les services de "relations publiques" de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations : communication institutionnelle) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque ;

Que répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (conciergeries pour les uns, sociétés spécialisées dans la publicité et l'évènementiel pour les autres) ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe DELAJOIE, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal JOIE.

CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un ensemble verbal et d'éléments figuratifs alors que la marque antérieure est composée d’une seule dénomination ;

Qu’ils ont en commun le terme JOIE, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Qu’ils différent par la présence au sein du signe contesté de l'élément verbal DELA et d'éléments figuratifs représentant des étoiles ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, conduit à tempérer ces différences ;Qu’en effet, le terme JOIE apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ;

Qu’en outre, au sein du signe contesté, le terme JOIE présente un caractère essentiel, les éléments DELA bien qu’accolés, s’y rapportant directement et le mettant ainsi en exergue dans un ensemble qui sera perçu comme renvoyant aux termes "de la joie" ;

Qu’ainsi, les deux signes font tous deux référence au même sentiment, à savoir la joie ;

Qu’enfin, la présence d'éléments figuratifs représentant des étoiles dans le signe contesté n'altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'élément verbal DELAJOIE qui reste immédiatement lisible.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté DELAJOIE constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure JOIE.

CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;

Qu’ainsi, le signe complexe contesté DELAJOIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne JOIE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1: L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet). Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ». Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales). Service de vente au détail d'articles de bijouterie et petits accessoires destinés aux particuliers et aux professionnels. Promotion des ventes, gestion administrative et commerciale, publicité sur différents support de communication dont internet ou sous forme papier. Edition et envoi de catalogues, brochures commerciales ou tout type d'informations commerciales liées à la marque ou à la bijouterie en général. Envoi de newsletter et différents types de promotions ou informations par email à la clientèle liés à la marque ou à la bijouterie en général. Impression sur packaging, sac et tous supports à but promotionnel. Gestion du site internet et vente en ligne. Mise à jour de la base de donnée client, aide à la communication et à la promotion des produits par tous les moyens énoncés. Vente à distance, en boutique, sur salon professionnel, sur internet. Création et vente de bijoux et de petits accessoires principalement destinés à un public féminin de tout âge à distance, en boutique, sur salon professionnel, sur internet aux particuliers et aux professionnels. Achat et vente de bijoux à distance, en boutique, sur salon professionnel, sur internet aux particuliers et aux professionnels. Location d'espace publicitaire sur internet. Mise en place de lien publicitaire sur internet".

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Noémie ARIMOTO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de pôle