INPI, 14 mars 2016, 2015-4502

OPP 15-4502/ MLE 15/03/2016

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.;

FAITS ET PROCEDURE

La société EVOLLIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 8 juillet 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 195 259 portant sur le signe verbal MATCH’IT.

Le 30 septembre 2015, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale MATCH, déposée le 4 mars 2013 et enregistrée sous le n°3987421.A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.

La société opposante invoque l’identité et la similarité des services en cause et la notoriété de la marque antérieure qui viennent renforcer le risque de confusion entre les marques en présence.

L’opposition, a été notifiée à la société déposante le 13 octobre 2015 sous le n°15-4502. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.

Le titulaire de la demande d’enregistrement a transmis une demande de retrait partiel reçue à l’Institut en date du 14 décembre 2015. Toutefois, ce retrait étant irrégulier, il n’a pas fait l’objet d’une inscription au Registre National des Marques, ce dont les parties ont été informées par courrier émis le 18 décembre 2015.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie), Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et delogiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d'opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d'espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration), de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme), salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours), du divertissement et de la culture (organisation de manifestations évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du sport (activités et compétitions sportives), issus des nouvelles technologies (produits informatiques, électroniques, de logiciels, téléphonie, robotique, domotique), de la finance, des services d'entraide ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; courrier publicitaire ; couplage publicitaire à savoir publicité groupée sur plusieurs supports complémentaires (magazines, Internet, radio, télévision, affichage) ; publipostage ; publicité télévisée ; publicité radiophonique ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; offres de publicité interactive, à savoir publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale et notamment par le biais d'Internet ; travaux de bureau ; aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d'informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers à savoir dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration), de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme), salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours), du divertissement et de la culture (organisation de manifestations évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du sport (activités et compétitions sportives), issus des nouvelles technologies (produits informatiques, électroniques, de logiciels, téléphonie, robotique, domotique), de la finance, des services d'entraide ; consultation pour les questions de personnel, consultation professionnelle d'affaires ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ; estimations en affaires commerciales ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de secrétariat ; informations statistiques ; services de sténographie ; vérification de comptes ; relations publiques ; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l'Internet ; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données, gestion de fichiers informatiques ; sondages d'opinion ; études de marché, recherches de marchés, recherche commerciale, études de marché et services d'analyse à savoir services d'étude de marché assistée par ordinateur ; organisation, exploitation à savoir maintenance et mise à jour et supervision de programmes de stimulation d'études de marché ; organisation de programmes de fidélisation et de stimulation au rendement visant les fournisseurs d'informations liées aux études de marché ; programmes de stimulation de la clientèle liésaux études de marché, services d'études de marché, à savoir rassemblement, gestion et analyse d'informations sur les produits, les concurrents, les détaillants, les consommateurs, les ventes et la commercialisation ; préparation et fourniture de rapports et de recommandations commerciales basées sur ces rapports via l'Internet ; service de conseil d'orientation commerciale et publicitaire auprès des annonceurs concernant les médias digitaux ; services de conseil commercial dédié au référencement, aux liens sponsorisés, à la promotion des marques et au marketing ; promotion des ventes pour des tiers ; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d'opérations de partenariat commercial et campagnes d'informations promotionnelles portant sur des produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration), de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme), salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours), du divertissement et de la culture (organisation de manifestations évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du sport (activités et compétitions sportives), issus des nouvelles technologies (produits informatiques, électroniques, de logiciels, téléphonie, robotique, domotique), de la finance, des services d'entraide ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire ; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l'Internet de produits et services divers à savoir dans les domaines de la mode (vêtements, articles de mode à savoir chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les cheveux à savoir pinces à cheveux, barrettes, élastiques à cheveux), de la maroquinerie et des bagages, de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette), de la puériculture (meubles pour bébés, vaisselle pour bébés, bavoirs, chauffe biberons, couches, anneaux de dentition, poussettes, landaus, thermomètres, porte-bébé, biberons, produits de protection contre les accidents), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools), de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration à savoir lampes, bibelots, vases, cadres, tapis, statuettes ; meubles), de l'électronique et de l'électroménager (logiciels, produits informatiques et électroniques à savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants personnels, télévision, appareils de haute fidélité, vidéo, téléphonie, robotique à savoir robots de cuisine, appareils électroménagers), des articles de sport, des jeux et jouets, de la papeterie ; information et conseils en matière de recrutement ; assistance aux personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle ; entretiens de définition d'un parcours de formation, évaluation des compétences de l'individu sur son poste de travail et entretiens de recherche d'offres d'emploi ; assistance aux employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés, à savoir : recueil des offres d'emploi déposées par les entreprises et aide à la définition du besoin et à la rédaction de l'offre d'emploi, reclassement, bureaux de placement, placement des demandeurs d'emploi sur des offres d'emploi ; conseil dans tous les domaines du Marketing et du marketing interactif, de l'Internet et des autres médias numériques ; délégation de personnel spécialisé dans les domaines du Marketing, de l'Internet et des autres médias numériques (services de mercatique) ; gestion opérationnelle de projets Marketing et relatifs à Internet et aux autres médias numériques (aide à la direction des affaires) ; organisation de campagnes d'informations et de manifestations commerciales ; exploitation à savoir gestion, location, transfert de banques de données et de bases de données commerciales, administratives ou publicitaires ; services d'abonnement à des services de jeux en ligne pour des tiers ; services d'organisation et gestion de programmes de fidélisation ; services d'organisation, exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation ; services d'administration de programmes de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives, Agences de presse et d'informations ; télécommunications ; services de communications électroniques, radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; transmissionet diffusion d'images, de sons, de données, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services de communication interactive (télécommunication) ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; émissions radiophoniques et télévisées ; télévision par câble et par satellite et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; communication audiovisuelle au public en ligne ; transmission de télégrammes ; location de temps d'accès à un serveur de bases de données ; services de transmission d'informations par réseau informatique et télématique et en particulier par réseau Internet, services de transmission d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données ; services de transmission d'informations destinées à l'information du public ; transmission d'informations sur réseaux informatiques en général ; services de communication au public par voie électronique ; vidéodiffusion, diffusion de vidéos préenregistrées proposant de la musique et du divertissement, des programmes télévisés, des films cinématographiques, des actualités, du sport, des jeux, des manifestations culturelles, et des programmes en tout genre liés au divertissement, via un réseau informatique mondial ; diffusion en contenu vidéo via un réseau informatique mondial ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture de forums de discussions pour utilisateurs inscrits pour la transmission de message concernant la communauté virtuelle et la constitution d'un réseau social ; services de transmission d'informations dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia ; services de transmission d'informations contenues dans des bases de données ; communications et échange d'informations, à savoir transmission d'information, en matière de santé, beauté, forme, nutrition, sexualité, à destination des particuliers, notamment sur le réseau Internet ; services de transmission de textes, de sons, d'images, de logiciels et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de données informatique ou téléphonique à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia ; conseil en matière de télécommunication dans tous les domaines de l'Internet et d'autres médias numériques ; service en ligne de transmission d'informations sur la constitution d'un réseau social et d'une communauté virtuelle d'internautes, Elaboration, conception et maintenance de logiciels ; mise à disposition de logiciels de planification commerciale utilisés pour analyser les ventes et les informations en matière de profits et pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing ; constitution (saisie), réalisation (conception) de banques de données et de bases de données (logiciels informatiques), constitution (saisie), réalisation (conception) et exploitation à savoir maintenance, mise à jour de sites Web ; programmation pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques (ordinateurs), pour équipements multimédias ; programmation de matériels multimédias (ordinateurs, logiciels) ; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, d'appareils et d'instruments d'exploitation de produits multimédias ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques ; services informatiques d'ingénierie, à savoir assistance (conseil, information) fournie par des ingénieurs à des tiers pour créer des pages d'accueil et des pages Web personnelles ; services informatiques, à savoir hébergement d'une base de données interactive en ligne afin de permettre une étude de marché et la fourniture d'informations liées au marketing et la gestion de ces informations ; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet ; exploitation à savoir gestion et organisation de forums de discussion en ligne ; services de téléchargement de textes, articles de presse, photographies, dépêches, images, logos, messages, données, sons, sonneries, musiques, jeux, vidéos, logiciels, informations par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, y compris par réseau Internet, par câble, par supports télématiques, par téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ». CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MATCH’IT, ci-dessous reproduit :Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MATCH ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme MATCH ;

Que ce terme apparaît distinctif au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ;

Qu’au sein de la marque antérieure, le terme MATCH présente un caractère dominant, dès lors qu’il s’agit du seul élément verbal ;

Que le terme MATCH constitue également l’élément dominant du signe contesté en ce que l’élément verbal IT qui l’accompagne, d’usage courant dans la vie des affaires pour faire référence aux technologies de l’information, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur ;

Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme MATCH.

CONSIDERANT ainsi, que sur le signe verbal contesté MATCH’ IT constitue l'imitation de la marque complexe antérieure MATCH.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté MATCH’ IT ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MATCH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie), Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement contestée est partiellement rejetée pour les services précités.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Mathilde LE BAIL, Juriste