OPP 11-2287 / JG25/11/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société GEOCIBLE (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 février 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 810 820 portant su r le signe verbal ELM.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Formation ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; programmation pour ordinateur ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ».
Le 25 mai 2011, la société ELMWOOD DESIGN LIMITED (Société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale ELMWOOD, déposée le 2 octobre 2002 et enregistrée sous le n° 002 877 041.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de recherche commerciale; estimations commerciales, planification, gestion et conseils en matière d'organisation; services d'aide à l'exploitation ou à la direction d'affaires; services de conseils commerciaux, y compris services de conseils en matière de développement de gestion et de stratégie d'entreprise;analyse de systèmes de gestion des affaires commerciales;services de conseils et d'assistance commerciaux, tous en rapport avec le marketing et la publicité; fourniture d'espaces sur des sites web ou autres systèmes de télécommunication pour la publicité de produits et services; Services de télécommunications fournissant des services à des clients via l'intranet et l'extranet; services de transmission de messages; fourniture d'accès à des bibliothèques informatiques via l'extranet. Services de formation et d'éducation; Services de conseil en matière de conception; services de conception environnementale ou architecturale; services de programmation de logiciels en rapport avec les sites web; création et gestion de sites web; conception, création et entretien de sites web utilisés dans le commerce électronique; hébergement de sites web; services de recherches ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 25 mai 2011, sous le n° 11-2287. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 9 août 2011, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti.
Le 6 octobre 2011, l’Institut a, par télécopie confirmée par courrier, notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses arguments faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des services de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison faite par l’Institut en ce qui concerne les services de « travaux de bureau ; gestion de fichiers informatiques ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » du signe contesté.
Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les services de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement sont similaires ou complémentaires aux « maintenance et gestion d'une bibliothèque informatisée et fourniture d'accès à cette dernière via l'extranet » de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles.
En effet, le public pertinent (professionnels, dirigeants d’entreprise ou cadres, notamment dans le domaine informatique et de la publicité) comprendra la traduction française du terme anglais ELM.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante conteste la comparaison des services, ainsi que celle des signes,
Suite au projet de décision, la déposante ne présente aucun argument.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Formation ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; programmation pour ordinateur ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de recherche commerciale; estimations commerciales, planification, gestion et conseils en matière d'organisation; services d'aide à l'exploitation ou à la direction d'affaires; services de conseils commerciaux, y compris services de conseils en matière de développement de gestion et de stratégie d'entreprise; analyse de systèmes de gestion des affaires commerciales; services de conseils et d'assistance commerciaux, tous en rapport avec le marketing et la publicité; fourniture d'espaces sur des sites web ou autres systèmes de télécommunication pour la publicité de produits et services; Services de télécommunications fournissant des services à des clients via l'intranet et l'extranet; services de transmission de messages; fourniture d'accès à des bibliothèques informatiques via l'extranet. Services de formation et d'éducation; Services de conseil en matière de conception; services de conception environnementale ou architecturale; services de programmation de logiciels en rapport avec les sites web; création et gestion de sites web; conception, création et entretien de sites web utilisés dans le commerce électronique; hébergement de sites web; services de recherches ».
CONSIDERANT que les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique ; Formation » de la demande d’enregistrement se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé des services de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, le cas échéant, et contrairement aux assertions de la déposante, les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique ; Formation » de la marque antérieure, qui désignent respectivement les prestations visant à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées et l’action de former une ou plusieurs personnes, sont libellés de manière suffisamment précise pour permettre d'en apprécier de manière certaine et constante leurs nature, fonction et destination ;
Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société déposante, est sans incidence au regard de la présente comparaison, la destination des services en cause en tenant compte de l’activité des titulaires de marque dès lors que le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier en fonction des seules indications figurant dans les deux actes de dépôt, indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées ;
Que force est de constater qu’il s'agit de services identiques, contrairement aux assertions de la déposante.
CONSIDERANT que les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la demande d’enregistrement, tout comme les services « services de recherche commerciale; estimations commerciales, planification, gestion et conseils en matière d'organisation; services d'aide à l'exploitation ou à la direction d'affaires; services de conseils commerciaux, y compris services de conseils en matière de développement de gestion et de stratégie d'entreprise;analyse de systèmes de gestion des affaires commerciales; services de conseils et d'assistance commerciaux, tous en rapport avec le marketing et la publicité » de la marque antérieure, s’entendent de services ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d'unités économiques dans la détermination de leurs choix d'entreprise ; que ces services présentent donc les mêmes objet et fonction ;
Que de même, les services de « Conseils en organisation et direction des affaires commerciales » de la demande d’enregistrement, tout comme les « services d’aide à l’exploitation ou à la direction des affaires » de la marque antérieure, sont des services ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d'unités économiques dans la détermination de leurs choix d'entreprise ; que ces services présentent donc les mêmes objet et fonction ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, contrairement aux arguments de la société déposante, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques » de la demande d’enregistrement, tout comme les services de « Services de télécommunications fournissant des services à des clients via l'intranet et l'extranet; services de transmission de messages » de la marque antérieure, s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de fournir les services les plus divers (téléphonie, Internet…) et rendues par des opérateurs de télécommunication ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « fourniture d'accès à un réseau informatique mondial » de la demande d’enregistrement, tout comme les services « fourniture d'accès à des bibliothèques informatiques via l'extranet » de la marque antérieure s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant l’accès à un réseau informatique ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée désignent, contrairement à ce qu’affirme la déposante, des prestations consistant à changer le mode de représentation des données par le passage d'un code à un autre ou des prestations tenant à la création et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques ;
Que ces services ont les mêmes objet, fonction et prestataires que les services de « services de programmation de logiciels en rapport avec les sites web » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations consistant à transcrire dans un langage de programmation, des instructions permettant de réaliser une tâche précise ;
Que répondant aux mêmes besoins, ces services sont rendus par les mêmes sociétés d’ingénierie en informatique ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services suivants : « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement font partie de la catégorie générale des « services de conception de produits » de la marque antérieure ;
Que quelque soit la clientèle de ces services (clients pour la demande d’enregistrement / titulaires de la marque antérieure), ces services relèvent de la même catégorie générale des services de conception de produits ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d’ « Etude de projets techniques » de la demande d’enregistrement constituent la catégorie générale dont relève les « services de conception environnementale ou architecturale » de la marque antérieure ; qu’ils présentent donc les mêmes objet et fonction ;
Qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, est sans incidence au regard de la présente comparaison, la précision de la destination des services de marque antérieure (environnementale et architecturale), dès lors que tous ces services relèvent de la même catégorie générale ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « Programmation pour ordinateur » de la demande d’enregistrement ont les mêmes objet, fonction et prestataires que les « services de programmation de logiciels en rapport avec les sites web » ; que tous ces services sont rendus par les sociétés d’ingénierie en informatique, consistant à transcrire dans un langage de programmation, des instructions permettant de réaliser une tâche précise ;
Que quelque soit la destination de ces services (ordinateur pour la demande d’enregistrement / logiciel dans le but d’avoir un lien extérieur avec les sites Web pour la marque antérieure), ils présentent les mêmes objet, fonction et prestataires ; qu’ainsi, ces services sont similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en revanche, que les services de « travaux de bureau » de la demande d’enregistrement contestée désignent des prestations relatives à des taches administratives et de secrétariat et non comme le soutien l’opposante des services tendant à conseiller et assister les entreprises individuelles et commerciales ;
Que ces services n’ont pas les mêmes objet, fonction et destination que les « services de planification, gestion et conseils en matière d'organisation; services d'aide à l'exploitation ou à la direction d'affaires » de la marque antérieure, ces derniers ayant trait respectivement à des activités de conseil et d’aide dans les domaines commerciaux et financiers, à des activités de conseil et de gestion en vue de coordonner des activités et des tâches en vue d’accroitre la productivité, tous ces services sont mis au profit d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ;
Que répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (services ou société spécialisée dans les taches administratives ou de secrétariat pour les premiers, sociétés spécialisées dans le conseil et l’audit ou consultants indépendants pour les seconds) ;
Que le fait que ces prestations permettent à une entreprise d’optimiser leurs résultats, leur gestion et participent tous au bon fonctionnement de l’entreprise ne saurait suffire à considérer comme similaires les services précités ; qu’en effet, retenir un critère si large reviendrait à considérer comme similaire un grand nombre de services utiles au bon déroulement d’une entreprise ;
Qu’en outre, ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, contrairement aux assertions de la société opposante ; qu’en effet, les premiers étant généralement rendus sans relation avec les seconds, lesquels ne nécessitent pas davantage les premiers pour leurs prestations ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’une prestation consistant à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, n’ont manifestement pas les mêmes fonction et destination que les services de « fourniture d'espaces sur des sites web ou autres systèmes de télécommunication pour la publicité de produits et services » ayant trait au domaine de la publicité ;
Qu’en outre, ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, contrairement aux assertions de la société opposante ; qu’en effet, les premiers étant généralement rendus sans relation avec les seconds, lesquels ne nécessitent pas davantage les premiers pour leurs prestations ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune ;
Que les services de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes fonction et destination que les services de « maintenance et gestion d'une bibliothèque informatisée et fourniture d'accès à cette dernière via l'extranet » de la marque antérieure, qui désignent des services d’entretien, de réparation, de gestion pour le compte d’un tiers d'une bibliothèque informatisée et de la communiquer via un réseau informatique ;
Que les services de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de relation étroite avec les services de « maintenance et gestion d'une bibliothèque informatisée et fourniture d'accès à cette dernière via l'extranet » de la marque antérieure, dès lors que ces premiers ne sont que des moyens techniques empruntés par les derniers et sont susceptibles d’être employés dans les domaines les plus divers et pour permettre l’exercice de très nombreuses activités ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d’« Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs » de la demande d’enregistrement ne peuvent être comparés aux « Services de conseil en matière de conception; services de recherches » de la marque antérieure, l'énoncé de ce dernier libellé ne permettant pas d'identifier avec précision les objet, fonction et destination qu'il recouvre ;
Qu’en effet, les services revendiqués dans une marque doivent être suffisamment précis pour permettre d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante et procéder ainsi à leur comparaison avec ceux de la demande d’enregistrement ;
Que tel n’est pas le cas des « Services de conseil en matière de conception; services de recherches » qui recouvrent un grand nombre de services de conseil et de recherche dans divers domaines sans aucun caractère concurrent ou complémentaire ;
Qu’à cet égard, est sans incidence l’argument de l’opposante selon lequel les « Services de conseil en matière de conception; services de recherches appartiennent à la classe 42 et qu’il s’agit nécessairement de services scientifiques, technologiques et industriels » ; qu’en effet, la comparaison des produits doit s’effectuer en fonction des libellés de services tels que figurant dans les actes de dépôt.
CONSIDERANT enfin, que les services de « conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations consistant à convertir un document d'un type de support vers un autre, ne présentent pas de lien de complémentarité avec les « services de programmation de logiciels en rapport avec les sites web ; création et gestion de sites web; conception, création et entretien de sites web utilisés dans le commerce électronique; hébergement de sites web » de la marque antérieure qui désignent des services rendus par les sociétés d’ingénierie en informatique, consistant à transcrire dans un langage de programmation, les instructions permettant de réaliser une tâche précise, ou des prestations visant la création, la gestion, l’entretien ou l’hébergement de site Internet ;
Qu’en effet, la prestation des premiers ne nécessite pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la mise en œuvre des premiers ;
Qu’il ne saurait suffire, contrairement aux assertions de la société opposante, que les services précités de la demande d’enregistrement contestée puissent être mis en place par des services de programmation d’ordinateur, dès lors que ces services présentent par ailleurs des caractéristiques très distinctes ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ELM, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ELMWOOD.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présences que le signe contesté est constitué d’un élément verbal de trois lettres et d’éléments graphiques ; que la marque antérieure est composée d’un seul terme.
CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes ont en commune la séquence ELM placées en attaque dans le même ordre ;
Que toutefois, la présence de la séquence finale dans la marque antérieure engendre des différences de structure et de physionomie, ainsi que de rythme et de sonorités entre les deux signes ;
Qu’en effet, visuellement, ces signes se différencient par leur longueur (trois lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure) et par la séquence finale WOOD de la marque antérieure, en sorte qu’ils possèdent une physionomie distincte ;
Que phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (un temps [ou trois temps, si l’on prononce chaque lettre comme un sigle] pour le signe contesté / deux temps [èlm] et [oud] pour la marque antérieure) et par leur sonorité finale ;
Que contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur ne détachera pas la séquence ELM de la marque antérieure ELMWOOD qui sera perçue comme une dénomination unitaire ;
Qu’ainsi, la séquence ELM apparaît fondue dans cet ensemble dont elle ne peut être détachée que par une opération purement artificielle et, malgré sa position d’attaque, n’est pas de nature à retenir à elle seule l’attention du consommateur ;
Qu'en outre, la société opposante ne saurait affirmer que la première syllabe retiendra en priorité l'attention du consommateur, dès lors que chacune des syllabes composant la dénomination ELMWOOD est lisible et participe à l'impression visuelle globale de cette dernière ;
Qu’intellectuellement et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il est peu probable que le public pertinent perçoive dans les signes une référence au mot anglais « elm » signifiant « orme » ; qu’en
effet, il n’est pas établi (seulement une affirmation de l’opposante) que ce terme soit compris du public ;
Que de plus, s’il est vrai, comme le relève l’opposant, que le terme anglais WOOD est susceptible d’être compris comme signifiant « bois » ou « forêt », il n’en résulte pas que le consommateur soit conduit à le dissocier de la séquence ELM au sein de la marque antérieure ;
Qu’ainsi, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT, en conséquence, que malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du consommateur concerné.
CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté ELM peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire antérieure ELMWOOD.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition n° 11-2287 est rejetée.
Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe