OPP 20-1624 04/06/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur S M a déposé le 23 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4626599 portant sur le signe verbal NORMAE.
Le 12 mai 2020, la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale de l’Union Européenne NORMA déposée le 14 décembre 2014 et enregistrée sous le n° 13534854.
- La marque verbale de l’Union Européenne NORMA déposée le 24 février 2005, enregistrée sous le n° 4306841 et régulièrement renouvelée.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement le 16 octobre 2020 sous le numéro 20-1624. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande d’enregistrement contesté a présenté des observations dans le délai qui lui était imparti. 2
Les observations du titulaire de la demande d’enregistrement contestée ont été notifiées à la société opposante, cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois.
Aucune observation en réponse à celles de la société déposante n'ayant été présentée par la société opposante à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées
Le 4 février 2021, l’Institut a pris acte d’une action en annulation en cours à l’encontre de la marque de l’union Européenne 13534854 invoqué à l’appui de l’opposition. En conséquence, le délai pour statuer sur l’opposition a été suspendu à cette date.
Cette action en annulation ayant été retirée, le délai pour statuer sur la procédure d’opposition a repris, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 8 avril 2021.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque n° 13534854
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de 3
colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure n°13534854 a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Publicité, Y compris publicité directe et Mailing, Documentation publicitaire, Conseils publicitaires, Configuration publicitaire, Publicité sur Internet, promotion des ventes, études de marché et analyses de marché; Services de relations publiques; Organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Administration commerciale; Conseils d'entreprise, d'organisation et consultation professionnelle d'affaires; Consultation pour les questions de personnel; Conseils commerciaux sur le courtage d'informations ainsi que de savoir-faire dans le domaine de la vente et dans le domaine économique, compris dans la classe 35, notamment pour le commerce de produits alimentaires et le commerce de discount; Comptabilité, préparation de feuilles de paye et de bulletins de salaire, travaux de bureau; Services de commerce de détail et de détail en ligne, notamment services de commerce de détail par un bradeur (discounter), en matière de: articles de droguerie, articles de santé, médicaments, préparations et appareils de soins de santé et de beauté, produits hygiéniques, produits pour laver et produits de nettoyage, substances diététiques, compléments alimentaires, appareils, équipements et produits pour le ménage, la cuisine, la salle de bains, la maison et le jardin, les loisirs, le camping et le bricolage, combustibles, articles de serrurerie, appareils électriques, machines à usage ménager, de jardinage, de bricolage ainsi que outils, ordinateurs, équipements informatiques, accessoires d'ordinateurs et logiciels, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, équipements électroniques, équipements haute fidélité, Home-Entertainment, équipements et composants de télécommunication, équipements scientifiques, appareils, équipements et accessoires pour la photographie et l'optique, appareils et équipements d'éclairage, appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau, installations sanitaires, véhicules, bicyclettes, bateaux, accessoires pour bicyclettes, accessoires pour véhicules et bateaux, articles de joaillerie, articles de bijouterie, montres, articles chronométriques, instruments de musique, papier, cellulose et matières plastiques, livres, produits de l'imprimerie, articles de papeterie, articles de bureau, matériel scolaire et de loisirs, matériaux d'emballage, meubles, produits en matières plastiques, verre et céramique, tissus, articles textiles, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, produits pour bébés, textiles ménagers et articles de mercerie, accessoires de mode, montres et montres à bracelet, bijoux et pierres précieuses, sacs, bourses, ceintures, étuis en cuir et imitations du cuir, nécessaires de voyages, parapluies, jeux, jouets, matériel et appareils de gymnastique, de sport et de loisirs, aliments, articles gastronomiques, produits biologiques et naturels, boissons non alcooliques et alcooliques, plantes, fleurs, aliments pour animaux, articles pour animaux, produits gastronomiques, produits du tabac, articles pour fumeurs; Services de commerce de détail et de détail en ligne, notamment regroupement de différents services pour le compte de tiers pour en faciliter l'achat par les consommateurs, notamment par un bradeur (discounter), à savoir des services suivants: assurances, finances, réparation, télécommunication, emballage, entreposage et transport de produits, organisation de voyages, fourniture de renseignements, développement photographique; Gestion de supermarchés, commerces de détail, discounts, boutiques en ligne; Médiation d'opérations commerciales pour des tiers, Médiation de contrats d'achat et de vente de marchandises; Fourniture de renseignements concernant des affaires commerciales sur l'internet, à savoir d'informations sur des produits ainsi que d'informations sur les services à la clientèle, le droit de retour, la responsabilité du producteur et la garantie ; courtage de contrats pour le compte de tiers, notamment courtage de contrats de prise en charge de services de télécommunication pour des tiers, contrats de radiophonie mobile, contrats de fourniture de sonneries pour les téléphones portables et les smartphones ; contrats de prestation de services d'un laboratoire photographique, courtage de contrats de prestation de services de traitement et de développement numériques de photos; Services d'abonnements de journaux; Facturation de conversations téléphoniques par cartes téléphoniques; Tous les services précités non en rapport avec l'industrie automobile. Formation, y compris formation continue et formation complémentaire dans le domaine commercial et des affaires, y compris cours de gestion, formation à la vente, formation sur les produits; Divertissement; Activités sportives et culturelles, Activités sportives; Location de films, vidéos enregistrées, cinématographique, radiophoniques, appareils de télévision, Organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, réunions et séminaires; Réservation de places et 4
prévente de tickets de manifestations de divertissement; Organisation de jeux électroniques et de concours sur l'internet. ».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant relatifs à la différence de secteurs d’activité des parties, en cause, en affirmant notamment que les services de la demande d’enregistrement contestée concernent « une activité d’audit, de conseil et de formation dans le cadre de la formation professionnelle, suite à une promulgation de la loi française « choisir son avenir professionnel » de 2018 » alors que la société opposante aurait une activité de « vente de produits alimentaire et de première nécessité ».
De même, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel la société opposante aurait « ... fait une dépose de marque pour toutes les catégories possibles, même celles qui n’ont aucun rapport avec leur activité réelle ».
En effet, outre que le déposant n’a pas usé de la faculté prévue par l’article
R712-16-1 du code de la propriété intellectuelle de demander la fourniture de pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L 714-5, la comparaison des produits et services dans le- cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En revanche, le « service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée, ne se retrouve pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée pas plus qu'il n'appartient à des catégories générales de produits et services qu'il revendique, ni ne recouvre des produits et services qu'il désigne.
Il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ce service, qui s’entend d’une prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de commerce 5
de détail et de détail en ligne, notamment regroupement de différents services pour le compte de tiers pour en faciliter l'achat par les consommateurs, notamment par un bradeur (discounter), à savoir des services suivants: télécommunication; Courtage de contrats de prestation de services pour le compte de tiers, courtage de contrats pour le compte de tiers, notamment courtage de contrats de prise en charge de services de télécommunication pour des tiers, contrats de radiophonie mobile, contrats de prestations de réparation et de maintenance » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de services de commerce et de vente au détail de services de télécommunication et de services de courtage de contrats.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine contrairement à ce que soutient la société opposante.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NORMAE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal NORMA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence portent tous deux sur une dénomination unique.
Visuellement les termes NORMAE et NORMA, constitutifs des signes en cause sont de longueur proche (six et cinq lettres) et ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence NORMA-, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces deux dénominations comportent les mêmes sonorités d’attaque et centrales très sonores [nor-ma].
La seule différence entre ces dénominations réside dans la présence de la lettre E en terminaison du signe contesté.
Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, en ce qu’elle est située en fin de signe et modifie peu la perception visuelle et sonore proche des signes en cause, pareillement dominés par la longue séquence NORMA-, constitutive de la marque antérieure.
Il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les deux signes.
Le signe verbal contesté NORMAE est donc similaire à la marque verbale antérieure NORMA. 6
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour le service de la demande d’enregistrement reconnu comme non similaire à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
B. Sur le fondement de la marque n° 4306841
Sur la comparaison des services
Le service de la demande restant à comparer est le suivant : « service de gestion informatisée de fichiers » seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires.
La marque antérieure n°4306841 a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Marketing, aide à la vente, conseils en matière de vente, d'achat et de marketing, recherche et analyses de marché; relations publiques; recrutement de personnel; conseils d'entreprise, d'organisation, de personnel et de gestion des affaires commerciales; publicité, y compris publicité directe et publipostages, documentation publicitaire, conseils en publicité, conception publicitaire, publicité sur l'internet; conseils en matière de configuration de magasins et de rayons; décoration de vitrines; médiation d' informations et de savoir-faire dans le domaine de la vente et des affaires commerciales, en particulier pour le commerce des aliments; planification des ventes et conseils en matière de débouchés; comptabilité, préparation de feuilles de paye et de bulletins de salaire, travaux de bureau; courtage et conclusion d'affaires commerciales pour le compte de tiers, courtage de contrats de vente et d'achat de marchandises; distribution d'échantillons; gestion de supermarchés, commerces de détail et discounts; compilation de données dans des bases de données informatiques; mise à disposition d'informations sur l'internet, à savoir mise à disposition d'informations pour conseiller le consommateur en matière de ménage et de textiles (informations sur les produits) et service d'information aux clients quant à leur droit au retour, à la responsabilité du producteur et à la garantie; prise de commande, livraisons et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; tous les services précités également par l'internet; Commerce au détail et commerce au détail en ligne, en particulier vente au détail au rabais, dans les domaines des produits de droguerie, produits de santé, médicaments, produits et appareils de soins de santé, substances diététiques, compléments alimentaires, produits, appareils et équipements pour le ménage, le jardin, la cuisine, la salle de bains, le camping et le bricolage, composants de voitures, ordinateurs, équipements informatiques et logiciels, supports d'enregistrement audio et vidéo, instruments de musique, appareils électriques, équipements électroniques, équipements haute fidélité, cinéma à domicile, équipements et accessoires de télécommunication, équipements scientifiques, matériel de photographie et d'optique, appareils et équipements d'éclairage, produits en papier, cellulose et matières plastiques, livres, produits de l'imprimerie, articles de bureau, papeterie, matériel pour l'école et les passe-temps, matériaux d'emballage, quincaillerie, produits en matières plastiques, meubles et équipements, matières textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, produits pour bébés et enfants, tissus 7
d'ameublement et mercerie, accessoires de mode, horloges et montres, bijoux et bijouterie, verres, sacs, vêtements en cuir et en imitations du cuir, voyages et produits de voyage, parapluies, jeux, jouets, matériel ainsi qu'équipements pour la gymnastique, les sports et le temps libre, substances alimentaires, produits d'épicerie fine, produits organiques et naturels, boissons, plantes, fleurs, produits alimentaires pour animaux, produits pour animaux, aliments de luxe, tabac; tous les services précités à l'exclusion des services liés au domaine de la construction et au domaine de l'industrie automobile. Formation et formation continue dans le domaine commercial et des affaires, y compris cours de gestion, formation à la vente, formation sur les produits; divertissement; activités sportives; location de films, vidéos enregistrées, cinématographique, radiophoniques, appareils de télévision, appareils de sport; organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, réunions et séminaires; tous les services précités à l'exclusion des services liés au domaine de la construction ».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Le « service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend d’une prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, présente les mêmes nature, objet et destination que les services de « Compilation de données dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure invoquée qui désigne des prestations de manipulation de données informatiques rendues par un prestataire et permettant la mise en place et l’utilisation de fichier informatiques.
Il s’agit donc de services similaires.
Le service de la demande d’enregistrement restant à comparer est donc similaire à certains services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NORMAE ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal NORMA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure 4306841.
Le signe verbal contesté NORMAE est donc similaire à la marque verbale antérieure NORMA. 8
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause restant à comparer et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine du service précité.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal NORMAE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.