INPI, 12 septembre 2022, NL 21-0270

Mots clés
produits • risque • nullité • propriété • déchéance • rapport • société • terme • production • recours • rôle • soutenir • transmission

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 21-0270
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : OGUSTE ; O'guste
  • Classification pour les marques : CL30 ; CL39 ; CL43
  • Numéros d'enregistrement : 4667759 ; 4242544
  • Parties : O'GUSTE SAS / C agissant pour le compte de la Sté MADICO en cours de formation

Résumé

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Texte intégral

NL21-0270 Le 12/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 30 décembre 2021, la société par actions simplifiée O'GUSTE, anciennement VESTEY FOODS PRODUCTION (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0270 contre la marque complexe n° 20/ 4667759 déposée le 20 juillet 2020, ci- dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur D C , agissant pour le compte de la société en cours de formation « MADICO », est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-52 du 25 décembre 2020. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée l’encontre de l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 39 : distribution (livraison de produits) ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure française n° 16/ 4242544, déposée le 21 janvier 2016 et dûment enregistrée, portant sur le signe verbal O'GUSTE, et dont le demandeur indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir une similarité des produits et services en cause ainsi que la similitude des signes, desquels résulterait un risque de confusion sur l’origine des marques en présence. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé aux différentes adresses connues de l’Institut, ainsi que par courriel. 6. Suite au rattachement électronique effectué par le mandataire du titulaire de la marque contestée, la demande en nullité lui a été notifiée, par courrier recommandé en date du 9 février 2022, reçu le 11 février 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis. 8. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 4 juillet 2022. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur : - fait notamment valoir la similarité entre les produits et services en cause, ainsi que les similitudes entre les signes, desquelles résulterait un risque de confusion entre les marques en présence ; - sollicite de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée les frais qu’il a exposés, conformément aux termes de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle. 10. Dans ses uniques observations en réponse, le demandeur réitère ses premiers arguments et répond à ceux du titulaire de la marque contestée. Il insiste notamment sur le caractère descriptif de l’élément figuratif du signe contesté au regard des services désignés, à savoir des activités de livraison. Il rappelle que le risque de confusion entre les marques doit s’apprécier sans tenir compte de l’exploitation de celles-ci. Il fait ainsi valoir que tout argumentaire lié aux conditions d’exploitation des marques en cause, tentant notamment de démontrer que les titulaires n’officieraient pas dans le même secteur et ne seraient pas liés par un lien de concurrence ne saurait utilement prospérer dans le cadre de la présente instance en nullité. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières et uniques observations, le titulaire de la marque contestée fait notamment valoir que : - les deux signes ne sont pas similaires visuellement : l’élément verbal OGUSTE de la marque contestée, met en exergue le terme « GUST » représenté en noir et qui, inséré entre la voyelle d’attaque O et la voyelle finale E de couleur identique rouge, confère au terme OGUSTE un aspect spécifique. En outre, le caractère distinctif du signe réfuté est déterminé par l’association du figuratif d’un personnage sur un scooter de couleur noire suivi de quatre traits rouges lui conférant un mouvement actif non négligeable. L’ensemble complexe ainsi obtenu diffère du signe antérieur verbal dont la particule d’attaque « O’ » évoque un nom irlandais ; - les produits et services en cause sont totalement différents. Il fournit dix documents extraits des sites des deux entreprises exploitant les marques en cause afin de démontrer qu’il n’existe aucun rapport entre les produits et services en cause, à savoir livraison et ventes de formules rapides d’une part et viandes surgelées d’autre part.

II.- DECISION

A- Sur le fond 1. Sur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 13. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ». 14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 15. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe contestée n° 20/ 4667759 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale antérieure O'GUSTE n° 16/ 4242544. 16. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 17. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. Sur les produits et services 18. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 19. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 39 : distribution (livraison de produits) ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». 20. La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant, invoqué par le demandeur : « Viande ». 21. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une marque fait l'objet d'une protection pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement, mais également pour des produits ou services qui leur sont similaires, par nature, fonction ou destination, ou en raison de leur caractère complémentaire. 22. Par ailleurs, sont inopérants les arguments du titulaire de la marque contestée tenant à des différences d’activités entre les parties en présence (« livraison et ventes de formules rapides d’une part [pour le titulaire de la marque contestée] et viandes surgelées d’autre part [pour le demandeur] »). En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure en nullité, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. 23. Les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire à la « Viande » de la marque antérieure invoquée, en ce que la seconde est l’objet des premiers. Les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque contestée sont ainsi complémentaires et, dès lors, similaires au produit de la marque antérieure invoquée. 24. Les services de « distribution (livraison de produits) » de la marque contestée apparaissent faiblement similaires à la « Viande » de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers sont susceptibles de porter sur la seconde. 25. Les « sandwiches ; pizzas » de la marque contestée apparaissent faiblement similaires à la « Viande » de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers sont susceptibles d’être composés de la seconde. 26. En revanche, les « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la marque contestée, qui désignent des produits de base d’origine végétale, des céréales, des fécules, des condiments et des préparations sucrées et salées, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que la « Viande » de la marque antérieure invoquée, qui s’entend de la chair d'animaux destinée à la nourriture de l'homme. Répondant à des besoins alimentaires différents, ils ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, ni ne sont vendus dans les mêmes magasins, ni les mêmes rayons de supermarchés. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient le demandeur, de soutenir que les produits en cause « sont tous destinés à l’alimentation humaine ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux l'ensemble des produits alimentaires alors même qu’ils présenteraient, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires. Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, ces produits étant généralement consommés indépendamment les uns des autres. Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires. 27. Enfin, les « services de bars » de la marque contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire à la « Viande » de la marque antérieure invoquée, la seconde ne constituant pas nécessairement et habituellement l’objet des premiers dont la mise en œuvre ne nécessite pas le recours à la seconde. Ainsi, ces services et produit ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires. 28. En conséquence, les « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; services de bars » de la marque contestée ne sont pas similaires au produit de la marque antérieure invoquée. ii. Sur les signes 29. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. 30. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 31. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 32. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 33. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs, et que la marque antérieure est composée d’une lettre suivie d’une apostrophe et d’une séquence verbale. 34. Ces signes ont en commun un ensemble verbal visuellement, phonétiquement et intellectuellement très proche, à savoir OGUSTE pour le signe contesté et O'GUSTE pour la marque antérieure. 35. En effet, visuellement et phonétiquement, les éléments OGUSTE et O'GUSTE des signes en présence comptent pareillement six lettres, toutes identiques et placées dans le même ordre, et se prononcent de manière strictement identique [o-gust]. Si les éléments OGUSTE et O'GUSTE des signes en présence diffèrent par la présence d’une apostrophe à la suite de la première lettre au sein de la marque antérieure, au demeurant sans incidence phonétique, cette différence ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que ces éléments restent dominés par les mêmes séquences verbales et une prononciation strictement identique. 36. Intellectuellement, comme le fait valoir le demandeur, les deux signes sont susceptibles d’évoquer le prénom Auguste, qui se prononce de manière identique. A cet égard, si le titulaire de la marque contestée fait valoir qu’au sein de la marque antérieure, « la particule d’attaque « O’ » évoque un nom irlandais » rien ne permet d’affirmer qu’une telle évocation soit perçue par le consommateur concerné. En outre et en tout état de cause, une telle circonstance ne serait pas de nature à empêcher la perception de l’évocation du prénom Auguste par la marque antérieure au même titre qu’au sein du signe contesté. 37. Par ailleurs, si les signes diffèrent, pris dans leur ensemble, par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 39 à 42). 38. Ainsi, du fait de la très grande proximité entre les éléments OGUSTE du signe contesté et O'GUSTE de la marque antérieure, sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, les signes en présence présentent d’importantes ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 39. L’ensemble O'GUSTE, constitutif de la marque antérieure, apparait distinctif au regard des produits en présence. 40. Au sein du signe contesté, l’élément OGUSTE apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, la présence d’éléments figuratifs, susceptibles de représenter un homme sur un motocycle en mouvement, ainsi que la présence de couleurs n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et essentiel de la dénomination OGUSTE, cette dernière constituant en outre l’élément par lequel le signe est lu et prononcé. De plus, comme le fait valoir le demandeur, les éléments figuratifs présentent un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu’ils sont susceptibles d’évoquer leur mode de commercialisation (par livraison). Enfin, la présentation particulière du signe contesté soulevée par le titulaire de la marque contestée (« GUST» [étant] représenté en noir et […] inséré entre la voyelle d’attaque O et la voyelle finale E de couleur identique rouge ») n’est pas de nature à altérer la perception de l’élément OGUSTE, compris, lu et prononcé comme une dénomination unique. 41. Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément OGUSTE du signe contesté, lequel présente les très fortes ressemblances précitées avec la marque verbale antérieure O'GUSTE. 42. Par conséquent, les signes présentent d’importantes ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. iii. Sur les autres facteurs pertinents  Le public pertinent 43. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. 44. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause. 45. En l’espèce, les produits et services des marques en cause, relevant du secteur de l’alimentation et de services y étant associés, est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 46. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 47. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, composée d’une lettre suivie d’une apostrophe et d’une séquence verbale, qui n’est pas discuté, doit être considéré comme normal. iv. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 48. L'appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 49. Ainsi, en raison de de la similarité des services cités au point 23, de la faible similarité des produits et services évoqués aux points 24 et 25 mais compensée par les importantes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 50. En revanche, le risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits et services visés au point 28 n’est pas établi. En effet, l'existence d'un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 51. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits et services visés aux points 23, 24 et 25. B- Sur la répartition des frais 52. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 53. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, indique dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 54. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés. 55. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0270 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n°20/ 4667759 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « sandwiches ; pizzas ; distribution (livraison de produits) ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée. 9