OPP 20-1662
06/05/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L
712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à
R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut
national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la
Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes
d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société PARIS D'AUMALE, (société à responsabilité limitée) a déposé le 27 février 2020,
la demande d’enregistrement n°4 628 119 portant sur le signe verbal OKAZU.
Le 15 mai 2020, Madame C D Y C I a formé opposition à l’enregistrement de cette marque
sur la base de la marque verbale de l’Union européenne OCASO déposée le 26 avril 2012 et
enregistrée sous le n°010842169, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification
l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services
en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ;
Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données; conception de logiciels ; développement de logiciels ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau ; Assurances; Consultation et information en matière d'assurances; Courtage en assurances et courtage; Souscription et gestion d'assurances; Évaluation et traitement des sinistres en matière d'assurance; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières ; Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; Services funéraires ».
L’opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.
En revanche, les services d’« élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données; conception de logiciels ; développement de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les services d’« Assurances; Consultation et information en matière d'assurances; Courtage en assurances et courtage; Souscription et gestion d'assurances ; Évaluation et traitement des sinistres en matière d'assurance; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières ; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau ; Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; Services funéraires » de la marque antérieure, dès lors que la mise en œuvre des premiers ne suppose pas le recours aux seconds, ni inversement;
Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires que « la totalité des services visés par la marque antérieure fonctionnent et sont gérés de façon quasiment exclusive grâce à des logiciels » ou qu’un logiciel puisse être « conçu soit par les services internes des sociétés soit par des entreprises externes sous la direction de ces sociétés » ; en effet, en décider autrement, sur la base de critères
aussi généraux, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique et en l’absence de tout lien étroit et obligatoire, reviendrait à déclarer similaires un très grand nombre de services, et ce alors même qu'ils possèderaient des caractéristiques propres à les distinguer nettement, et en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif, comme cela est le cas en l'espèce.
Ainsi, les services précités ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OKAZU, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal OCASO.
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les deux signes en cause sont composés chacun d’un élément verbal.
Visuellement et phonétiquement, les signes en cause sont de même longueur (cinq lettres), composés d’une séquence d’attaque très proche (OKA pour la signe contesté, OCA pour la marque antérieure), suivie de séquence marquées par le son [z] suivi d’une voyelle, ce qui leur confère des physionomies comparables, un rythme identique en trois temps et des prononciations proches.
A cet égard, la société déposante fait valoir qu’il existerait « des dizaines de marque [qui] ont visuellement le même nombre de lettres » et « des dizaines de marque [qui] ont phonétiquement le même nombre de syllabes ». Toutefois les ressemblances d’ensemble précitées ne portent pas sur ces seules circonstances comme précédemment démontré.
Les différences visuelles et phonétiques entre ces termes résultent de la substitution de la lettre K par la lettre C et des séquences finales respectives ZU/SO.
Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces éléments dès lors qu'ils possèdent les grandes ressemblances d’ensemble précitées.
Enfin, intellectuellement, à supposer que le consommateur des services en cause fasse un rapprochement entre l’élément verbal OKAZU et l’expression « au cas où » ce qui n’est pas évident compte tenu de la lettre finale U, cette circonstance n’est pas de nature à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en présence.
Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble précitées une similarité entre les signes.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel, avant de déposer le signe contesté à titre de marque, elle a effectué une recherche d’antériorités afin de s’assurer que le signe n’avait pas déjà été déposé, dès lors que l'existence d'une atteinte aux droits d'un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi de la société déposante.
De même, sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs aux activités et lieux conditions d’exploitation, à savoir, « l’un est en espagnol sur le web, l’autre est sur l’Apple Store et le Play Store en français » ou que « OCASO n’est pas présent en France ni sur le web, ni sur les réseaux sociaux » ou enfin que l’un est « une application mobile française gratuite de gestion de contacts en France » et l’autre « une compagnie d’assurances espagnole qui vend des produits et des services en Espagne ».
En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
Enfin, ne peuvent être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels « aucun acteur français d’assurances n’a souhaité s’opposer à l’enregistrement de la marque « OkaZu » », dès lors que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits.
Le signe verbal OKAZU est donc similaire à la marque verbale antérieure OCASO.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté OKAZU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services
suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de
caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ;
constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.