INPI, 9 juillet 2021, OP 20-3809

PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 20-380909/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712- 5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société à responsabilité limitée AGORA a déposé, le 15 juillet 2020, la demande d'enregistrement n°20 4666044 portant sur le signe figuratif AGORA. La société à responsabilité limitée PHILIPPE BERTHELOT a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative AGORA ARCHITECTE BATISSEUR, déposée le 13 avril 2011 sous le numéro 3823326. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure précitée pour les services invoqués. A l'issue des différents échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. $22

II.- DECISION

Sur la preuve de l'usage Conformément à l'article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant apporte la preuve qu'au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l'objet d'une demande de preuve de l'usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. L'article L.714-5 du Code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […]3° l'usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'enaltérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sousla forme utilisée ». Aux termes de l'article L.712-5-1 du Code susvisé, « Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Sur l'appréciation de l'usage sérieux Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'usage sérieux suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée. De plus, l'usage doit être public en ce sens qu'il doit être externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. L'usage à titre privé ou l'utilisation purement interne au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ne constitue pas un usage sérieux. L'usage sérieux doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit $23 reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l'usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l'espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 15 juillet 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 15 juillet 2015 au 15 juillet 2020 inclus, pour les services invoqués à l'appui de l'opposition, à savoir, les services suivants : « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ; Démolition de constructions ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; Etudes de projets techniques ». Sur l'invitation de la société déposante, l'opposante a ainsi notamment fourni, dans le délai imparti, des documents issus du site internet de la société opposante présentant l'activité de cette dernière (Annexes 1 et 11), des documents de présentations de différents projets de construction réalisés entre 2015 et 2018 dans plusieurs départements français accompagnés de schémas, de photographies et des procès-verbaux de constat d'huissier (Annexes 5, 6, 7, 8, 9 et 10) et des factures relatives aux projets de construction présentés dans les annexes précitées (Annexe 12), comportant la marque antérieure telle que déposée et enregistrée en France, ou sous une forme modifiée n'altérant pas ses éléments dominants et distinctifs. A cet égard, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les services de « Construction d'édifices permanents ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par l'opposante que la marque antérieure est exploitée pour les services d' « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Construction de routes, de ponts ; Démolition de constructions ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; Etudes de projets techniques ». En conséquence, la société opposante ayant prouvé l'usage de la marque antérieure invoquée uniquement pour les services de «Construction d'édifices permanents ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction)», l'Institut ne prendra en considération, pour l'examen de l'opposition, que ces derniers. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. $24 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ». Aux fins de la présente procédure d'opposition et suite à l'appréciation des preuves d'usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte sont les suivants : « Construction d'édifices permanents ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Construction ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; démolition de constructions » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l'évidence, aux services de la marque antérieure pour lesquels l'usage sérieux est prouvé, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Les services de « conseils en construction » de la demande d'enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d'« Informations en matière de construction » de la marque antérieure invoquée, dans la mesure où ces deux services consistent en la fourniture de $25 renseignements dans le domaine de la construction, et sont donc adressés à la même clientèle et rendus par les mêmes prestataires. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d'isolation (construction) » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de « Construction d'édifices permanents » de la marque antérieure invoquée, dans la mesure où les services d'isolation relèvent de la catégorie générale des services de construction et sont rendus à l'occasion de travaux de construction, si bien que ces deux services sont susceptibles d'être adressés à la même clientèle et rendus par les mêmes prestataires. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « location de machines de chantier » de la demande d'enregistrement contestée sont manifestement unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Construction d'édifices permanents » de la marque antérieure invoquée, les premiers étant nécessairement et obligatoirement utilisés dans le cadre de la réalisation des seconds. Ainsi, ces services sont complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, le service d'« architecture » de la demande d'enregistrement contestée est uni par un lien étroit et obligatoire aux services de « Construction d'édifices permanents » de la marque antérieure invoquée, dans la mesure où le premier est nécessairement destiné à la réalisation des seconds, lesquels ont obligatoirement recours au premier pour leur réalisation. Ainsi, ces services sont complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche les services de « construction navale » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations de fabrication de bateaux ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Construction d'édifices permanents ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction » de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de l'ensemble des prestations visant à réaliser, ériger et édifier un bâtiment ainsi que les conseils s'y rapportant. Répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (chantiers navals pour les premiers, entreprises du bâtiment pour les seconds) Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, ne sauraient être prises en considération les comparaisons effectuées par la société opposante entre les services d' « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux $26 d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'art ; audits en matière d' énergie ; stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement et les services pour lesquels l'opposant n'a pas su démontrer l'usage de la marque antérieure, ces derniers ne pouvant pas être pris en compte dans le cadre de la comparaison des services. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif AGORA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif AGORA ARCHITECTE BATISSEUR, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d'un élément verbal, d'un élément figuratif et présenté en couleurs tandis que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux accompagnés d'éléments figuratifs et en couleurs. Les signes en présence ont en commun le terme AGORA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. A cet égard et contrairement à ce qu'avance la société déposante, la présence au sein du signe contesté des lettres A stylisées en forme de pyramide, n'est pas de nature à faire perdre le caractère lisible du terme AGORA qui sera immédiatement perçu comme tel par le consommateur, en raison de la proximité visuelle de ces « pyramides » avec la lettre A. En effet, rien ne permet d'affirmer que le signe contesté sera perçu comme l'élément verbal GOR entouré de deux pyramides « les deux pyramides ne sont pas $27 une lettre de l'alphabet mais un symbole », dès lors qu'en tant que nom d'usage courant et en raison de son caractère unitaire, le consommateur lira et prononcera bien cet élément AGORA. Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, d'un élément figuratif et de couleurs et, dans la marque antérieure, des termes ARCHITECTE BATISSEUR, d'éléments figuratifs et de couleurs, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. L'élément verbal AGORA apparaît distinctif au regard des services visés. L'élément figuratif et les couleurs au sein du signe contesté sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors que ces éléments n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément verbal AGORA par lequel le signe sera lu et prononcé, et sont donc sans incidence sur la comparaison des signes. Les éléments verbaux ARCHITECTE BATISSEUR de la marque antérieure, présentés sur une ligne inférieure en petits caractères, apparaissent en outre dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu'il en désigne leur origine, de sorte qu'il ne seront pas de nature à retenir l'attention du consommateur à titre de marque. De même, la présence d'éléments figuratifs au sein de la marque antérieure ne saurait avoir davantage d'incidence dans la comparaison des signes dans la mesure où elle n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément verbal AGORA, dominant au sein du signe. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe figuratif AGORA est similaire à la marque figurative antérieure AGORA ARCHITECTE BATISSEUR. Enfin, les arguments du déposant tenant au fait que les sociétés en cause n'exercent pas d'activités concurrentes et que leur rayonnement géographique respectif n'est pas le même ne sauraient être pris en considération dans la mesure où il s'agit d'éléments de fait extérieurs à la présente procédure, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation, réelles ou supposées. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté AGORA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. $28

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants :« Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ;supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travauxde plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolitionde constructions ; location de machines de chantier ; architecture ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. $2