05/10/2015 OPP 15-1638 / CBO
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société BDO DISTRIBUTION S.A. (société anonyme) est titulaire de l'enregistrement international n°1 233 589 du 14 novembre 2014 portant sur le signe complexe OSMOSE BELGIAN + RESEARCH’S PRODUCT et désignant la France. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Lits et matelas à usage médical. Lits et matelas. Linge de lit, enveloppe de matelas et toile à matelas et couvertures. Services de vente de lits et matelas, lits et matelas à usage médical, linge de lit, enveloppe de matelas et toile à matelas et couvertures ».
Cette demande a été publiée dans la Gazette des marques internationales n°04/2015 du 5 février 2015.
Le 3 avril 2015, la société OSMO HOLZ UND COLOR GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale OSMO, déposée le 21 octobre 2004 et enregistrée le 12 juin 2006 et régulièrement renouvelée sous le n°004 083 838.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Meubles, éléments de meubles en bois ou en matières plastiques ».
L’opposition a été notifiée à l’O.M.P.I., le 20 avril 2015 sous le numéro 14-1638, pour qu’il la transmette sans retard à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai.
Le 22 juin 2015, le titulaire de l’enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse à l’opposition, dans lesquelles il invitait la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Le 31 juillet 2015, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société titulaire de l’enregistrement international a contesté le bien-fondé du projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société OSMO HOLZ UND COLOR GmbH & Co. KG fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
L’enregistrement international contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société BDO DISTRIBUTION S.A. relève une « ...erreur formelle au sein de l’acte d’opposition ...».
Elle conteste en outre la comparaison des signes.
En revanche, elle ne présente pas d’argument quant à la comparaison des produits et services en cause.
Dans ses observations remettant en cause le bien-fondé du projet de décision de l’Institut, la société BDO DISTRIBUTION S.A. conteste la comparaison des signes insistant sur les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes pris dans leur ensemble.
Elle conteste également la pertinence des preuves d’usage et l’usage sérieux de la marque antérieure.
III.- DECISION
A.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article
R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, l’ « ... opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 712-26. Elle précise : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ... » ;
Qu’en outre, l’article 4-II de la Décision modifiée du Directeur Général de l’Institut de la Propriété Industrielle n° 2014-142 bis indique que l’ « ... opposant produit ... les pièces suivantes : b) Une copie de la marque antérieure, dans son dernier état ... » ;
Qu’enfin, aux termes de l'article
R. 712-15 du code précité, « est déclarée irrecevable toute opposition [...] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13, R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 ».
CONSIDERANT que la société titulaire de l’enregistrement international contesté fait valoir que le formulaire d’opposition, tel que communiqué par la société opposante, comporte en rubrique 3 une erreur formelle relative à la date d’enregistrement de la marque antérieure invoquée, celle-ci ayant été enregistrée le 12 juin 2006 et non pas le 30 mai 2005, comme l’indique le formulaire cerfa, en sorte que l’acte d’opposition est entaché d’une irrégularité ;
Que toutefois, la société opposante a joint à son opposition la copie de la marque communautaire antérieure OSMO n°004 083 838 sur laquelle il est bien précisé que la date d’enregistrement de cette dernière est le 12 juin 2006 ;
Que la date d’enregistrée erronée de la marque antérieure OSMO n°004 083 838, qui figure sur le formulaire d’opposition CERFA en rubrique 3, ne résulte donc que d’une erreur de plume. CONSIDERANT en conséquence, que l’opposition a été présentée dans les formes et conditions prescrites ; qu’elle est donc recevable.
B.- SUR LA PRODUCTION DE PIÈCES PROPRES À ÉTABLIR QUE LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE POUR DÉFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE
CONSIDERANT que selon l'article
L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;
Qu'aux termes de l'article
R. 712-17 du code précité, "Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. "Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation." L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces" ;
Qu'en outre aux termes de l'article
R. 712-18 du même code, "La procédure d'opposition est clôturée : 1° Lorsque l'opposant ... n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue".
CONSIDERANT que sur l'invitation du titulaire de l’enregistrement international, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, la copie d’un extrait de catalogue accompagné d’une traduction partielle, daté d’avril 2015, comportant en première page la représentation de la marque OSMO et proposant notamment des « crampons de meubles » et des « bois de cadre », dans un des pays de l'Union Européenne, à savoir l'Allemagne ;
Que le titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les pages intérieures du catalogue, telles que fournies par l’opposant, ne reproduisent pas le signe OSMO ; que toutefois, le signe OSMO apparait clairement en haut à droite de la première page du catalogue, les pages intérieures de celui-ci, qui du reste ne font référence à aucune autre marque, ne comportant que des mentions descriptives avec quelques photos des produits proposés dans le catalogue en cause ;
Que contrairement à ce que soutient le titulaire de l’enregistrement international, le signe OSMO reproduit en première page du catalogue précité, apparait bien en tant que marque et non comme dénomination sociale ou nom commercial ; qu’en effet, il se retrouve isolé en haut à droite de la première page, suivi d’un logo et du symbole « registred », sans aucune mention d’une forme juridique ou d’une adresse de société, les autres mentions figurant sur la page décrivant les produits proposés ;
Qu’en outre, les pages du catalogue proposant des « ...éléments de meubles en bois.... » comportent toutes des références de produits de nature à démontrer une offre de vente effective au public ;
Qu'enfin, il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces sont fournies, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque et qu'elles portent sur au moins un des produits sur lesquels la marque antérieure fonde son opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance de la marque en cause ; Que les pièces fournies attestent d'un usage dans l'Union Européenne à titre de marque du signe OSMO en cause et portent sur un des produits invoqués à l'appui de l'opposition, à savoir les « ...éléments de meubles en bois.... » ;
Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article
R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.
C.- SUR LE FOND
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Lits et matelas à usage médical. Lits et matelas. Linge de lit, enveloppe de matelas et toile à matelas et couvertures. Services de vente de lits et matelas, lits et matelas à usage médical, linge de lit, enveloppe de matelas et toile à matelas et couvertures » ;
Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Meubles, éléments de meubles en bois ou en matières plastiques ».
CONSIDERANT que les « Lits à usage médical. Lits. Services de vente de lits, lits à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international.
CONSIDERANT en revanche, que les « matelas à usage médical. Matelas. Linge de lit, enveloppe de matelas et toile à matelas et couvertures » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Meubles, éléments de meubles en bois ou en matières plastiques » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds ;
Que ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que de même, les « Services de vente de matelas, matelas à usage médical, linge de lit, enveloppe de matelas et toile à matelas et couvertures » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Meubles, éléments de meubles en bois ou en matières plastiques » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet les seconds ;
Que ces services et produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que l’enregistrement international contesté désigne pour partie des produits et services identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les parties suite au projet de décision de l’Institut. Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été enregistré en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination OSMO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de quatre termes accompagnés du symbole +, l’ensemble étant associé à une présentation en couleurs et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique ;
Que, visuellement, pris dans leur ensemble, les signes en présence ont en commun une dénomination, respectivement OSMOSE / OSMO, partageant quatre lettres identiques, placées dans le même ordre et suivant le même rang, formant la même séquence d’attaque OSMO, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie très proche ;
Que phonétiquement, ces éléments verbaux présentent le même rythme en deux temps et comportent les mêmes sonorités d’attaque [ossmo] ;
Que la différence entre ces éléments verbaux tenant à la présence à la fin du signe contesté, de la séquence SE n’est toutefois pas de nature à écarter une perception très proche de ces éléments verbaux, qui demeurent fortement marqués par la séquence caractéristique d’attaque OSMO ;
Qu'intellectuellement, la marque antérieure est susceptible d’évoquer le mot « osmose » avec lequel elle présente une grande proximité visuelle et phonétique, de sorte que les deux signes peuvent générer une évocation commune ;
Que ces signes, pris dans leur globalité, se distinguent en outre par la présence, au sein du signe contesté, des termes BELGIAN RESEARCH’S PRODUCT, inscrits en marron, et du symbole +, présenté dans la même couleur bleue que la dénomination OSMOSE ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences précitées ;
Qu’en effet, le terme OSMOSE apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, dont il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle ni ne désigne une caractéristique ;
Qu’à cet égard, si le terme OSMOSE peut faire référence, comme le relève la société titulaire de l’enregistrement international, à « ...une harmonie entre deux êtres ou choses... », voire à « une harmonie entre le client et son lit / matelas », il n’est pas pour autant descriptif d’une caractéristique objective et précise des produits et services en cause, pas plus qu’il ne sera perçu comme un élément « laudatif » au regard de ces derniers ; Qu’en outre, ce terme OSMOSE constitue l’élément dominant du signe contesté, où il est délibérément mis en exergue par son positionnement isolée sur une ligne supérieure, sa taille prééminente et la couleur bleue soutenue de ses caractères, les termes BELGIAN RESEARCH’S PRODUCT, isolés sur une ligne inférieure et minimisés par leur taille nettement plus réduite, apparaissant secondaires (ces termes étant par ailleurs aisément compris par le consommateur français concerné comme signifiant « le produit de la recherche belge », qui renvoie à un simple slogan commercial) ;
Que de même le symbole +, rattaché visuellement au terme OSMOSE, dont il partage le même code couleur, ne présente qu’une fonction superlative, accentuant en particulier l’importance du terme OSMOSE ;
Qu’il s’ensuit, qu’au sein du signe contesté, le terme distinctif OSMOSE, immédiatement perceptible, apparaît essentiel et sera celui qui retiendra l’attention du consommateur des produits et services concernés ;
Qu’enfin, si le signe contesté se singularise par sa présentation en couleurs, celle-ci apparait accessoire et n’est pas de nature à écarter la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du terme OSMOSE ;
Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il résulte un risque de confusion sur l’origine de ces signes.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté OSMOSE BELGIAN + RESEARCH’S PRODUCT constitue l'imitation de la marque communautaire verbale antérieure OSMO.
CONSIDERANT que l’argument du titulaire de l’enregistrement international selon lequel le public à prendre en considération en l’espèce est un public particulièrement attentif ne saurait remettre en cause le constat d’un risque de confusion entre les deux marques ; qu’en effet, outre que la clientèle des produits et services reconnus identiques et similaires, à savoir des lits notamment à usage médical et des services de vente de ces derniers, est majoritairement un consommateur final, pas nécessairement avisé ni spécialement attentif, en tout état de cause, les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes sont telles que tout risque de confusion ne peut être exclu.
CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en présence, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté OSMOSE BELGIAN + RESEARCH’S PRODUCT ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale OSMO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits et services suivants : « Lits à usage médical. Lits. Services de vente de lits, lits à usage médical ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international est partiellement refusée, pour les produits et services précités.
Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe