OPP 13-4356 / MS PVD le 29/03/2014
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Franck R agissant au nom et pour le compte de la société FAP en cours de formation a déposé, le 12 juillet 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 019 280 portant sur la dénomination SMOOKI.
Cette dénomination est destinée à distinguer les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; Cigarettes électroniques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ».
Le 2 octobre 2013, la société E-SMOOKY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande d’enregistrement de marque complexe E-SMOOKY MA CIGARETTE ELECTRONIQUE, déposée le 1er juillet 2013 sous le numéro 13 4 017 201.
Cette demande d’enregistrement a été effectuée notamment pour les produits et services suivants : « Cigarettes électroniques – étuis à cigarettes – boite à cigarettes – articles pour fumeurs. Publicité – diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, échantillons, imprimés) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ».
Le 19 octobre 2013, l’Institut a notifié l’opposition au déposant et a informé les parties que, l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article
L.712-4 du code de la propriété intellectuelle.
L'enregistrement de la marque antérieure, effectué sans modifications, a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°13/43 du 25 octobre 2013, cette publication marquant la reprise de la procédure, ce dont les parties ont été informées par courriers de l'Institut en date du 29 octobre 2013.
Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
La société E-SMOOKY fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
A l’appui de son argumentation, l’opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les produits et services est accentué par la « quasi-identité » des signes.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l’appui de son argumentation, l’opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes est accentué par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Franck R conteste la comparaison des signes. Il ne présente pas d’argument quant à la comparaison des produits et services.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; Cigarettes électroniques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Cigarettes électroniques – étuis à cigarettes – boite à cigarettes – articles pour fumeurs. Publicité – diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, échantillons, imprimés) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ».
CONSIDERANT que les « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; Cigarettes électroniques. Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires, pour certains à l’évidence, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche qu'en n'établissant aucun lien entre les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure invoquée, l’opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination SMOOKI ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe E-SMOOKY MA CIGARETTE ELECTRONIQUE, ci-dessous reproduit :
Que cette marque a été déposée en couleurs.
CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une appréciation globale des signes en présence qu’ils ont en commun un terme visuellement très proche et phonétiquement identique, SMOOKI constitutif du signe contesté, SMOOKY dans la marque antérieure, distinctif au regard des produits et services en présence ;
Qu’à cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « …il existe de multiples sites utilisant e et – et les lettres de SMOOKY SMOOKI… » ;
Qu’en effet, outre que le déposant ne fournit aucun document permettant de démontrer ce qu’il avance, il n’en demeure pas moins que l’existence de « sites » ne saurait suffire à prouver le caractère usuel ou banal de cet élément verbal SMOOKI / SMOOKY en tant que marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux concernés en l’espèce ;
Que le terme SMOOKY est l’élément dominant de la marque antérieure, en raison de sa présentation en caractères de grande taille et de l’absence de caractère distinctif des éléments E- renvoyant au terme « électronique » et MA CIGARETTE ELECTRONIQUE inscrits sur une ligne inférieure en caractères de nettement plus petite taille ; qu’en outre, la présence d’éléments graphiques et figuratifs et de couleurs n’altère pas son caractère immédiatement perceptible et prépondérant ;
Qu’ainsi, les différences visuelles et phonétiques existant entre les signes et relevées par le déposant ne sont pas de nature à écarter tout risque d’association entre ces deux signes, dominés par des termes très proches.
CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée SMOOKI constitue l’imitation de la marque antérieure complexe E-SMOOKY MA CIGARETTE ELECTRONIQUE.
CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, la dénomination contestée SMOOKI ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque complexe E-SMOOKY MA CIGARETTE ELECTRONIQUE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits etservices suivants : « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ;papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ouétuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; Cigarettes électroniques. Publicité ; diffusionde matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation deproduits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction dedocuments ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseauinformatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locationsd'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Murielle BOHEC, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe