INPI, 27 août 2018, 2018-1003

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • spectacles • publication • société • produits • risque • tiers • propriété • prêt • production • service • vente • référencement • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-1003
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : WW WIN-WIN.COM ; w'in W'in W'iN W'IN Work In
  • Numéros d'enregistrement : 3933195 ; 4412560
  • Parties : WIN-WIN.COM / Clarence G

Résumé

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Texte intégral

OPP 18-1003 / ADR27 août 2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Clarence G a déposé le 13 décembre 2017, la demande d’enregistrement n°17 4 412 560 portant sur le signe verbal W’IN W’IN W’IN W’IN WORK IN. Le 5 mars 2018, la société WIN-WIN.COM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque complexe WIN-WIN.COM, déposée le 10 juillet 2012 et enregistrée sous le n°12 3 933 195. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque la forte proximité des signes en cause qui vient renforcer le risque de confusion entre les services en présence. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est la déclinaison. L'opposition a été notifiée au déposant par courrier du 7 mars 2018 sous le n°18-1003. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 22 mai 2018. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal W’IN W’IN W’IN W’IN WORK IN, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe WIN-WIN.COM, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de six éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’un tiret, d’un point et d’un élément figuratif. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entres les signes dues à la présence des séquences proches, à savoir W’IN W’IN dans le signe contesté et WIN-WIN dans la marque antérieure (celle du signe contesté étant répétée) ; Que les signes diffèrent par la présence des termes WORK IN dans le signe contesté et de la séquence .COM et d’un élément figuratif dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, il n’est pas contesté que la séquence W’IN W’IN / WIN-WIN commune aux deux signes apparait distinctives à l’égard des services en cause ; Qu’en outre la séquence WIN-WIN au sein de la marque antérieure apparaît dominante, notamment en raison de sa longueur et du caractère faiblement distinctif de la séquence .COM qui la suit, usuelle pour désigner une extension de nom de domaine sur Internet, de sorte que cet élément n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; qu’en outre, l’élément figuratif de la marque antérieure et sa présentation particulière n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels la marque sera lue et prononcée ; Que de même, les termes WORK IN, en position finale dans le signe contesté, ne permettent pas d’écarter le risque de confusion entre les signes ; qu’en effet, cet élément n’est pas apte à retenir l’attention du consommateur à titre de marque dès lors qu’aisément compris du consommateur français comme signifiant « travailler dans/en », il apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible d’évoquer la nature ou l’objet des services visés ; Que la séquence WIN-WIN / W’IN W’IN retiendra donc l’attention du consommateur tant au sein de la marque antérieure qu’au sein du signe contesté ; Qu'il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe verbal contesté W’IN W’IN W’IN W’IN WORK IN constitue l’imitation de la marque complexe antérieure WIN-WIN.COM. Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Conseils, informations ou renseignements d'affaires en matière de choix et de création de noms de marque, de noms de société, de noms de domaine, de logotypes, de dessins et modèles, de tout autre signe distinctif ainsi que de sites Internet ; conseils aux entreprises commerciales ou industrielles en matière de communication institutionnelle, interne et externe, de mercatique, de publicité et de relations publiques et de multimédias (nouvelles technologies) ; publicité. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits en mercatique (études qualitatives et quantitatives) en matière de conception, de création, de négociation, de coordination de partenariat, de sponsoring de stratégie de noms de marque, de noms de société, de noms de domaine, de logotypes, de dessins et modèles, de tout autre signe distinctif, ainsi que de la définition de sites Internet et du contenu de sites Internet ; services d'abonnement à tous supports d'information sous forme de publications électroniques ou non, télématiques, numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédia (nouvelles technologies) à usage interactif ou non ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de gestion de fichiers informatiques ; développement et recherche de nouveaux produits publicitaires pour le compte de tiers ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Location de films cinématographiques. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Productions de films, production de vidéos ; réservation de places pour les spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de référencement sur le réseau internet ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à certains services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, permettant l’accès à des services de télécommunication, ne constituent pas une catégorie générale dont relèvent les « services d’abonnement à tous supports d’information sous forme de publications électroniques ou non, télématiques, numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédia (nouvelles technologies) à usage interactif ou non » de la marque antérieure, qui s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé entre un fournisseur et un client, pour l’accès à des supports d’information de nature diverse ; qu’ainsi ces services ne sont pas identiques ; Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, contrairement à ce qu’indique la société opposante ; qu’en effet, les premiers s’adressent à des personnes souhaitant communiquer à distance, et non pas seulement accéder à des supports d’information ; Qu’en outre, il ne saurait suffire pour déclarer similaires les services précités qu’ils soient tous des « prestations d’abonnement » dès lors que retenir un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services, alors même qu’ils présenteraient des caractéristiques propres à les distinguer nettement comme c’est le cas en l’espèce ; Que ces services ne sont donc ni identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement, qui désignent l’ensemble des prestations de services du quotidien proposés par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement ; services de loisirs ; réservation de places pour les spectacles » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de prestations visant à distraire et à amuser le public et de prestations généralement assurées par un service de billetterie, consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister ; Qu’en effet, les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (conciergerie pour les premiers ; sociétés spécialisées dans le divertissement, l’événementiel et l’organisation de spectacles pour les seconds) ; Que s’il est vrai comme l’indique la société opposante, que les premiers dans le cadre de leur prestation peuvent faire appel aux seconds, il n’en demeure pas moins que les conciergeries n’offrent pas pour autant au public des services de divertissement, de loisirs ou de réservation de places de spectacles mais proposent simplement de se substituer à leurs clients pour procéder à une commande auprès des prestataires habituels ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « travaux de bureau ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « conseils aux entreprises commerciales ou industrielles en matière de communication institutionnelle, interne et externe, de mercatique, de publicité et de relations publiques et de multimédias (nouvelles technologies) » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas l’objet des seconds, lesquels ne sont pas nécessaires à la bonne réalisation des premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que si, comme le soutient la société opposante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté W’IN W’IN W’IN W’IN WORK IN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe WIN-WIN.COM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les servicessuivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; servicesd'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen decommunication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ;organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur unréseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annoncespublicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils encommunication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations enmatière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ;mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise àdisposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location dedécors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation oudivertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite deconférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à butsculturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés enligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électroniquede livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Alice BEYENS, Juriste Pour le Directeur général deL’Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle