INPI, 21 janvier 2022, NL 21-0127

Mots clés
produits • risque • nullité • propriété • déchéance • rapport • vente • contrat • prestataire • publication • recevabilité • rôle • société • soulever

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 21-0127
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : C'est mon donuts ; C'EST MON DONUTS
  • Numéros d'enregistrement : 4699107 ; 4697978
  • Parties : CABG SAS / A

Résumé

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Texte intégral

NL 21-0127 Le 21/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 15 juin 2021, la société par actions simplifiée CABG (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0127 contre la marque verbale n° 20/4699107 déposée le 7 novembre 2020, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Madame S A est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-13 du 2 avril 2021. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde : - sur une atteinte à la marque française antérieure n° 20/4697978, déposée le 4 novembre 2020, publiée pour enregistrement le 12 mars 2021 et portant sur le signe complexe ci-dessous-reproduit : - sur une atteinte à un nom commercial portant sur un signe complexe C’EST MON DONUTS. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité aux termes duquel le demandeur fait valoir notamment les arguments suivants : - Au regard de la marque antérieure invoquée : une identité et/ou une similarité des produits et services en cause, la reproduction à l’identique ou la similitude des signes, et une notoriété de la marque antérieure, desquels résulterait une atteinte à la marque antérieure ou un risque de confusion sur l’origine des marques en présence ; - Au regard du nom commercial antérieur invoqué : l’exploitation de ce nom commercial pour la vente de pâtisseries et de donuts, la similarité des activités et produits en cause, et l’identité des signes, desquels résulterait un risque de confusion sur l’origine des droits en présence ; - Le demandeur sollicite également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, comprenant notamment les redevances payées à l’Institut en vue d’introduire la présente procédure et les frais d’avocats. 5. L’Institut a informé le demandeur, par courrier recommandé du 7 juillet 2021, reçu le 9 juillet 2021, que sa demande encourait l’irrecevabilité. Cette notification l’invitait à compléter les mentions et/ou pièces manquantes ou à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 6. En parallèle, l’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 7. En réponse à la notification d’irrecevabilité de sa demande, le demandeur a, dans le délai imparti, indiqué ne soulever dorénavant qu’une atteinte à la marque française antérieure n° 20/4697978, et ainsi renoncer à invoquer l’atteinte au nom commercial portant sur un signe complexe C’EST MON DONUTS. Il a ainsi présenté des observations répondant aux conditions de recevabilité prescrites par le code de la propriété intellectuelle. 8. L’Institut a alors avisé le demandeur de la levée de l’irrecevabilité par courrier recommandé du 26 août 2021, reçu le 30 août 2021. 9. Aucun rattachement n’ayant été effectué, la demande en nullité, accompagnée de la notification d’irrecevabilité, de la régularisation du demandeur, ainsi que du courrier levant l’irrecevabilité, a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 26 août 2021, réexpédié à l'Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé » après avoir été présenté le 28 août 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 10. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 28 octobre 2021.

II.- DECISION

A- A titre liminaire, sur l’argumentation du demandeur tenant à l’existence de noms de domaines et d’une licence de marques 11. Dans son exposé des moyens, le demandeur évoque la réservation de deux noms de domaine « cestmondonuts.fr » et « cestmondonuts.com ». Dans ses observations faisant suite à la notification d’irrecevabilité, le demandeur ajoute être bénéficiaire d’une licence sur la marque française n°4770733. 12. Toutefois, ces droits n’ayant pas été invoqués dans le récapitulatif de la demande et aucune taxe correspondante n’ayant été acquittée à leur égard, le bien-fondé de la présente demande doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque contestée, indépendamment des autres droits appartenant aux parties en présence. B- Sur le fond 1. Sur le droit applicable 13. La demande en nullité est présentée à l’encontre de la marque verbale « C'EST MON DONUTS» n°20/4699107 déposée le 7 novembre 2020. 14. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 15. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ; b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ». 16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fondement de l’existence d’une atteinte ou d’un risque de confusion avec la marque n° 20/4697978 17. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée C'EST MON DONUTS n°20/4699107 est fondée sur l’existence d’une atteinte ou d’un risque de confusion avec la marque française antérieure portant sur le signe complexe C'EST MON DONUTS n° 20/4697978. 18. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 19. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. Sur les produits et services 20. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 21. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé». 22. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants, invoqués par le demandeur : « pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; préparations faites de céréales ; pain ». 23. Il n’est pas contesté que les produits suivants : « sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; chocolat » de la marque contestée sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires, à l’évidence, aux produits invoqués de la marque antérieure. 24. En revanche, les « Café ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; farine ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la marque contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé « pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; préparations faites de céréales ; pain » invoqué de la marque antérieure, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. En outre, contrairement aux assertions générales du demandeur, les produits précités de la marque contestée ne constituent pas « des préparations alimentaires faites à base de céréales » ni « des produits sucrés ». A cet égard, est inopérant l’affirmation du demandeur selon laquelle « les signes utilisés dans les deux Marques désignent le même type de pâtisseries, soit les donuts » dès lors que la comparaison des produits, dans le cadre de la présente procédure, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. De même, est inopérant le fait soulevé par le demandeur que « la classe de produits est identique » dès lors que la classification internationale des produits et services n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique. Ainsi, l'argumentation du demandeur n’apparait pas de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la marque contestée et les produits invoqués de la marque antérieure. 25. En conséquence, les « Café ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; farine ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la marque contestée ne sont pas identiques ni similaires, à l’évidence, aux produits invoqués de la marque antérieure. ii. Sur les signes 26. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 27. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. 28. Le demandeur invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. 29. La reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. 30. En l’espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure, du fait de la présence au sein de la marque antérieure d’éléments figuratifs et de couleurs ne figurant pas au sein du signe contesté, ce qui ne constitue pas des différences insignifiantes. 31. Le demandeur fait également valoir que les signes en cause sont similaires. 32. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 33. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 34. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est constituée d’un ensemble verbal d’une lettre, d’une apostrophe et de trois termes, et que la marque antérieure est composée d’un ensemble verbal d’une lettre, d’une apostrophe et de trois termes, ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs. 35. Ces signes ont en commun un ensemble verbal visuellement, phonétiquement et intellectuellement identique, à savoir C’EST MON DONUTS. 36. Si les signes diffèrent, pris dans leur ensemble, par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (infra points 38 à 41). 37. Ainsi, du fait de la présence commune de l’ensemble verbal C’EST MON DONUTS au sein des deux signes et constitutif du signe contesté, les signes en présence présentent d’importantes ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 38. Au sein de la marque antérieure, il n’est pas contesté que l’ensemble verbal C’EST MON DONUTS apparaît distinctif au regard des produits en cause. 39. En outre, la présence d’éléments figuratifs, susceptibles de représenter des beignets, et de couleurs n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et essentiel de l’ensemble C’EST MON DONUTS, ce dernier constituant en outre les éléments par lesquels le signe est lu et prononcé. 40. Le public est donc incité à porter son attention sur l’ensemble verbal C’EST MON DONUTS de la marque antérieure, lequel est repris à l’identique au sein du signe contesté. 41. Par conséquent, les signes présentent d’importantes ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. iii. Sur les autres facteurs pertinents  Le public pertinent 42. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. 43. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause. 44. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent des produits et services en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 45. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 46. En l’espèce, le demandeur fait valoir que la marque antérieure « a acquis une notoriété substantielle du fait : - de l’originalité et de la qualité des donuts vendus sous la Marque, qui sont recouverts de garnitures et bonbons variés et colorés et présentés de manière attractive et ludique (Pièces n°3 et n°4) ; - de campagnes promotionnelles efficaces sur les réseaux sociaux mettant en valeur notamment la dimension esthétique des donuts vendus sous la Marque C’EST MON DONUTS (Pièces n° 9, 10 et 11) ». Le demandeur a fourni notamment les pièces suivantes : - Pièce n°3 : Extraits du compte Facebook « C’est mon Donuts » - Pièce n°4 : Extraits du compte Instagram « cestmondonuts » - Pièce n°5 : Photographie d’une devanture d’un magasin « C’EST MON DONUTS » - Pièce n°6 : Factures émises par OVHcloud et relatives à des noms de domaine «cestmondonuts.fr » et « « cestmondonuts.com » - Pièce n°7 : Carte de visite pour un établissement « C’EST MON DONUTS » et factures du prestataire relatives à la création d’une telle carte - Pièce n°8 : Facture relative à la création d’un site internet - Pièce n°9 : Facture relative à des campagnes promotionnelles sur Facebook - Pièce n°10 : Facture relative à des campagnes promotionnelles sur Facebook - Pièce n°11 : Rapport de facturation récapitulant des prestations publicitaires facturées par Facebook - Pièce n°12 : Contrat de prestations de services d’Uber Eats - Pièce n°13 : Menu proposé par un établissement « C’EST MON DONUTS » Toutefois, si les pièces fournies par le demandeur démontrent une exploitation et des investissements promotionnels relatifs à la marque antérieure pour désigner des beignets ainsi que des services de vente et livraison de tels produits, elles n’établissent pas que la marque antérieure bénéficie d’une connaissance particulière auprès du public français dans le domaine considéré. 47. Par ailleurs, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure composée d’un ensemble verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs n’étant pas discuté, il doit être considéré comme normal. iv. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 48. L'appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 49. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits visés au point 23, des importantes ressemblances d’ensemble entre les signes renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 50. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits visés au point 25. En effet, l'existence d'un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel, en l’espèce, n’a pas été établi par le demandeur, comme précédemment relevé. 51. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits visés au point 23. C- Sur la répartition des frais 52. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 53. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, précise dans sa notice que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». 54. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 55. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande en nullité. 56. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 21-0127 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n°20/4699107 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; chocolat ». Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée. 9